Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2020 г. N С01-476/2020 по делу N СИП-417/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным отказа Роспатента в удовлетворении заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение, поскольку независимый пункт скорректированной формулы изобретения для получения дополнительного патента не характеризует продукт, на применение которого получено разрешение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2020 г. N С01-476/2020 по делу N СИП-417/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 июля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Genentech Inc. (1 DNA Way Mailstop 258A South San Francisco, CA 94080, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 по делу N СИП-417/2019

по заявлению иностранного лица Genentech Inc. о признании недействительным отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в удовлетворении заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2326127, выраженного в форме уведомления от 25.12.2018; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2326127 в его уточненной редакции от 21.11.2018 и выдать дополнительный патент с уточненной формулой в редакции от 21.11.2018.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Genentech Inc. - Гуляева Н.С. (по доверенности от 31.03.2020) и Пилюгина В.С. (по доверенности от 31.03.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Конюхова В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-265/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Genentech Inc. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным отказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) в удовлетворении заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2326127, выраженного в форме уведомления от 25.12.2018, об обязании Роспатента продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2326127 в его уточненной редакции от 21.11.2018 и выдать дополнительный патент с уточненной формулой в редакции от 21.11.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, компания просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции в силе как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители компании.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители компании поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2326127 на группу изобретений "Варианты иммуноглобулинов и их применение" (подклассы C07R 16/18 (2006.01), C12N 15/13 (2006.01), C12N 15/63 (2006.01), A61R 39/395 (2006.01), A61P 37/00 (2006.01) Международной патентной классификации) выдан на основании международной заявки N PCT/US2003/040426 от 16.12.2003 (заявка при переходе на национальную фазу N 2005122448) с конвенционным приоритетом от 01.12.2003 на имя компании с формулой изобретения, состоящей из 83 пунктов (15 независимых и 68 зависимых).

В Роспатент 06.04.2018 поступило заявление компании о продлении срока действия исключительного права на изобретение по указанному патенту.

В заявлении компания просила продлить срок действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству с торговым наименованием "Окревус" (международное непатентованное наименование "Окрелизумаб"), на применение которого получено регистрационное удостоверение N ЛП-004503 (дата государственной регистрации лекарственного препарата - 20.10.2017), и выдать дополнительный патент со следующей формулой:

"1. Гуманизированное антитело, которое связывает человеческий CD20, или его антигенсвязывающий фрагмент, где антитело, содержит последовательность , представленную в SEQIDNO. 8, и последовательность , представленную в SEQIDNO. 2.

2. Гуманизированное антитело, которое связывает человеческий CD20, или его антигенсвязывающий фрагмент, где антитело, содержит аминокислотные последовательности легкой и тяжелой цепи, представленные в SEQIDNO. 21 и 22, соответственно.

3. Антитело по п. 1 или п. 2, конъюгированное с цитотоксическим агентом.

4. Антитело по п. 3, где цитотоксический агент представляет собой радиоактивный изотоп или токсин.

5. Композиция, обладающая способностью связывать CD20 и содержащая антитело по п. 1 или п. 2, и фармацевтически приемлемый носитель.

6. Изделие, обладающее способностью связывать CD20, содержащее контейнер и содержащуюся в нем композицию, где композиция содержит антитело по п. 1 или п. 2.

7. Изделие по п. 6, дополнительно содержащее листовку-вкладыш в упаковке, где указано, что композицию можно применять для лечения неходжкинской лимфомы.".

Компания также указала, что формула для дополнительного патента охватывает только индивидуальное антитело "Окрелизумаб", которое входит в препарат "Окревус"; основана на пунктах, по которым выдан патент Российской Федерации N 2326127:

SPC п. 1 = п.п. 4+5 патента;

SPC п. 2 = п. 8 патента;

SPC п. 3 = п. 24 патента;

SPC п. 4 = п. 25 патента;

SPC п. 5 = п. 27 патента;

SPC п. 6 = п. 30 патента;

SPC п. 7 = п. 31 патента.

В адрес компании Роспатент направил запрос от 10.05.2018, в котором указал на имеющиеся в представленных материалах недостатки.

Роспатент счел, что в представленных материалах отсутствуют сведения, позволяющие установить полные аминокислотные последовательности "Окрелизумаба", в связи с чем невозможно установить соответствие описанных в патенте антител препарату "Окрелизумаб".

Кроме того, Роспатент отметил недостатки, относящиеся к конкретным пунктам предложенной заявителем формулы:

в пункте 1 отсутствуют аминокислотные последовательности константной области или указание изотипа антитела, характеризующего константную область;

пункты 1 и 2 в одной из предложенных альтернатив относятся к антигенсвязывающему фрагменту антитела, который лишен константных областей;

в пункте 5 охарактеризована композиция для любых целей, в то время как разрешение получено на лекарственное средство для лечения рассеянного склероза;

пункты 6 и 7 относятся к изделию, содержащему контейнер, в то время как данный вид объекта не предусмотрен подпунктом 1 пункта 8 Порядка выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 809 (далее - Порядок N 809).

На основании изложенного Роспатент указал, что не представляется возможным сделать вывод о том, что пункты 1-7 формулы характеризуют продукт, на применение которого получено регистрационное удостоверение N ЛП-004503, в связи с чем посчитал невозможным выдать дополнительный патент с представленной компанией формулой.

Административный орган отметил, что патентообладателю в трехмесячный срок с даты направления уведомления необходимо представить скорректированную формулу изобретения и сведения, подтверждающие идентичность активного начала лекарственного средства, на применение которого получено разрешение, объекту, заявленному в формуле.

Компания направила в Роспатент ходатайство о продлении до 10.10.2018 срока для подачи ответа на запрос от 10.05.2018. Названное ходатайство удовлетворено.

Позднее компания направила в Роспатент еще одно ходатайство о продлении до 10.12.2018 срока для подачи ответа на запрос от 10.05.2018. Названное ходатайство также удовлетворено.

В Роспатент поступил ответ компании от 21.11.2018 на запрос от 10.05.2018, в котором сообщалось:

из пунктов 1 и 2 исключены альтернативные признаки "или его антигенсвязывающий агент";

в пункте 5 формулы конкретизировано назначение фармацевтической композиции - указано, что она предназначена для лечения рассеянного склероза;

пункты 6 и 7 исключены.

Вместе с названным ответом компания представила уточненную формулу изобретения для получения дополнительного патента:

"1. Гуманизированное антитело, связывает человеческую CD20, где антитело содержит последовательность SEQIDNos.8, и последовательность SEQIDNO:2.

2. Гуманизированное антитело, который связывает человеческую CD20, в котором антитело содержит легкие и тяжелые цепи аминокислоты последовательности SEQIDNO:21 и 22, соответственно.

3. Антитело по п. 1 или п. 2, конъюгированное с цитотоксическим агентом.

4. Антитело по п. 3, где цитотоксическим агентом является радиоактивный изотоп или токсин.

5. Композиция для лечения рассеянного склероза, композиция, имеющая способность связывать CD20 и содержащий антитело по п. 1 или п. 2 и фармакологически приемлемым носителем.".

Ответ компании на запрос также содержал последовательность антитела "Окрелизумаб" из реестров CAS (CAS Registry number 637334-45-3) и из базы данных USBLA и их выравнивание с SEQIDNO:39, 40.

Компания настаивала на том, что антитело "Окрелизумаб" может быть описано:

либо с помощью последовательностей SEQ ID NO:2+SEQ ID NO:8, которые представляют собой характеристику вариабельных областей этого антитела;

либо посредством последовательностей SEQ ID NO:21+SEQ ID NO:22, которые представляют собой характеристику вариабельной и константной области антитела и включают в себя сигнальную последовательность секреции.

В приложении к ответу были представлены сведения, позволяющие установить полные аминокислотные последовательности "Окрелизумаба".

Уведомлением от 25.12.2018 Роспатент отказал в продлении исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента.

Рассмотрев представленные правообладателем материалы (с учетом дополнительной информации), Роспатент счел, что "Окрелизумаб" и антитела, охарактеризованные в пунктах 1 и 2 скорректированной формулы, обладают идентичными последовательностями вариабельных областей, однако в пункте 1 формулы по-прежнему отсутствуют аминокислотные последовательности константной области антитела (или указание конкретного изотипа).

С учетом этого Роспатент счел неподтвержденным то, что вся группа антител, охарактеризованная в пункте 1 скорректированной формулы, обладает активностью, позволяющей использовать ее в лекарственном средстве, на которое получено разрешение.

В связи с этим у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что пункты 1 и 5 (в части отсылки на пункт 1) скорректированной формулы характеризуют продукт, на применение которого получено регистрационное удостоверение N ЛП-004503.

При таких обстоятельствах административный орган отказал в продлении действия патента в объеме предложенной патентообладателем формулы.

Несогласие компании с отказом административного органа в продлении срока действия патента Российской Федерации N 2326127 на изобретение послужило основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

В поданном в суд заявлении компания ссылалась на выход Роспатента за пределы своих полномочий, поскольку, сделав вывод об описании в пункте 1 скорректированной формулы для получения дополнительного патента антитела, не позволяющего использовать его в лекарственном средстве, административный орган фактически высказался о промышленной применимости этого технического решения, в то время как должен был проверить лишь его соответствие лекарственному средству, на применение которого получено разрешение.

Компания полагала, что в уведомлении Роспатент указал только на отсутствие сведений, позволяющих установить полные аминокислотные последовательности "Окрелизумаба", но данные сведения были представлены с ответом на уведомление, а отказ в продлении срока действия патента административный орган мотивировал иными обстоятельствами, которые в уведомлении не указывались.

Заявитель полагает, что в такой ситуации Роспатент должен был направить повторный запрос, а не отказывать в продлении срока действия патента.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, рассматривая заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретения и принимая по его результатам решение, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции отклонил довод компании о том, что Роспатент анализировал промышленную применимость изобретения, описанного в скорректированной формуле изобретения для получения дополнительного патента. Суд признал, что Роспатент устанавливал не условия патентоспособности изобретения, выраженного в скорректированной формуле изобретения для получения дополнительного патента, а те обстоятельства, которые предусмотрены пунктом 8 Порядка N 809, а именно: характеризует ли эта формула изобретения лекарственное средство "Окревус", на применение которого получено разрешение; охарактеризован ли продукт в формуле изобретения в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой; следует ли из описания изобретения возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства "Окревус"; идентична ли совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, активному ингредиенту лекарственного средства "Окревус"; содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение или группа соединений, описываемых общей структурной формулой, обладает такой активностью, которая позволяет его (ее) использовать в лекарственном средстве "Окревус"; идентична ли совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих композицию, указанную в формуле изобретения, характеристике композиции лекарственного средства "Окревус", указанной в разрешении.

Исследовав материалы административного дела, в том числе независимый пункт 1 скорректированной формулы изобретения, сведения, касающиеся лекарственного препарата "Окревус", содержание запроса Роспатента, ответа правообладателя и уведомления об отказе в продлении действия патента, приняв во внимание мнения ученых, представленные на запрос суда, а также высказанные при непосредственном опросе в ходе судебного заседания, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что изобретение, описанное в пункте 1 скорректированной формулы для получения дополнительного патента, не содержит аминокислотные последовательности константной области антитела или указания изотипа антитела, относящегося к константной области, в связи с чем не характеризует продукт, на который получено разрешение на применение лекарственного средства.

Кроме того, суд первой инстанции подтвердил позицию Роспатента о том, что независимый пункт 5 скорректированной формулы изобретения для получения дополнительного патента в части отсылки к пункту 1 не характеризует продукт, на применение которого получено разрешение.

Проанализировав независимый пункт 2 скорректированной формулы изобретения для получения дополнительного патента, суд первой инстанции признал, что это техническое решение идентично активному началу лекарственного средства "Окревус", поскольку содержит характеристику вариабельной и константной области антитела.

Суд первой инстанции рассмотрел и отклонил довод компании о том, что в такой ситуации Роспатент должен был выдать дополнительный патент в отношении независимого пункта 2 скорректированной формулы изобретения для получения дополнительного патента, высказав позицию о том, что корректировка формулы изобретения может осуществляться только волей лица, подающего заявку на изобретение либо требующего продления патента в соответствии с представленной формулой.

Суд первой инстанции также отметил, что в ответе компании, представленном на запрос Роспатента, не содержалась просьба о возможности выдачи дополнительного патента на ту часть технических решений, приведенных в скорректированной формуле, которая характеризует продукт, на применение которого выдано разрешение в том случае, если отдельные пункты формулы изобретения будут признаны Роспатентом не характеризующими препарат, на применение которого выдано разрешение.

Исследовав содержание направленного Роспатентом запроса, суд первой инстанции установил, что административный орган указывал на недостатки представленной для продления действия патента формулы изобретения, в том числе на то, в пункте 1 формулы отсутствуют аминокислотные последовательности константной области или указание изотипа антитела, характеризующего константную область.

Как счел суд первой инстанции, данный недостаток не был устранен правообладателем ни способом корректировки формулы, ни путем представления каких-либо документов, подтверждающих наличие в таком техническом решении аминокислотных последовательностей константной области или указания на изотип антитела, относящегося к константной области.

С учетом того что на запрос Роспатента патентообладатель представил дополнительные документы и скорректировал формулу изобретения для получения дополнительного патента, за исключением именно этого недостатка, и такой недостаток был повторен в скорректированной формуле, суд первой инстанции счел, что у административного органа не возникло обязанности по направлению повторного запроса.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали необходимые правовые основания для продления срока действия исключительного права на изобретение в соответствии со скорректированной правообладателем формулой и удостоверяющего это права патента, в связи с чем в удовлетворении заявления компании отказал.

Кроме того, суд отметил, что компания имела возможность после получения решения об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента повторно обратиться с аналогичным заявлением, сузив испрашиваемый объем правовой охраны до пункта 2 скорректированной формулы для получения дополнительного патента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав содержание кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что компанией не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по рассмотрению заявления о продлении срока действия изобретения и удостоверяющего это право патента, о том, что независимые пункты 1 и 5 (в части отсылки к пункту 1) не характеризуют лекарственное средство, на применение которого выдано разрешение, а независимый пункт 2 - характеризует.

В кассационной жалобе компания указала на то, что, вопреки выводам суда первой инстанции, у нее отсутствовала возможность подать новое заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение, поскольку в силу положений статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) такое заявление может быть подано патентообладателем до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта.

Исходя из даты получения регистрационного удостоверения N ЛП-004503 (20.10.2017) компания не имела возможности обратиться в Роспатент с новым заявлением о продлении срока действия исключительного права на изобретение ни после получения запроса от 10.05.2018, ни после получения уведомления об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение.

В кассационной жалобе компания также указывает на то, что она была лишена возможности выразить свое согласие на выдачу дополнительного патента в отношении исключительно пункта 2 уточненной формулы патента, поскольку в запросе Роспатента от 10.05.2018 не было указания на отсутствие замечаний в отношении пункта 2 уточненной формулы. Соответствующее указание содержится только в уведомлении административного органа об отказе в удовлетворении заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение.

Компания отмечает, что, вопреки выводу суда первой инстанции, воля патентообладателя не была выражена четко и однозначно. Так, в ответе на запрос содержалась формулировка "продлить действие исключительного права на лекарственный препарат "Окревус". Подобное требование может быть истолковано исключительно в качестве просьбы о продлении действия исключительного права на патент в той части, в которой его формула соответствует продукту, в отношении которого получено первое разрешение, а именно лекарственному препарату "Окревус".

Заявитель кассационной жалобы полагает, что если бы Роспатент направил в адрес компании не уведомление об отказе, а дополнительный запрос, то компания выразила бы свое согласие на продление срока действия исключительного права на изобретение и выдачу дополнительного патента в отношении независимого пункта 2 уточненной формулы.

По мнению компании, суд первой инстанции неправильно истолковал положения пункта 2 статьи 1363 ГК РФ и не учел, что компания выполнила все требования закона, поскольку предоставила административному органу дополнительные материалы, указанные в запросе, и, следовательно, основания для отказа в продлении срока действия исключительного права на изобретение и в выдаче дополнительного патента в отношении независимого пункта 2 формулы отсутствовали.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что суд первой инстанции применил не подлежащий применению пункт 1 статьи 1378 ГК РФ.

В обоснование данного довода компания отметила, что указанная норма не относится к существу рассматриваемого спора, поскольку в настоящем деле речь идет не о внесении Роспатентом изменений в документы заявки, а о возможности выдать дополнительный патент в отношении одного, а не всех пунктов представленной компанией формулы, а также о необходимости направить компании запрос о выражении согласия на выдачу дополнительного патента в усеченной форме.

Компания полагает, что в настоящем деле подлежали применению положения статьи 6 ГК РФ, предусматривающие возможность использования аналогии закона.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в соответствии с положениями статьи 6 ГК РФ суд первой инстанции должен был применить в рассматриваемой ситуации Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316).

Изучив доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ, если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которого требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению правообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента, до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

При продлении на основании абзаца первого пункта 2 статьи 1363 ГК РФ срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Согласно пункту 4 статьи 1363 ГК РФ порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 810 (далее - Административный регламент), заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента подается патентообладателем.

В пункте 16 Административного регламента установлено, что заявитель представляет следующие документы:

заявление, составленное в отношении одного патента в машинописной форме на русском языке и подписанное заявителем или его представителем по форме, представленной в приложении N 1 к этому Регламенту.

формулу изобретения, содержащую совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение;

доверенность или иной документ (при наличии представителя), оформленные в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями или требованиями законодательства страны их происхождения, подтверждающий полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом, если заявителем назначен представитель, не являющийся патентным поверенным.

Согласно пункту 70 Административного регламента, в случае если условия продления срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента не соблюдены, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента не может быть осуществлено, и с предложением в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса представить запрашиваемые дополнительные и (или) надлежаще оформленные документы.

В силу подпункта 7 пункта 7 Порядка N 809 при рассмотрении заявления осуществляется проверка того, что формула изобретения, содержащая совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризует продукт, который относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке получено разрешение.

Подпунктом 1 пункта 8 Порядка N 809 предусмотрено, что при проверке соблюдения условия продления срока действия, определенного подпунктом 7 пункта 7 этого Порядка, устанавливается, характеризует ли формула изобретения продукт, который относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого получено разрешение.

Исходя из приведенных норм материального права при обращении с заявлением о продлении исключительного права на изобретение и удостоверяющего это права патента правообладатель обязан представить формулу для выдачи дополнительного патента.

Полномочиями по изменению по собственному усмотрению предложенной заявителем формулы Роспатент не наделен.

В обязанности Роспатента в случае обнаружения недостатков предложенной заявителем формулы входит направление запроса с указанием на такие недостатки.

В этой ситуации суд первой инстанции обоснованно указал на то, что определение объема правовой охраны изобретения является прерогативой заявителя и только он вправе откорректировать формулу для получения дополнительного патента с устранением выявленных Роспатентом недостатков.

Ссылка суда первой инстанции на пункт 1 статьи 1378 ГК РФ, не относящийся к регулированию отношений, касающихся продления срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это права патента, приведена с целью иллюстрации общих подходов, применяемых в патентном праве, устанавливающих, что желаемый объем правовой охраны определяет именно заявитель, а не административный орган.

Компания полагает, что к данным отношениям по аналогии закона могут быть применены пункты 72, 82 и 92 Правил N 316.

Между тем в пунктах 72, 82 и 92 Правил N 316 содержатся положения о том, что в случае выявления несоответствия изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, условиям патентоспособности и наличия возможности корректировки формулы изобретения, заявителю направляется запрос дополнительных материалов.

Таким образом, указанные положения также не содержат полномочий Роспатента по самостоятельной корректировке формулы изобретения, в обязанности административного органа входит направление заявителю запроса с указанием выявленных недостатков, поддающихся корректировке.

Судом первой инстанции установлено, что запрос о представлении дополнительных материалов патентообладателю был направлен.

При этом, поскольку и правовая норма, которой руководствовался суд первой инстанции, и предлагаемые заявителем положения Правил N 56 содержат разъяснения о направлении запроса, основания для применения аналогии закона в данном случае отсутствуют.

В таком запросе указывалось на недостаток, относящийся ко всем предложенным патентообладателем пунктам формулы, а именно: в представленных материалах отсутствуют сведения, позволяющие установить полные аминокислотные последовательности "Окрелизумаба", в связи с чем невозможно установить соответствие описанных в патенте антител "Окрелизумабу".

Кроме того, Роспатент отметил недостатки, относящиеся к конкретным пунктам предложенной заявителем формулы:

в пункте 1 отсутствуют аминокислотные последовательности константной области или указание изотипа антитела, характеризующего константную область;

пункты 1 и 2 в одной из предложенных альтернатив относятся к антигенсвязывающему фрагменту антитела, который лишен константных областей;

в пункте 5 охарактеризована композиция для любых целей, в то время как разрешение получено на лекарственное средство для лечения рассеянного склероза;

пункты 6 и 7 относятся к изделию, содержащему контейнер, в то время как данный вид объекта не предусмотрен подпунктом 1 пункта 8 Порядка N 809.

В ответ на запрос патентообладателем представлены сведения, позволяющие установить полные аминокислотные последовательности "Окрелизумаба", то есть устранен общий недостаток.

Кроме того, патентообладателем формула скорректирована путем исключения пунктов 6 и 7 (устранены недостатки объекта, в отношении которого невозможно продление), скорректирован пункт 5 путем указания на лечение рассеянного склероза, исключены альтернативные признаки в пунктах 1 и 2 (устранен общий недостаток пунктов 1 и 2), однако не исправлен недостаток, относящийся именно к пункту 1 формулы изобретения для получения дополнительного патента - в этом пункте, как и прежде, отсутствовали аминокислотные последовательности константной области или указание на изотип антитела, характеризующего константную область.

В такой ситуации вывод суда первой инстанции о том, что из запроса патентообладателю было известно о недостатках пункта 1 формулы изобретения для получения дополнительного патента, является правильным.

Довод патентообладателя о том, что если бы им была получена такая информация, то он бы скорректировал формулу, оставив в ней пункт 2, подлежит отклонению.

В данном конкретном случае, получив запрос Роспатента с указанием недостатка пункта 1 формулы изобретения для получения дополнительного патента, правообладатель сознательно включил в скорректированную формулу этот пункт, в котором по-прежнему отсутствовали аминокислотные последовательности константной области или указание изотипа антитела, характеризующего константную область, и настаивал на том, что такой пункт также характеризует препарат, на применение которого получено разрешение. В ответе на запрос патентообладатель указал, что, по его мнению, "Окрелизумаб" может быть описан с помощью двух разных аминокислотных последовательностей:

последовательности, которые представляют собой характеристику вариабельных областей антитела;

последовательности, которые представляют собой характеристику вариабельной и константной области антитела.

Поскольку Роспатент пришел к выводу о том, что "Окрелизумаб" представляет собой иммуноглобулин, относящийся к аминокислотным последовательностям, представляющим характеристику вариабельной и константной области антитела, в то время как в пункте 1 формулы изобретения для получения дополнительного патента описаны аминокислотные последовательности, представляющие характеристику вариабельных областей антитела, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что пункт 1 формулы изобретения для получения дополнительного патента не характеризует продукт, на применение которого получено разрешение, и в продлении действия патента отказал.

Довод компании о том, что в таких случаях Роспатент направляет повторный запрос, президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным.

Повторный запрос направляется Роспатентом в случае, если патентообладателем устранены все указанные в первом запросе недостатки, но в скорректированной формуле выявлены иные недостатки.

В данном случае патентообладатель не устранил один из выявленных Роспатентом недостатков, настаивая на той своей позиции, что пункт 1 формулы изобретения на получение дополнительного патента характеризует продукт, на применение которого получено разрешение.

Этой же позиции патентообладатель придерживался и при рассмотрении спора в суде первой инстанции, в частности, прося суд обязать Роспатент продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2326127 в его уточненной редакции от 21.11.2018 и выдать дополнительный патент с уточненной формулой в редакции от 21.11.2018.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о сознательном выборе правообладателя, направленном на отстаивание своей позиции, а не об отсутствии у него информации о необходимости корректировки формулы в этой части.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с мнением суда о наличии повторной возможности обращения с заявлением о продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента.

Данный довод президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным, поскольку такая возможность у патентообладателя утрачена в связи с истечением установленного законом периода времени для подачи соответствующего заявления.

Однако данное указание суда первой инстанции не порочит выводы о том, что скорректированная формула изобретения для получения дополнительного патента не характеризует продукт, на применение которого получено разрешение, и, соответственно, о правомерности отказа Роспатента в продлении срока действия патента.

Как разъяснено в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд кассационной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Ошибочный вывод суда первой инстанции подлежит исключению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлины подлежит возврату компании.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 по делу N СИП-417/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Genentech Inc. - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу Genentech Inc. в лице плательщика - представительства BEITEN BURKHARDT GmbH в г. Москве - из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.03.2020 N 248 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина