Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2020 г. по делу N СИП-54/2020 Суд отменил решение Роспатента и обязал его повторно рассмотреть возражение заявителя в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку стороны спора заключили соглашение о его урегулировании

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2020 г. по делу N СИП-54/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2020 г. N С01-1323/2020 по делу N СИП-54/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 5 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 7 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгаков Д. А.,

судей - Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению иностранного лица Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. (94 Derech Em Hamoshavot Street, Petach Tikv, Israel) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1 Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 18.10.2019 по заявке N 2017715340 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров 9-го класса и заявленных услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. - Грядов А.В. (по доверенности от 20.11.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-274/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 18.10.2019, которым было отказано в удовлетворении возражения компании на решение Роспатента от 12.10.2018 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "CELLEBRITE" по заявке N 2017715340 в отношении части товаров 9-го и всех услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Требование компании обосновано тем, что, по ее мнению, обозначение по заявке N 2017715340 не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "CELEBRITY" по международной регистрации N 800415 в отношении товаров 9-го класса МКТУ и со словесным товарным знаком "CELEBRITY teens" по свидетельству Российской Федерации N 514671 в отношении услуг 41-го класса МКТУ. В связи с этим, по мнению компании, оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, в Суд по интеллектуальным правам компания представила письма-согласия иностранного лица - Ainsworth Game Technology Limited (правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 800415) и общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Селебрити Групп" (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству N 514671).

Компания также представила в материалы дела договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 514671, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Селебрити Групп" и компанией.

В судебном заседании компания, ссылаясь на правовую позицию, содержащуюся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), компания полагает, что данные письма-согласия является результатом ее примирения с лицами, согласие которых на регистрацию товарного знака необходимо в силу положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом этого компания просит признать недействительным решение от 18.10.2019 и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 12.10.2018 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "CELLEBRITE" по заявке N 2017715340 в отношении части товаров 9-го и всех услуг 41-го классов МКТУ.

Роспатент в судебном заседании и отзыве указывает, что оспариваемый ненормативный акт законным и обоснованным. Кроме того, в отношении представленного договора отмечает, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на данный товарный знак по указанному договору в настоящее время не осуществлена.

При этом соответствующее заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 514671 находится на стадии рассмотрения в Роспатенте. Вопрос о возможности учета представленных компанией письма-согласия иностранного лица - Ainsworth Game Technology Limited и договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству российской Федерации N 514671 требует рассмотрения Судом по интеллектуальным правам.

Выслушав доводы представителей компании и Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые принял акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Словесное обозначение "CELLEBRITE" по заявке N 2017715340 подано на государственную регистрацию в качестве товарного знака 19.04.2017 в отношении товаров 9-го и услуг 41, 42-го классов МКТУ на имя компании.

В результате экспертизы данного обозначения Роспатентом принято решение от 12.10.2018 о его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 9-го и всех услуг 42-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении другой части товаров 9-го и всех услуг 41-го классов МКТУ, приведенных в перечне, в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отказано в связи с несоответствием подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 12.08.2019 поступило возражение компании, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы Роспатента от 12.10.2018 в части отказа в государственной регистрации обозначения по заявке N 2017715340 в качестве товарного знака в отношении части товаров 9-го и всех услуг 41-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 18.10.2019 в удовлетворении возражения отказано, решение экспертизы Роспатента от 12.10.2017 в указанной части оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

С учетом даты подачи (19.04.2017) заявки N 2017715340 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как указано в пункте 33 постановления от 18.07.2014 N 50, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При рассмотрении судом настоящего дела в компания представила письма-согласия иностранного лица - Ainsworth Game Technology Limited (правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 800415) и общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Селебрити Групп" (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству N 514671).

Компания также представила в суд договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 514671, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Селебрити Групп" и компанией.

Таким образом, в силу приведенного разъяснения высшей судебной инстанции наличие указанных писем-согласий является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 18.10.2019 и обязании его рассмотреть повторно возражение компании, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд считает обоснованной позицию компании о наличии полномочий у должностных лиц иностранного лица - Ainsworth Game Technology Limited и общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Селебрити Групп" на подписание писем-согласий, так как данные лица являлись уполномоченными лицами для совершения указанных юридически значимых действий на момент подписания писем.

Иное Роспатентом не доказано и не пояснено. Какие-либо сведения или документы, опровергающие представленную компанией информацию, Роспатент не представил, ходатайство об отложении судебного заседания для этой цели не заявлял.

С учетом изложенного прочие доводы заявления компании, указывающие на незаконность оспариваемого решения государственного органа, в рассматриваемом случае не имеют правового значения.

С учетом разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, в рассматриваемом случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названные письма-согласия получены после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2019 по заявке N 2017715340 отменить в связи с достижением соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения иностранного лица Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. (94 Derech Em Hamoshavot Street, Petach Tikv, Israel) по заявке N 2017715340 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров 9-го класса и заявленных услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судьи

Ю.В. Борисова

Р.В. Силаев