Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2020 г. N С01-434/2020 по делу N СИП-639/2019 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, которым патент на группу изобретений был признан частично недействительным, поскольку Роспатент, не сделав правообладателю предложения о внесении изменений в описание и/или в формулу изобретения, нарушил требования законодательства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2020 г. N С01-434/2020 по делу N СИП-639/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 3 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 августа 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, д. 49, оф. 705, г. Екатеринбург, 620026, ОГРН 1026602335264) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2020 по делу N СИП-639/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.05.2019, которым патент Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений был признан недействительным частично; о признании патента Российской Федерации N 258834 на группу изобретений недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ул. Толмачева, д. 22, пом. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - Михайлов А.В. (по доверенности от 09.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-269/41);

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" - Сарычева В.Н. (по доверенности от 15.01.2018); Дедков А.А. (по доверенности от 25.07.2018); Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2019, которым патент Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений был признан недействительным частично, и о признании патента Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений недействительным полностью (с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2020 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ФОРЭС", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Роспатент также представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с изложенными в ней доводами.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель общества "ФОРЭС".

Представители Роспатента и общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании представитель общества "ФОРЭС" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "НИКА ПЕТРОТЭК" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений "Способ получения керамического расклинивающего агента (варианты)" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C09K 8/80 (2006.01), C04B 35/622 (2006.01), E21B 43/267 (2006.01); классификационные рубрики Совместной патентной классификации - C09K 8/80 (2015.12), C04B 35/622 (2015.12), E21B 43/267 (2015.12)) выдан на основании заявки N 2015143414 с датой приоритета 13.10.2015 на имя общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" в следующей редакции:

"1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.".

Общество "ФОРЭС" 01.12.2016 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента, мотивированным несоответствием изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", а также тем, что документы заявки, по которой выдан патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В обоснование довода о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" податель возражения отметил, что состав шихты указан некорректно, заявленные способы невозможно осуществить, использовав признаки, содержащие граничные значения приведенных компонентов шихты. В такой ситуации общество "ФОРЭС" полагало, что в описании заявки не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. Кроме того, податель возражения сослался на то, что в формуле изобретения шихта содержит магнезиальносодержащее сырье, в то время как в описании изобретения в качестве магнезиальносодержащего материала указан только дунит, что не является достаточным.

Податель возражения просил принять во внимание то, что лишь часть приведенных в описании изобретения примеров соответствует указанному в формуле изобретения качественному составу шихты; при этом такие примеры не являются достаточными, поскольку не раскрывают возможность осуществления изобретения на всех значениях приведенных в формуле диапазонов входящих в шихту компонентов; в части примеров количественное содержание компонентов шихты не соответствует приведенным в формуле изобретения диапазонам (не входит в указанные промежутки).

Общество "ФОРЭС" полагало, что описание не содержит ни одного корректного примера, который соответствовал бы количественному содержанию компонентов, приведенному в пункте 1 формулы изобретения, и который подтверждал бы достижение заявленного технического результата.

Кроме того, общество "ФОРЭС" сослалось на то, что в приведенных примерах используется только дунит, в то время как в формуле изобретения использован признак - магнезиальносодержащее сырье (обобщенный признак), однако степень обобщения формулировки признака не подтверждена документами заявки.

В обоснование несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" общество "ФОРЭС" привело ряд источников, содержащих признаки, присущие спорному изобретению, а также известность их влияния на достигаемый спорным изобретением технический результат.

Общество "ФОРЭС" также считало, что описание и формула изобретения не содержат достаточных сведений о возможности осуществления изобретения: документы заявки на изобретение не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

По результатам рассмотрения возражения административный орган 28.07.2017 принял решение о признании патента Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений недействительным полностью.

Роспатент согласился с тем мнением подателя возражения, что в независимых пунктах 1 и 3 формулы спорного изобретения приведен "нереальный" состав шихты, поскольку невозможно реализовать состав, соответствующий граничным показаниям диапазонов указанных в формуле компонентов шихты.

При этом Роспатент констатировал возможность подобрать реализуемые составы шихты из указанных в независимых пунктах формулы спорного изобретения интервалов количественного содержания компонентов (например, высококремнеземистый песок - 40% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье - 50% от массы смеси, монтмориллонитовая глина - 10% от массы смеси (по пункту 1 формулы спорного изобретения) или смесь монтмориллонитовой и гидрослюдистой глин - 10% (по пункту 3 формулы спорного изобретения)).

В такой ситуации Роспатент признал, что решения в том виде, в котором они охарактеризованы в независимых пунктах формулы спорного изобретения, реализовать возможно.

В отношении признака "смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%", охарактеризованного в пункте 3 формулы спорного изобретения, Роспатент отметил, что его невозможно реализовать для крайних значений смеси монтмориллонитовой и гидрослюдистой глин: если содержание одной из глин 0%, а другой - 100%, это означает отсутствие смеси глин; в остальном интервале реализация этого признака возможна.

В отношении мнения подателя возражения о том, что в описании изобретения по спорному патенту не подтверждена степень обобщения признака "магнезиальносодержащее сырье", Роспатент отметил, что действительно в описании изобретения по спорному патенту приведен только один пример такого сырья - дунит. Административный орган согласился с доводом патентообладателя о том, что из уровня техники известны и другие виды указанного сырья - серпентинит, оливинит.

Таким образом, Роспатент пришел к тому выводу, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по спорному патенту не соответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

По результатам анализа представленных с возражением источников информации и признаков спорного изобретения, приведенных в независимых пунктах его формулы, Роспатент отклонил доводы возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем Роспатент согласился с доводами возражения, касающимися оценки соответствия документов заявки на изобретение требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Как установил Роспатент, в описании спорного изобретения указано, что "задача изобретения заключается в получении керамического расклинивающего агента с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой себестоимостью производства".

Роспатент отметил, что себестоимость производства относится к экономическим показателям и не может рассматриваться в качестве технического результата.

Административный орган счел, что приведенные в описании спорного изобретения примеры не подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты, охарактеризованной в независимых пунктах формулы спорного изобретения, и пришел к выводу о том, что описание спорного изобретения не удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент).

Указанные обстоятельства послужили основанием для признания спорного патента недействительным.

Роспатент отклонил изложенные в особом мнении доводы общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" о том, что выявленные на стадии рассмотрения возражения недостатки не являются существенными, в связи с чем административный орган должен был предложить внести в формулу изобретения и/или в его описание изменения, устраняющие основания для признания его недействительным полностью. Роспатент указал, что не усмотрел оснований для внесения в формулу изобретения изменений, поскольку включение признаков зависимых пунктов формулы изобретения в ее независимые пункты выявленные недостатки не устраняет.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.07.2017 в части аргументов о том, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" обратилось в Суд по интеллектуальным правам (дело N СИП-631/2017) с заявлением о признании его недействительным.

Правообладатель, в частности, указывал, что недостатки описания и формулы изобретения, касающиеся количественного содержания компонентов шихты и установленные на стадии рассмотрения возражения, подлежали выявлению на стадии экспертизы изобретения по существу с направлением экспертом в адрес заявителя по заявке запроса о таких недостатках с предложением внесения в описание и в формулу изменений, устраняющих эти недостатки.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" полагало, что такие изменения, которые ошибочно не выявлены на стадии экспертизы и которые не меняют существа изобретения, могут быть устранены и на стадии рассмотрения возражения в том случае, если такое изобретение удовлетворяет всем условиям патентоспособности (в частности, в настоящем случае Роспатентом признаны возможность реализации изобретения и его соответствие условиям "промышленная применимость" и "изобретательский уровень").

В таком случае общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" считало, что Роспатент, не предложив патентообладателю внести в описание и в формулу изобретения изменения, нарушил пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 требования общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" были удовлетворены, принятое административным органом решение признано недействительным, на этот орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражения общества "ФОРЭС".

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что недостатки описания и формулы изобретения, установленные в ходе рассмотрения возражения общества "ФОРЭС", могут быть устранены без изменения существа изобретения и подлежали выявлению на стадии экспертизы заявки на изобретение по существу с представлением заявителю по заявке права их устранения путем внесения изменений в формулу и/или в описание изобретения. При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал, что Роспатент, не сделав правообладателю предложения о внесении изменений в описание и/или в формулу изобретения, нарушил пункт 4.9 Правил N 56, а принятое им решение вследствие допущенного нарушения не соответствует нормам подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Позиция суда первой инстанции поддержана Верховным Судом Российской Федерации в определении от 22.01.2019 N 300-КГ18-19429.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 Роспатент повторно рассмотрел возражение общества "ФОРЭС" от 01.12.2016 против выдачи патента Российской Федерации N 2588634.

Решением Роспатента от 20.05.2019 возражение общества "ФОРЭС" удовлетворено, патент на спорное изобретение признан недействительным частично, выдан новый патент со следующей формулой, представленной патентообладателем в ходе рассмотрения возражения:

"1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-49% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-69% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-49% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-69% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 1 до 99%.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°С.".

В ходе повторного рассмотрения возражения Роспатент признал спорный патент не отвечающим условию патентоспособности "промышленная применимость" в части состава шихты, соответствующей пограничным показаниям диапазонов указанных в формуле компонентов.

Однако довод общества "ФОРЭС" о том, что в описании изобретения по спорному патенту не подтверждена степень обобщения признака "магнезиальносодержащее сырье", Роспатент отклонил, отметив, что, действительно, в описании изобретения приведен только один пример такого сырья - дунит, но из уровня техники известны и другие виды указанного сырья - серпентинит, оливинит.

Роспатент отклонил доводы возражения, касающиеся несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", повторив выводы, содержащиеся в решении от 28.07.2017.

По результатам рассмотрения доводов возражения, касающихся оценки соответствия документов заявки на изобретение требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, Роспатент установил, что согласно описанию изобретения "задача изобретения заключается в получении керамического расклинивающего агента с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой себестоимостью производства".

Роспатент отметил, что себестоимость производства относится к экономическим показателям и не может рассматриваться в качестве технического результата.

Роспатент признал, что существенным для достижения технического результата, заключающегося в увеличении прочности проппанта, является наличие и количественное содержание монтмориллонитовой глины в составе шихты, которую добавляют к стандартному составу шихты на основе песка и магнийсодержащего материала, констатировал, что высокие прочностные характеристики проппанта достигаются при составе шихты, содержащем монтмориллонитовую глину в количествах, приведенных в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения.

В такой ситуации Роспатент счел, что в описании раскрыта возможность достижения указанного технического результата при использовании в составе шихты монтмориллонитовой глины в количествах, приведенных в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения.

Однако Роспатент указал, что признак независимого пункта 3 формулы спорного изобретения "смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%" не раскрыт в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения: при содержании гидрослюдистой глины 100% монтмориллонитовая глина в смеси отсутствует, а достижение технического результата определяется согласно описанию именно содержанием монтмориллонитовой глины, в то время как сведения о возможности достижения такого результата за счет гидрослюдистой глины в описании отсутствуют.

С учетом этого Роспатент пришел к выводу о том, что приведенные в описании изобретения сведения не подтверждают возможность получения указанного в описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимому пункту 3 формулы изобретения (а именно при значении гидрослюдистой глины 100%), то есть описание не удовлетворяет требованиям пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 12.04.2019 патентообладатель представил к рассмотрению скорректированную формулу, характеризующую группу изобретений по спорному патенту, которая была уточнена путем корректировки количественных интервалов значений содержания компонентов в независимых пунктах 1 и 3 формулы. Остальные пункты формулы остались без изменения.

Ознакомившись с представленной корректировкой формулы группы изобретений по спорному патенту, Роспатент констатировал, что она не изменяет сущность заявленной группы изобретений и принял формулу к рассмотрению.

С учетом внесенных в независимые пункты 1 и 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634 изменений Роспатент сделал вывод о том, что группа изобретений в объеме уточненной патентообладателем формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ, а также о том, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2588634, соответствуют требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений, охарактеризованных в уточненной формуле изобретения, специалистом в данной области техники.

Роспатент отметил, что изменения формулы изобретения касаются исключения части интервалов количественных значений и, соответственно, дополнительный информационный поиск не требуется.

Не согласившись с решением Роспатента, общество "ФОРЭС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Изложенные в заявлении доводы касались выводов Роспатента, сделанных в отношении возможности такого уточнения формулы изобретения, которое было принято Роспатентом к рассмотрению и на основании которого правовая охрана изобретения сохранена частично с выдачей нового патента, в отношении промышленной применимости изобретения, охарактеризованного уточненной формулой изобретения, в отношении раскрытия изобретения, охарактеризованного уточненной формулой, а также содержали указания на допущенные Роспатентом процедурные нарушения.

Доводы в отношении признания спорного изобретения соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" в заявлении не приводились, в связи с чем судом первой инстанции в ходе рассмотрения дела не проверялись.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Рассматривая спор по существу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в редакции независимых пунктов 1 и 3 формулы изобретения, с которой был выдан патент Российской Федерации N 2588634, был приведен состав шихты, который невозможно реализовать: в составах, содержащих высококремнеземистый песок в количестве 50% от массы смеси при содержании двух других компонентов, которое указано в независимых пунктах 1 и 3 формулы (содержание магнезиальносодержащего сырья - 50-70%, содержание монтмориллонитовой глины или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин - 1-10%) и магнезиальносодержащее сырье в количестве 70% от массы смеси (содержание высококремнеземистого песка - 30-50%, содержание монтмориллонитовой глины или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин - 1-10%) количественное содержание всех компонентов будет составлять более 100 мас. %, что является невозможным.

Таким образом, как счел суд первой инстанции, технические решения в том виде, как они были охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения, с которой был выдан патент Российской Федерации N 2588634, для указанных выше количественных значений содержания компонентов осуществить не представляется возможным.

Вместе с тем, учитывая внесение патентообладателем изменений в независимые пункты 1 и 3 формулы изобретения по спорному патенту путем корректировки количественных интервалов значений содержаний компонентов, суд первой инстанции указал на возможность осуществления технических решений, охарактеризованных в названных независимых пунктах формулы.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд первой инстанции констатировал правомерность вывода Роспатента о том, что группа изобретений в объеме уточненной патентообладателем формулы изобретения соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Суд первой инстанции признал несостоятельным довод общества "ФОРЭС" о том, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2588634, не соответствуют требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений, охарактеризованных в уточненной формуле изобретения, специалистом в данной области техники, поскольку содержащиеся в описании изобретения сведения подтверждают возможность достижения указанного в этом описании технического результата при использовании в составе шихты монтмориллонитовой глины в количестве, указанном в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения по спорному патенту.

Вместе с тем суд первой инстанции указал на то, что приведенные в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634 примеры и сведения не подтверждали возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимому пункту 3 формулы изобретения названного патента.

Однако, как указал суд первой инстанции, с учетом внесенных правообладателем в независимый пункт 3 формулы изобретения изменений сведения, приведенные в описании изобретения, подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата.

Суд первой инстанции не принял в качестве относимого и допустимого доказательства представленное в судебном заседании 15.01.2020 обществом "ФОРЭС" заключение кандидата технических наук Вислогузовой Э.А. по патенту Российской Федерации N 2588634, поскольку указанное заключение отсутствовало в материалах административного дела как при первоначальном, так и при повторном рассмотрении возражения общества "ФОРЭС", дополняет доводы возражения, следовательно, не могло быть принято во внимание и исследовано административным органом; обращаясь в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, общество "ФОРЭС" по своему усмотрению определило нормативную и доказательственную базу для его рассмотрения административным органом.

Суд первой инстанции не принял довод общества "ФОРЭС" о нарушении Роспатентом пункта 4.3 Правил N 56, поскольку усмотрел из материалов административного дела, что при повторном рассмотрении возражения общества "ФОРЭС" Роспатент исследовал и принял во внимание все документы и доводы патентообладателя и лица, подавшего возражение.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что доводы заявителя о действиях Кирий Л.Л., осуществленных в рамках рассмотрения иного возражения против выдачи другого патента, не имеют отношения к рассмотрению настоящего дела.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что доводы общества "ФОРЭС" не порочат приведенные в решении Роспатента от 20.05.2019 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В своей кассационной жалобе общество "ФОРЭС" указало на то, что, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции выявил только один технический результат, на осуществление которого направлено изобретение (повышение прочности проппанта), и не учел доводы заявителя о том, что технический результат также заключается в уменьшении насыпной плотности проппанта.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не дал правовую оценку доводам заявления о сущности технического результата и не указал причины, по которым не принял доводы общества "ФОРЭС" о вхождении в объем технического результата уменьшения насыпной плотности проппанта.

Кроме того, как отмечает заявитель кассационной жалобы, суд первой инстанции не рассмотрел и не дал правовую оценку доводу заявления об отсутствии в оспариваемом решении Роспатента указания на то, в чем именно состоит технический результат, в связи с чем оценка соответствия требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, не является обоснованной.

Общество "ФОРЭС" обратило внимание на то, что вывод суда первой инстанции о том, что технический результат состоит только в повышении прочности проппанта, сделан лишь на стадии судебного контроля законности оспариваемого ненормативного правового акта и является новым обстоятельством, которое не было отражено в решении административного органа.

Общество "ФОРЭС" полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что технический результат сводится только к улучшению прочности проппанта, не соответствует обстоятельствам дела, поскольку в своем дополнении к основаниям заявления общество "ФОРЭС" указывало на то, что технический результат выражается не только в достижении повышенной прочности, но и в обеспечении низкой насыпной плотности проппанта.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что слова "эксплуатационные характеристики", из которых суд первой инстанции делает вывод о том, что технический результат состоит только в увеличении прочности проппанта, на странице 4 описания спорного патента приводятся во множественном числе, что означает, что патентообладатель не сводит технический результат к какому-то одному свойству.

Общество "ФОРЭС" обращает внимание на то, что в таблице 1 описания изобретения по спорному патенту приводится несколько эксплуатационных характеристик проппанта, а именно и прочность, и насыпная плотность.

Как отмечает заявитель кассационной жалобы, на странице 18 отзыва патентообладателя от 15.03.2017 указано, что в объем технического результата входит достижение определенной насыпной плотности.

С учетом изложенных доводов, которые, по мнению общества "ФОРЭС", не получили правовую оценку суда первой инстанции, технический результат "улучшение эксплуатационных свойств" выражается не только в повышении прочности, но и в обеспечении насыпной плотности проппанта на уровне 1,5-1,6 .

Общество "ФОРЭС" считает, что в оспариваемом решении Роспатент не указал, какие именно эксплуатационные параметры проппанта были улучшены согласно изобретению, не выяснил, в чем состоит технический результат, и рассмотрел лишь влияние монтмориллонитовой глины на прочность, ссылаясь на цитату из описания изобретения по спорному патенту. При этом суд первой инстанции повторил указанный довод административного органа другими словами.

Общество "ФОРЭС" полагает, что из описания изобретения по спорному патенту и из отзыва патентообладателя следует, что, помимо прочности, в объем технического результата входит также уменьшение насыпной плотности проппанта. При этом согласно описанию изобретения по спорному патенту на достижение требуемых показателей насыпной плотности влияет не только содержание монтмориллонитовой глины, но и содержание остальных компонентов, которое указано в формуле изобретения в виде интервалов.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ни решение Роспатента, ни решение суда первой инстанции не содержат какой-либо анализ достаточности сведений из описания изобретения для подтверждения возможности получения насыпной плотности 1,5-1,6 во всем диапазоне количественного содержания высококремнеземистого песка и магнезиальносодержащего сырья.

Напротив, в решении административного органа и в решении суда первой инстанции отмечено, что в описании спорного патента отсутствуют какие-либо соответствующие интервалам в формуле изобретения примеры. В описании патента также отсутствуют какие-либо теоретические выкладки в отношении достижения требуемой насыпной плотности во всем интервале количественного содержания компонентов. Таким образом, как считает общество "ФОРЭС", возможность достижения данного технического результата ничем не подтверждена, а выводы суда первой инстанции противоречат установленным обстоятельствам дела.

Рассмотрев приведенные обществом "ФОРЭС" доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителем кассационной жалобы не оспариваются полномочия Роспатента по принятию оспариваемого решения, применимое законодательство, правомерность представления правообладателем в ходе рассмотрения возражения уточненной формулы изобретения, соответствие изобретения в редакции уточненной формулы изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", а также то, что по отношению к техническому результату "повышение эксплуатационных характеристик (прочности) проппанта исключительно за счет добавления к шихте монтмориллонитовой глины" спорное изобретение в редакции уточненной формулы соответствует требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность решения исходя из доводов кассационной жалобы, выводы суда первой инстанции, которые заявителем кассационной жалобы не оспариваются, президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяются.

Все доводы кассационной жалобы сводятся к тому, что в ходе рассмотрения возражения Роспатент не определил технический результат, на достижение которого направлено спорное изобретение, а суд первой инстанции, подменяя собой административный орган, самостоятельно определил технический результат, выйдя за пределы своей компетенции.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции определил технический результат неправильно, поскольку не учел, что спорное изобретение направлено не только на повышение прочности проппанта, но и на достижение его определенной насыпной плотности.

Общество "ФОРЭС" считает, что по отношению к техническому результату, заключающемуся в уменьшении насыпной плотности проппанта, не проведена проверка соответствия изобретения требованию раскрытия его сущности с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

По результатам рассмотрения приведенных в кассационной жалобе доводов президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; в снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; в локализации действия лекарственного препарата, в снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; в повышении иммуногенности вакцины; в повышении устойчивости растения к фитопатогенам; в получении антител с определенной направленностью; в повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017 установлено, что "из документов заявки N 2015143414 следует, что техническим результатом изобретения являлось повышение эксплуатационных характеристик (прочности) проппанта исключительно за счет добавления к шихте монтмориллонитовой глины" (абзац четвертый страницы 10 решения).

В ходе повторного рассмотрения возражения Роспатент должен был учитывать сделанные судом по названному делу выводы в силу обязательности судебных актов (часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Данное решение (по делу N СИП-631/2017) имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела в суде согласно положениям части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, ни Роспатент в ходе повторного рассмотрения возражения, ни суд, рассматривающий настоящий спор, не должны были повторно исследовать описание изобретения с целью определения технического результата, на достижение которого оно направлено.

В такой ситуации довод заявителя кассационной жалобы о том, что в описании изобретения имеется еще один технический результат, заключающийся в снижении насыпной плотности проппанта, по существу, направлен на опровержение выводов, содержащихся во вступившем в законную силу решении суда по другому делу, что не допускается процессуальным законодательством.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе (о том, что Роспатент не определил технический результат, что суд первой инстанции, определяя технический результат, вышел за пределы своей компетенции, о том, что не осуществлена проверка доводов возражения об отсутствии раскрытия спорного изобретения по отношению к такому техническому результату), являются производными от довода о том, что в описании указан технический результат в виде снижения насыпной плотности проппанта, в связи с чем не могут быть признаны состоятельными.

Все доводы возражения проверены как Роспатентом, так и судом первой инстанции (в части оспоренных в суд выводов ненормативного правового акта) в соответствии с требованиями действующего законодательства исходя из установленного технического результата, на достижение которого направлено спорное изобретение: повышение эксплуатационных характеристик (прочности) проппанта исключительно за счет добавления к шихте монтмориллонитовой глины (абзац четвертый страницы 22 оспариваемого ненормативного правового акта; абзац четвертый страницы 22 решения суда).

При таких обстоятельствах изложенные в кассационной жалобе доводы подлежат отклонению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2020 по делу N СИП-639/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина