Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 г. по делу N СИП-364/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также не представлено суду доказательств и того, что неиспользование его ответчиком произошло по не зависящим от него обстоятельствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 г. по делу N СИП-364/2020
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 12 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Шморгунова Виктора Сергеевича (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540433800277) к обществу с ограниченной ответственностью "Профконсалт" (ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 26, эт. 3, пом. 31, Москва, 105120, ОГРН 1167746437528) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136939 в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136939 в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принимал участие представитель индивидуального предпринимателя Шморгунова Виктора Сергеевича - Агафонова А.А. (по доверенности от 15.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шморгунов Виктор Сергеевич (далее - предприниматель, истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136939 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136949 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении указанной части услуг, для которых они зарегистрированы, поскольку занимается деятельностью по оказанию услуг в сфере общественного питания под брендом "Хот-Дог Мастер", в связи с этим для индивидуализации своей деятельности 05.06.2019 в Роспатент были направлены заявки N 2019726675 и 2019726690 на регистрацию сходных с оспариваемой регистрацией обозначений в качестве товарных знаков, в том числе в отношении однородных услуг.

Поскольку, по мнению истца, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении вышеназванной части услуг, ответчиком не используются, предприниматель просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем словесных товарных знаков "Мастер" и "Master" по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949, зарегистрированных 25.01.1996 по заявкам N 94018737 и 94019226 от 03.06.1994 и 03.06.1994, в том числе в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб".

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении вышеназванной части услуг не используются ответчиком на протяжении последних трех, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении вышеназванной части услуг, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 06.02.2020 было направлено предложение заинтересованного лица (том 1, л.д. 22-24).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 06.05.2020 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что основным видом коммерческой деятельности предпринимателя является "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания" (код ОКВЭД 56.10), а вспомогательными - производство хлебобулочных изделий, торговля пищевыми продуктами, и т.п.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении вышеназванной части услуг, истцом в материалы дела были представлены: сведения из сети Интернет о наличии на территории Российской Федерации кафе под брендом "Хот-Дог Мастер"; ветеринарные удостоверения; разрешение на распространение наружной рекламы; выписка из реестра потребительского рынка; договор субаренды от 28.08.2009; договор купли-продажи от 02.04.2007; товарные накладные; договор на монтаж системы охраны от 11.05.2012 и договор об оказании услуг охраны от 25.09.2016; договор подряда от 25.08.2012 с актом; договор аренды от 01.09.2013 с актом; договор субаренды от 16.10.2015 с сопроводительной документацией; договор с клининговой организацией от 12.10.2017; договор аренды от 01.07.2017 и от 01.03.2018 с сопроводительной документацией; письмо от 10.04.2017; договор поставки от 01.07.2018 с товарными накладными; договор оказания услуг от 19.02.2020 (том 1, л.д. 42-134).

В подтверждение своей заинтересованности истец также направил в Роспатент 05.06.2019 заявки N 2019726675 и 2019726690 на государственную регистрацию обозначений "Хот-Дог Мастер" и "" в качестве товарных знаков, правовая охрана которым испрашивается для товаров 29-го, 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

Судом установлено, что вопрос о сходстве указанных обозначений по заявкам N 2019726675 и 2019726690 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949, а также однородности услуг, для которых испрашивается правовая охрана по названным заявкам, и услуг, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знакам, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается, поскольку Роспатентом было отказано истцу в регистрации этих заявок в качестве товарных знаков в отношении всех услуг 43-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 препятствуют регистрации заявленным истцом обозначениям в качестве товарных знаков.

В свою очередь, с учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что из указанных документов усматривается, что предпринимателем осуществляется деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания под брендом "Хот-Дог Мастер".

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец подтвердил факт осуществления основного и вспомогательных видов деятельности, являющихся однородными услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949, с использованием в качестве обозначения, являющегося сходным с обозначениями, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знакам, и испрашивается предоставление правовой охраны по заявкам N 2019726675 и 2019726690, а значит совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных услуг этих обозначений с обеспечением их правовой охраной в качестве средств индивидуализации на территории Российской Федерации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб".

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (06.02.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 06.02.2017 по 05.02.2020 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных товарных знаков своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего их использования суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело фабрикой доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом не подтверждено фактическое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 136939 и 136949 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб", в то время как предприниматель подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в названной части.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Шморгунова Виктора Сергеевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136939 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание обедов, свадеб" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136949 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "буфеты, в том числе буфеты общественные, закусочные, кафе, бары, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профконсалт" (ОГРН 1167746437528) в пользу индивидуального предпринимателя Шморгунова Виктора Сергеевича (ОГРНИП 304540433800277) 12 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова