Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2020 г. по делу N СИП-900/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не опроверг доводы истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказал факт использования этого товарного знака для индивидуализации товаров и услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2020 г. по делу N СИП-900/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам N С01-1422/2020 от 7 декабря 2020 г. по делу N СИП-900/2019 настоящее решение изменено: абзац второй резолютивной части изложен следующей редакции: "Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении товаров 24-го класса "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье столовое из текстильных материалов; занавеси тюлевые; нетканые материалы текстильные; одеяла; одеяла пуховые; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые круглые, за исключением бумажных; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; текстильные материалы; ткани льняные; ткани ситцевые набивные; ткани текстильные; трикотажные ткани; хлопчатобумажные ткани; шелковые ткани; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; фланель; чехлы для подушек; шторы из текстильных материалов; этикетки из текстильных материалов" и услуг 40-го класса "крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка тканей; обработка текстильных изделий; усадка тканей" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 10 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ларченковой Э.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании иск общества с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика Мерцана" (ул. Некрасова, д. 124, пом. 196 А, г. Иваново, 153015, ОГРН 1113702004767)

к индивидуальному предпринимателю Бердникову Евгению Германовичу (г. Иваново, ОГРНИП 310370203400065) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении части товаров и услуг 24, 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика Мерцана" - Семёнов А.В. (по доверенности от 15.05.2020), Гущина А.С. (по доверенности от 15.05.2020);

от индивидуального предпринимателя Бердникова Евгения Германовича - Бердников А.Е. (по доверенности от 01.03.2019), Боковцов И.Н. (по доверенности от 18.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика Мерцана" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Бердникову Евгению Германовичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении части товаров 24-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В поданном в суд исковом заявлении общество просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении товаров 24-го класса "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое из текстильных материалов; занавеси тюлевые; наволочки; наматрасники; нетканые материалы текстильные; одеяла; одеяла пуховые; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; простыни; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые круглые, за исключением бумажных; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; текстильные материалы; ткани льняные; ткани ситцевые набивные; ткани текстильные; трикотажные ткани; хлопчатобумажные ткани; шелковые ткани; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; фланель; чехлы для подушек; шторы из текстильных материалов; этикетки из текстильных материалов" и услуг 40-го класса "крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка тканей; обработка текстильных изделий; усадка тканей".

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что оно имеет законный интерес в досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении указанных товаров и услуг, поскольку в состав его фирменного наименования входит тождественное товарному знаку словесное обозначение "Мерцана".

Общество также указывает на то, что оно является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 662252, который зарегистрирован с приоритетом от 15.02.2017 в отношении тождественных товаров 24-го класса МКТУ и однородных им услуг.

Истец ссылается на то, что с 21.02.2011 использует обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в своей деятельности по производству готовых текстильных изделий.

По мнению общества, предприниматель не использует спорный товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых заявлен иск по настоящему делу.

Дополнительно позиция истца раскрывается в письменных объяснениях от 18.05.2020, от 22.07.2020, от 03.08.2020.

Предприниматель представил отзыв на иск, в котором сослался на то, что спорный товарный знак используется им, а также аффилированными с ним лицами под его контролем для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых предъявлен иск.

Кроме того, ответчик указал на отсутствие у общества законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. По мнению предпринимателя, действия общества по обращению с иском по настоящему делу являются злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку обществу было известно как об использовании предпринимателем спорного товарного знака, так и о том, что предприниматель запретил обществу использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком.

Дополнительно позиция ответчика раскрывается в письменных объяснениях от 26.01.2020, от 18.07.2020, от 30.07.2020.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Явившиеся в судебное заседание представители общества выступили по доводам, изложенным в иске и дополнениях к нему, и настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представители предпринимателя просили оставить иск без удовлетворения по доводам, содержащимся в отзыве и дополнениях к нему.

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Из материалов дела следует, что словесный товарный знак "МЕРЦАНА" по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 зарегистрирован 05.09.2003 по заявке N 2001718838 с приоритетом 25.06.2001 в отношении товаров 24-го класса "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое из текстильных материалов; занавеси тюлевые; наволочки; наматрасники; нетканые материалы текстильные; одеяла; одеяла пуховые; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; простыни; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые круглые, за исключением бумажных; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; текстильные материалы; ткани льняные; ткани ситцевые набивные; ткани текстильные; трикотажные ткани; хлопчатобумажные ткани; шелковые ткани; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; фланель; чехлы для подушек; шторы из текстильных материалов; этикетки из текстильных материалов" и услуг 40-го класса "крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка тканей; обработка текстильных изделий; усадка тканей" МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер регистрации договора: 06.10.2010 РД0070853) правообладателем товарного знака стал предприниматель.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 08.08.2019 направил в адрес ответчика предложение с требованием о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении соответствующих товаров и услуг либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении этих товаров и услуг.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 08.08.2019, что следует из почтовой квитанции) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления по настоящему делу.

Предприниматель не привел доводов, направленных на оспаривание соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом, который обращается в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества, основным видом его деятельности является производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. К дополнительным видам деятельности относятся: производство прочих текстильных изделий; торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий; торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество представило копии заключений N 08-2020, N 09-2020 и N 10-2020, подготовленных федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Федеральный научно-исследовательский центр Российской академии наук" по результатам социологического опроса и онлайн-эксперимента.

Общество также представило сведения о том, что оно является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 662252, который был зарегистрирован 09.07.2018 с приоритетом от 15.02.2017 в отношении товаров 24-го класса "байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов текстильные; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; "марабу" [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; подгузники тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники текстильные; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов", услуг 35-го "демонстрация товаров; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов" и 39-го классов "доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах" МКТУ.

Решением Роспатента от 12.03.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 662252 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении услуг 35-го "демонстрация товаров; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов" и 39-го классов "доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах" МКТУ.

Общество также сослалось на то, что в рамках дела N А17-9270/2018 был установлен факт того, что общество использует обозначение "Мерцана" для маркировки реализуемого им товара. Помимо этого, истец указывает на то, что в рамках дела N А17-1487/2019 предприниматель требовал запретить обществу использовать в произвольной части фирменного наименования обозначения "Мерцана", являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении деятельности ответчика: торговли оптовой текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, производства прочих текстильных изделий, производства готовых текстильных изделий, кроме одежды, торговли розничной текстильными изделиями в специализированных магазинах, в том числе при маркировке товаров (упаковке, при указании на себя как на производителя), рекламной продукции, на документации (связанной с введением товаров в гражданский оборот), сети интернет (объявлениях, рекламе, интернет-сайте и т.д.).

Кроме того, истец в судебном заседании 16.03.2020 представил дополнительные доказательства в обоснование своей позиции о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в том числе товарные накладные, бухгалтерские отчеты о выпуске продукции, интернет-каталоги.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в использовании обозначения, сходного до степени смешения с обозначением "МЕРЦАНА", которое охраняется спорным товарным знаком, в собственной деятельности.

Так, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 662252, правовая охрана которому изначально была предоставлена, в том числе в отношении товаров 24-го класса МКТУ.

Из представленных обществом доказательств также усматривается, что оно реализует продукцию (постельное белье и текстильные полотенца), маркированную обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком. При этом данная продукция является однородной иным товарам 24-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых заявлен иск.

Кроме того, как усматривается из судебных актов по делам N А17-9270/2018 и N А17-1487/2019, ответчику было известно о том, что истец фактически использует спорное обозначение для индивидуализации товара, относящегося к 24 классу МКТУ.

Предприниматель также не ссылался на то, что противопоставленные спорный товарный знак ответчика "МЕРЦАНА" и обозначение, в использовании которого устанавливается заинтересованность истца, не сходны по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что ответчик представленные истцом доказательства заинтересованности по их содержанию не оспаривал, об их фальсификации не заявлял, заинтересованность истца представителем ответчика признана.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судебная коллегия, в свою очередь, признает указанные выше обозначения ("МЕРЦАНА" и "") сходными за счет вхождения в их состав словесного элемента "Мерцана", являющегося единственным элементом спорного товарного знака и доминирующим элементом обозначения, в использовании которого устанавливается заинтересованность истца (за счет того, что этот элемент занимает существенную часть обозначения, выполнен более крупным шрифтом, является интонационным, семантическим и визуальным акцентом обозначения и, как следствие, концентрирует на себе внимание потребителя).

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Судебная коллегия принимает во внимание, что в судебном заседании 16.03.2020 представитель ответчика пояснил, что ответчиком не оспаривается однородность реализуемых истцом товаров - постельного белья и текстильных полотенец - спорным позициям 24-го класса МКТУ спорного товарного знака - белью для домашнего хозяйства, белью из текстильных материалов, занавесям, тюлям, белью из узорчатых тканей, нетканым материалам текстильным, одеялам пуховым, полотну текстильному, салфеткам, скатертям, текстильным материалам, тканям (указанным в регистрации), фланели, чехлам для подушек, шторам и этикеткам из текстильных материалов.

Услуги 40-го класса МКТУ "крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка тканей; обработка текстильных изделий; усадка тканей" также признаются судебной коллегией однородными деятельности по производству и реализации постельного белья и текстильных полотенец, поскольку с учетом их природы могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

С учетом изложенного, в том числе исходя из позиции ответчика и части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия полагает, что товары и услуги, в отношении которых установлена заинтересованность истца (реализация постельного белья и текстильных полотенец), однородны товарам и услугам, в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, поскольку эти товары и услуги относятся к одинаковым родовым группам, имеют сходное назначение, а следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства, а также пояснения сторон спора, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, перечисленных в исковом заявлении.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Как разъяснено в пункте 166 постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при осуществлении деятельности по реализации товаров 24-го класса и услуг 40-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (08.08.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 08.08.2016 по 07.08.2019 включительно.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование довода об использовании спорного товарного знака предприниматель представил копии следующих документов: ответа от 21.11.2019 общества с ограниченной ответственностью "РМГ Инвест"; ответа от 18.11.2019 N 801 общества с ограниченной ответственностью "ДИЛАН-ТЕКСТИЛЬ"; договора от 15.08.2018 на услуги пошива текстильных изделий, заключенного между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "Мерцана" (далее - общество "Мерцана"), и приложений к нему, а также заявок на услуги пошива; договора поставки от 01.10.2018, заключенного между обществом "Мерцана" и обществом с ограниченной ответственностью "Ригонда Плюс"; договора от 17.01.2018 на услуги пошива текстильных изделий, заключенного между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "Восток-Сервис" (далее - общество "Восток-Сервис"), и приложений к нему, а также заявок на услуги пошива; отчетов о переработанном сырье; каталогов продукции предпринимателя; договора подряда от 10.01.2019 N 11-ГП на изготовление печатной продукции, заключенного между обществом "Мерцана" и обществом с ограниченной ответственностью "ЭКО-ПРИНТ", и приложений к нему (в частности, заданий-заявок на изготовление вкладышей в продукцию); договора поставки от 05.04.2017 N 11, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "ТД "Сима-ленд"; договора поставки от 24.05.2018 N 63, заключенного между обществом "Восток-Сервис" и обществом с ограниченной ответственностью "Ригонда Плюс"; платежной и товаро-распорядительной документации к указанным выше договорам; вкладышей в товары "Простыня трикотажная", "Простыня на резинке", "Наматрасник".

Предприниматель также представил нотариальные протоколы осмотра сайтов "mercana-tex.ru", "mercanatex.ru", "mercanatex.com", "wildberries.ru", выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "Мерцана" и общества "Восток-Сервис".

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "Мерцана", его единственным учредителем и участником со 100% долей в уставном капитале является предприниматель. Директором (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица) названного общества также является предприниматель.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "Восток-Сервис", его единственным учредителем и участником со 100% долей в уставном капитале является предприниматель. Директором (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица) названного общества также является предприниматель.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что использование спорного товарного знака обществами "Мерцана" и "Восток-Сервис", вопреки доводам истца, по смыслу статей 1484 и 1486 ГК РФ является использованием этого знака под контролем правообладателя (предпринимателя), поскольку деятельность названных обществ контролируется исключительно предпринимателем.

Как следует из правовой позиции ответчика, раскрытой в его пояснениях (в частности, от 30.07.2020), спорный товарный знак используется для индивидуализации товаров 24-го класса МКТУ "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; наволочки; наматрасники; одеяла; простыни; чехлы для подушек".

В отношении иных товаров 24-го класса МКТУ спорный товарный знак ответчиком по его утверждению не используется.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Изучив представленные в подтверждение указанного выше довода доказательства, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Спорный товарный знак используется предпринимателем и лицами под его контролем (обществом "Мерцана" и обществом "Восток-Сервис") путем его размещения на этикетках продукции, а также па документации, связанной с введением этой продукции в гражданский оборот при осуществлении сделок на основании договоров, заключенных предпринимателем с названными обществами, и при дальнейшей реализации этого товара третьим лицам обществами "Восток-Сервис" и "Мерцана".

Как следует из представленных предпринимателем доказательств, спорный товарный знак фактически используется для маркировки следующих товаров 24-го класса МКТУ:

- наволочки (накладная от 31.10.2018 N 12, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Мерцана" на основании договора от 15.08.2018 на услуги пошива, в соответствии с позицией 14 страницы 4 которой реализуется товар "наволочка трикотаж ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00-00000212; счет-фактура от 10.12.2018 N 162, подтверждающая реализацию обществом "Мерцана" обществу "Ригонда Плюс" на основании договора от 01.10.2018 текстильной продукции ТМ Мерцана - "комплект махра эргоном", номенклатурный номер 00-00000212, позиция 8; накладная от 30.09.2018 N 9, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Восток-Сервис" на основании договора от 17.01.2018, в соответствии с позицией 12 страницы 2 которой реализуется товар "наволочка махра цвет - персик ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00-00000438; счет-фактура от 12.12.2018 N 3, подтверждающая реализацию обществом "Восток-Сервис" обществу "ТД "Сима-Ленд" текстильной продукции ТМ Мерцана - "наволочка махра", номенклатурный номер 00-00000438, позиция 6 счет-фактуры; накладная от 31.03.2018 N 3, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Восток-Сервис" на основании договора от 17.01.2018, согласно позиции 6 страницы 1 которой реализуется товар - "Наволочка бережный Caress, ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00-00000104, счет-фактура от 15.08.2018 N 269, подтверждающая реализацию обществом "Восток-Сервис" обществу "ТД "Сима-Ленд" текстильной продукции ТМ Мерцана - "Наволочка бережный Caress", номенклатурный номер 00-00000104, позиция 23;

- наматрасники и простыни (накладная от 29.12.2018 N 15, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Восток-Сервис" на основании договора от 17.01.2018 на услуги пошива, соответствии с позицией 9 страницы 2 которой реализуется товар "Наматрасник-простыня на резинке Практичный ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00-00000046; счет-фактура от 24.04.2019 N НФ-47, подтверждающая реализацию обществом "Восток-Сервис" обществу "ТД "Сима-Ленд" текстильной продукции ТМ Мерцана - "Наматрасники-простыня на резинке практичный double jersey", номенклатурный номер 00-00000046, позиция 17- 21; накладная от 31.03.2018 N 3, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Восток-Сервис" на основании договора от 17.01.2018, согласно позиции 1 страницы 5 которой реализуется товар "Наматрасник-простыня, бережная, ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00-00000042, счет-фактура от 09.07.2018 N 207, подтверждающая реализацию обществом "Восток-Сервис" обществу "Ригонда Плюс" текстильной продукции ТМ Мерцана - "Наматрасник-простыня, бережная", номенклатурный номер 00-00000042, позиция 77 счет-фактуры; накладная от 30.04.2019 N 13, подтверждающая реализацию товара от предпринимателя к обществу "Восток-Сервис" на основании договора от 17.01.2018, согласно позиции 7 страницы 4 которой реализуется товар - "Простыня на резинке трикотаж, ТМ Мерцана", номенклатурный номер 00- 00000209, счет-фактура от 19.07.2019 N НФ-44, подтверждающая реализацию обществом "Восток-Сервис" обществу "ТД "Сима-Ленд" текстильной продукции ТМ Мерцана - "Простыня на резинке трикотаж", номенклатурный номер 00-00000209, позиция 57).

- белье постельное (на основании указанных выше документов, подтверждающих реализацию продукции, относящейся к постельному белью).

Из материалов дела в совокупности не следует, что предприниматель и аффилированные с ним лица вводили указанные товары в оборот под иной маркировкой, нежели соответствующая спорному товарному знаку и документам о передаче товаров от ответчика, либо использование товарного знака носило мнимый характер, создавая лишь видимость такого использования.

Вместе с тем, вопреки доводам предпринимателя, судебная коллегия не усматривает доказательств использования спорного товарного знака в отношении иных товаров 24-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, в том числе для товаров "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; одеяла; чехлы для подушек", об использовании в отношении которых заявлено предпринимателем.

Так, ссылка предпринимателя в качестве доказательства использования товарного знака в отношении товара "одеяла" на товарную накладную и счет-фактуру, подтверждающие реализацию товара "КПБ Brooklyn Bed трикотаж, Цвет - Брусничный", который комплектуется одеялом, не может служить доказательством такого использования, поскольку из каталога продукции следует, что указанный товар (комплект постельного белья) предлагается к продаже без размещения на нем спорного товарного знака.

На наличие в материалах дела иных доказательств использования товарного знака в отношении товара "одеяла" предприниматель не ссылается.

Что касается товаров "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; чехлы для подушек", то в подтверждение использования товарного знака для маркировки указанных товаров предприниматель ссылается на документы, подтверждающие реализацию товаров "наволочки", "наматрасники", "простыни". Судебная коллегия полагает, что указанные выше товары (белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; чехлы для подушек) могут быть признаны однородными товарам "наволочки", "наматрасники", "простыни", однако в целях установления использования спорного товарного знака предпринимателем должно быть доказано фактическое использование этого знака для маркировки непосредственно товаров "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; чехлы для подушек". Подобных доказательств в материалах дела не содержится, в связи с чем суд не может признать доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров "наволочки", "наматрасники", "простыни" использованием этого знака в отношении однородных им товаров "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; чехлы для подушек".

Как следует из правовой позиции ответчика, раскрытой в его пояснениях (в частности, в пояснениях от 30.07.2020), спорный товарный знак также используется для индивидуализации услуги 40-го класса МКТУ "обработка тканей".

В отношении иных услуг 40-го класса МКТУ спорный товарный знак ответчиком, по его утверждению, не используется.

Судебная коллегия полагает, что из представленных предпринимателем доказательств (в частности, договоров пошива текстильной продукции и приложений к ним) следует, что предприниматель получает от сторонних организаций через общества "Мерцана" и "Восток-Сервис" ткань, из которой осуществляет пошив готовой текстильной продукции, вводимой в гражданский оборот. Указанная деятельность предпринимателя (пошив текстильной продукции) с очевидностью включает в себя деятельность по обработке тканей, в связи с чем суд соглашается с приведенным выше доводом предпринимателя.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что предпринимателем доказано фактическое использование спорного товарного знака для маркировки товаров 24-го класса МКТУ "белье постельное; наволочки; наматрасники; простыни" и услуг 40-го класса МКТУ "обработка тканей".

Доказательств того, что неиспользование спорного товарного знака в отношении иных позиций 24, 40-го классов МКТУ произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ исключало бы досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, предприниматель не представил.

Таким образом, поскольку ответчик не опроверг доводы общества о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказал факт использования этого товарного знака для индивидуализации товаров и услуг, за исключением указанных выше, в отношении которых общество просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, исковое заявление подлежит частичному удовлетворению в отношении части товаров 24-го класса и услуг 40-го класса МКТУ, для которых установлена заинтересованность истца и не установлено использование ответчиком.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика Мерцана" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 223041/1 в отношении товаров 24-го класса "белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье столовое из текстильных материалов; занавеси тюлевые; нетканые материалы текстильные; одеяла; одеяла пуховые; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые круглые, за исключением бумажных; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; текстильные материалы; ткани льняные; ткани ситцевые набивные; ткани текстильные; трикотажные ткани; хлопчатобумажные ткани; шелковые ткани; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; фланель; чехлы для подушек; шторы из текстильных материалов; этикетки из текстильных материалов", и услуг 40-го класса "крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка текстильных изделий; усадка тканей" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бердникова Евгения Германовича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика Мерцана" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев