Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2020 г. по делу N СИП-182/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на промышленный образец и обязал Роспатент повторно рассмотреть это возражение, поскольку его вывод о том, что сведения о внешнем виде изделия, изображение которого приведено в технических условиях, стали общедоступными до даты приоритета спорного промышленного образца, не может быть признан обоснованным; а подписание заключения по результатам рассмотрения возражения членом коллегии Роспатента, в котором она не участвовала, является нарушением действующего законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2020 г. по делу N СИП-182/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2020 г. N С01-1327/2020 по делу N СИП-182/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Борисовой Ю.В., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Роксор Консьюмер" (Малый пр-кт Васильевского острова, д. 30/32, 199178, ОГРН 1027800557531) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.01.2020 об удовлетворении возражения от 14.10.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер" (код Международной классификации промышленных образцов 09-03) и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить действие правовой охраны патента Российской Федерации N 114035 полностью, внести соответствующую запись в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Архимед" (ул. Центральная, д. 30, эт. 2, пом. 6, пос. Курилово, поселение Шаповское, Москва, 108827, ОГРН 1157746698493).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Роксор Консьюмер" - Поляков Д.Б. (по доверенности от 02.12.2019) и Петров А.И. (по доверенности от 26.02.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кочеткова В.Д. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-217/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Архимед" - Гетман В.А. (по доверенности от 30.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Роксор Консьюмер" (далее - общество "Роксор Консьюмер") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.01.2020 об удовлетворении возражения от 14.10.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер" (код международной классификации промышленных образцов 09-03) и об обязании Роспатента восстановить действие правовой охраны патента Российской Федерации N 114035 полностью, внести соответствующую запись в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Архимед" (далее - общество "Архимед").

В обоснование заявленного требования общество "Роксор Консьюмер" ссылается на то, что Роспатентом в ходе рассмотрения возражения были нарушены процессуальные права заявителя на предоставление письменного отзыва на дополнительные материалы возражения, в частности, отмечает, что в заседании коллегии палаты по патентным спорам 12.12.2019 были приобщены представленные подателем возражения дополнительные материалы, а в удовлетворении письменного ходатайства заявителя о переносе заседания в связи с необходимостью изучения поступивших дополнительных материалов и формирования правовой позиции отказано. При этом заявитель обращает внимание на то, что представленные подателем возражения дополнительные материалы легли в основу мотивировочной части оспариваемого решения Роспатента.

Не отрицая, что рекламная листовка "Хит сезона весна 2018. Ящики для хранения" (далее - рекламная листовка) и технические условия ТУ 2293-002-46855824-2016 (далее - технические условия), введенные в действие 01.01.2016, содержат признаки изделия, сходного со спорным промышленным образцом, общество "Роксор Консьюмер" считает, что указанные материалы не могут быть признаны общедоступными, поскольку являются "объектом на бумаге", а не доказательством доступности "объекта в натуре" в результате его использования.

При этом заявитель считает примененный Роспатентом подход к оценке доказательств, в соответствии с которым документы по отгрузке товаров (накладные) в дополнение к представленным рекламной листовке и техническим условиям образуют причинно-следственную связь, доказывающую общедоступность сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, как об объекте в натуре, является ошибочным и противоречащим пунктам 54 и 55 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695 (далее - Правила N 695), поскольку рекламная листовка и технические условия не содержат изображения образца товара, фактического закупленного по накладным (объекта в натуре), а являются самостоятельными источниками сведений; рекламная листовка, технические условия и отгрузочные документы не содержат штрих-кодов или иной информации, позволяющей объективно судить о наличии причинно-следственной связи между доказательствами отгрузки и объектом, изображенным в рекламной листовке и технических условиях.

По мнению общества "Роксор Консьюмер", рекламную листовку и технические условия следовало расценивать как визуально воспринимаемые источники информации, оценка общедоступности которых производиться по документальному подтверждению даты опубликования (распространения неограниченному кругу лиц, депонирования в открытых фондах).

Роспатент в отзыве на заявление возражал против его удовлетворения, считая оспариваемое решение законным и обоснованным, не нарушающим права и законные интересы общества "Роксор Консьюмер".

С точки зрения Роспатента договор с товарными накладными и счет-фактурами подтверждает факт того, что до даты приоритета (27.08.2018) промышленного образца по патенту Российской Федерации N 114035 общество "Архимед" реализовывало изделие - ящик для хранения, а именно осуществляла его продажу с дальнейшей передачей обществу с ограниченной ответственностью "Бэст Прайс" (далее - общество "Бэст Прайс", в связи с чем у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с ящиками для хранения, сведения о которых могли быть законным путем сообщены любому лицу до даты приоритета спорного промышленного образца.

При этом Роспатент отмечает, что в рекламной листовке есть указание на то, что ящик для хранения, в частности, с габаритными размерами 38*26*26,5 см изготавливается по ТУ 2293-002-46855824-2016, исходя из чего, Роспатент пришел к выводу о том, что технические условия корреспондируются с договором с товарными накладными и счетами-фактурами.

При этом расхождение в названиях изделий ("ящик для хранения" из договора с товарными накладными и счет-фактурами и "контейнер универсальный" из ТУ 2293-002-46855824-2016), по мнению Роспатента, не опровергает того, что это одни и те же изделия, имеющие идентичные внешние виды.

Роспатент обращает внимание на то, что внешний вид изделия ("ящик для хранения") из рекламной листовки идентичен внешнему виду изделия ("контейнер универсальный") из технических условий.

С учетом изложенного Роспатент считает обоснованным включение информации о внешнем виде изделий ("ящик для хранения", "контейнер универсальный"), содержащейся в рекламной листовке и технических условиях в общедоступные сведения для оценки соответствия условию патентоспособности "оригинальность".

Роспатент отмечает, что решение внешнего вида контейнера по патенту Российской Федерации N 114035 производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, что и решение внешнего вида ящика, известного из рекламной листовки и технических условий, что подтверждает содержащийся в оспариваемом решении вывод о несоответствии названного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

Роспатент полагает необоснованным довод заявителя о неправомерном отказе в переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам в связи с тем, что экземпляр возражения общества "Архимед" вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению был направлен заявителю в установленном порядке и от заявителя 29.11.2019 поступил отзыв на возражение, а в отношении дополнительно представленных технических условий было установлено, что известный из них "контейнер универсальный" идентичен "ящику для хранения", известному из рекламной листовки, представленной с возражением.

Исходя из этого, Роспатент считает, что, вопреки доводу заявителя, нарушений административной процедуры, которые не позволили бы Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение общества "Архимед", допущено не было.

Третье лицо представило отзыв на заявление, в котором просило отказать в его удовлетворении.

Возражая против довода заявителя о неправильном применении Роспатентом норм материального права при оценке общедоступности сведений об изделии, общество "Архимед" утверждает, что представленными им в материалы административного дела доказательствами подтверждается факт более раннего открытого использования изделия - контейнер/ящик для хранения и наличия в данном изделии признаков, идентичных спорному промышленному образцу.

По утверждению третьего лица, все источники информации содержат артикул товара, который позволяет объективно судить о наличии причинно-следственной связи между доказательствами отгрузки и объектом, изображенным в рекламной листовке и технических условиях.

Общество "Архимед" просит обратить внимание на различие позиций заявителя в отношении данного вопроса в настоящем деле и деле N А56-93748/2019, которое возбуждено по исковому заявлению общества "Роксор Консьюмер" о нарушении исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 114035.

Третье лицо полагает, что для установления состоявшегося открытого применения изделия не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем использования изделия узнало о нем, вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изделие в употреблении, не будучи обязанными к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства; открытым считается применение изделия, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране сведений в режимах коммерческой тайны или конфиденциальности.

Общество "Архимед" утверждает, что в спорном патенте содержатся фотографии контейнера, который произведен третьим лицом и на котором замковые элементы заменены на замковые элементы от ящиков, производимых заявителем, в связи с чем такое поведение заявителя является актом недобросовестной конкуренции, так как единственной целью приобретения и использования исключительного права на спорный промышленный образец является намерение причинить вред и устранить конкурента.

Как полагает третье лицо, Роспатентом не были нарушены предусмотренные пунктом 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) процессуальные права Заявителя на ознакомление и предоставление письменного отзыва с учетом дополнительных материалов, поскольку дополнительные материалы были представлены лицом, подавшим возражение, в ответ на отзыв заявителя на возражение и данные дополнительные материалы были получены им за день до заседания. При этом третье лицо отмечает, что дополнительно представленные технические условия дублируют информацию, содержащуюся в рекламной листовке.

В поступившем в суд 30.06.2020 дополнении к заявлению общество "Роксор Консьюмер" ссылается на нарушение Роспатентом пунктов 4.1 и 6.1 Правил N 56, выразившееся в том, что оспариваемое решение подписано членами коллегии палаты по патентным спорам, не участвовавшими в заседании 12.12.2019 при рассмотрении возражения общества "Архимед".

Так, заявитель обращает внимание на то, что согласно протоколу заседания коллегии от 12.12.2019 в состав коллегии входили: Банников М.В., Половюк В.В., Федоров А.А., подписавшие указанный протокол, тогда как заключение коллегии подписано членами коллегии в составе: Половюк В.В., Грачева Е.В., Банников М.В., эти же лица указаны в оспариваемом решении в качестве лиц, рассмотревших возражение.

В связи с этим общество "Роксор Консьюмер" считает, что оспариваемое решение подписано неуполномоченным лицом в нарушение пункта 6.1 Правил N 56, что является безусловным основанием для отмены этого решения.

Третье лицо в письменных пояснениях на уточнение оснований заявления полагает, что подписание заключения членом коллегии, не принимавшим участия в заседании 12.12.2019, не привело и не могло привести к принятию неправильного решения Роспатента, поскольку подписи членов коллегии являются лишь промежуточным этапом формирования решения Роспатента, так как решение становится юридически значимым и подлежит исполнению в результате его утверждения руководителем Роспатента.

При этом общество "Архимед" выражает предположение о том, что подписание заключения Грачевой Е.В. явилось технической ошибкой.

Заявитель в письменных пояснениях, поступивших в суд 06.08.2020, отмечает, что претензия от 14.05.2019 о нарушении исключительного права на спорный промышленный образец направлена им значительно позже даты приоритета этого промышленного образца, а также возражает против доводов, изложенных в отзывах Роспатента, третьего лица, письменных пояснениях.

В судебном заседании представители общества "Роксор Консьюмер" поддержали заявленные требования.

Представители Роспатента и общества "Архимед" возражали против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер" был выдан по заявке N 2018503707 с приоритетом от 27.08.2018 на имя общества "Роксор Консьюмер" с совокупностью признаков, нашедших отражение на следующих изображениях изделия:

"".

Общество "Архимед" обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 114035, мотивированным несоответствием этого промышленного образца условию патентоспособностью "оригинальность".

С возражением представлены следующие источники информации:

- рекламная листовка;

- сведения о сети магазинов "Fix Price" (https://ru.wikipedia.org/, https://fix-price.ru/);

- ответ на адвокатский запрос от 04.09.2019 N 03/07-2019 с товарной накладной от 25.06.2018;

- заключенный между обществом "Архимед" и обществом "Бэст Прайс" договор поставки от 25.12.2015 N 843 с товарными накладными от 15.06.2018 N 913, от 18.06.2018 N 923, от 18.06.2018 N 925, от 18.06.2018 N 926, от 19.06.2018 N 931, от 21.06.2018 N 939, от 22.06.2018 N 956 с соответствующими счетами-фактурами;

- сведения из Интернет-сайта https://www.florin-trade.ru;

- заключенный между обществом "Архимед" и обществом с ограниченной ответственностью "Флорин" (далее - общество "Флорин") договор от 20.04.2016 N 20-04/16 с товарными накладными от 13.08.2018 N 1228, от 13.08.2018 N 1225, от 14.08.2018 N 1237, от 14.08.2018 N 1238, от 15.08.2018 N 1247, от 15.08.2018 N 1249, от 17.08.2018 N 1257, от 20.08.2018 N 1294, от 16.08.2018 N 1255, от 21.08.2018 N 1310, от 23.08.2018 N 1315, от 23.08.2018 N 1316, от 24.08.2018 N 1326 с соответствующими счетами-фактурами;

- ответ на адвокатский запрос от 16.09.2019 N 01/07-2019;

- протоколы осмотра доказательств от 14.09.2019.

Общество "Архимед" непосредственно в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам 12.12.2019 представило дополнительные источники информации:

- декларация о соответствии "Изделия полимерные хозяйственные" от 09.06.2018;

- технические условия;

- претензия общества "Роксор Консьюмер" о нарушении прав в отношении объектов интеллектуальной собственности;

- распечатки из сети Интернет.

Решением Роспатента от 27.01.2020 возражение общества "Архимед" удовлетворено, патент Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер" признан недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что в результате сравнительного анализа внешнего вида контейнера по патенту Российской Федерации N 114035 с внешним видом изделия (ящик для хранения, контейнер универсальный), известного из рекламной листовки и технических условий, было установлено, что сравниваемые внешние виды изделий производят общее впечатление за счет: сходного композиционного их построения в целом; состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обоих зрительных доминант, характеризующих выполнение корпуса на основе открытой сверху усеченной четырехугольной пирамиды с меньшим основанием, обращенным вниз; выполнения вертикальных ребер скругленными; выполнение крышки в плане прямоугольной формы со скругленными углами и ступенчатыми выступами; выполнения боковых сторон корпуса с углублением Ш-образной формы; выполнение передней и задней частей корпуса с продольными ступенчатыми углублениями трапециевидного контура.

Роспатент в оспариваемом решении отметил, что отличия между внешним видом контейнера по патенту Российской Федерации N 114035 и внешним видом ящика, известного из рекламной листовки и технических условий, выражаются только колористической проработкой контейнера и его крышки, а именно выполнением их из более белого прозрачного материала. Вместе с тем административный орган установил, что выявленные признаки, хотя и зрительно различимы, но не достаточно выразительны по отношению к внешнему виду ящика, известного из рекламной листовки и технических условий, в связи с чем не приводят к изменению общего впечатления, производимого на информированного потребителя сравниваемыми изделиями.

Исходя из изложенного, а также учитывая, что содержащаяся в рекламной листовке и технических условиях информация может быть включена в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета спорного промышленного образца, Роспатент пришел к выводу о том, что решение внешнего вида контейнера по патенту Российской Федерации N 114035 производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, как и решение внешнего вида ящика, известного из рекламной листовки и технических условий.

При этом Роспатент исходил из того, что у любого лица существовала возможность непосредственно ознакомиться с ящиками для хранения, сведения о которых могли быть сообщены любому лицу до даты приоритета спорного промышленного образца.

Роспатент также отметил, что технические условия корреспондируются с заключенным между обществом "Архимед" и обществом "Бэст Прайс" договором поставки от 25.12.2015 N 843, товарными накладными от 15.06.2018 N 913, от 18.06.2018 N 923, от 18.06.2018 N 925, от 18.06.2018 N 926, от 19.06.2018 N 931, от 21.06.2018 N 939, от 22.06.2018 N 956, соответствующими счетами-фактурами.

Общество "Роксор Консьюмер", полагая, что решение Роспатента от 27.01.2020 не соответствует закону, иным нормативным правовым актам и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных пояснениях и объяснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав в судебном заседании мнение представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента от 27.01.2019 обществом "Роксор Консьюмер" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "Архимед".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на промышленный образец и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2018), по которой выдан спорный патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца включает ГК РФ и Правила N 695.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (пункт 3 статьи 1352 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 71 Правил N 695 к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления (пункт 72 Правил N 695).

В силу пункта 74 Правил N 695 промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Исследовав фотоизображения контейнера, размещенные в материалах патента Российской Федерации N 114035, и изображения внешнего вида ящика (контейнера), известного из рекламной листовки и технических условий, сопоставив их существенные признаки, Роспатент пришел к выводу о том, что решение внешнего вида контейнера по патенту Российской Федерации N 114035 производит на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, что и решение внешнего вида ящика, известного из рекламной листовки и технических условий.

Указанный вывод Роспатента заявителем не оспаривается.

Вывод Роспатента о том, что сведения об изделиях, изображенных в рекламной листовке и технических условиях, стали общедоступными в результате открытого использования данных изделий (их реализации иным лицам) базируется на оценке Роспатентом совокупности взаимосвязанных доказательств, в числе которых имеются и технические условия, которые, как отметил Роспатент в оспариваемом решении, корреспондируются с другими доказательствами.

При этом по утверждению общества "Архимед", указанные технические условия, содержащие схематические изображения изделия - контейнер универсальный, а также указание на его артикул (Р1206), были утверждены 01.01.2016. В материалы административного дела была предоставлена заверенная копия данных технических условий (т. 3, л.д. 54-72).

Контейнер (ящик для хранения) с этим же артикулом фигурирует в товарных накладных и счетах-фактурах, относящихся к 2018 году и свидетельствующих о передаче обществом "Архимед" данного товара обществам "Бэст Прайс" и "Флорин", а также в рекламной листовке.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что Роспатент рассматривал перечисленные доказательства как взаимосвязанные и факт введения изделия, имеющего внешний вид, совпадающий с изображениями, размещенными на рекламной листовке и технических условиях, в гражданский оборот можно считать доказанным только в случае доказанности того, что вводимые в гражданский оборот изделия с артикулом Р1206 являются именно теми изделиями, которые изображены в рекламной листовке и технических условиях.

Вместе с тем при рассмотрении дела Судом по интеллектуальным правам общество "Роксор Консьюмер" обратилось с заявлением о фальсификации доказательства - технических условий, утверждая, что эти технические условия были изготовлены не 01.01.2016, как то указано на самих технических условиях.

В судебном заседании 14.07.2020 представитель общества "Архимед" представил оригинал технических условий, однако признал, что данный оригинал изготовлен и утвержден не 01.01.2016, как указано в данном документе, а позднее. Также представитель общества "Архимед" сообщил, что оригинал спорных технических условий может находиться на жестком диске компьютера, принадлежащего обществу "Архимед".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2020 было удовлетворено ходатайство общества "Роксор Консьюмер" об истребовании у общества "Архимед" жесткого диска (иного носителя информации), на котором 01.01.2016 либо ранее этой даты были созданы технические условия ТУ 2293-002-46855824-2016, а также были произведены изменения названных технических условий.

В ответ на определение об истребовании доказательств общество "Архимед" сообщило о том, что все носители информации, на которых создавались технические условия, сгорели в результате пожара, который произошел 13.03.2017. В подтверждение данного обстоятельства третье лицо приложило постановление следователя СУ МУ МВД России "Щелковское" от 05.12.2017 о признании потерпевшим, письмо отдела надзорной деятельности по Щелковскому району Главного управления МЧС по Московской области от 27.09.2017 N 186-2-10-41-18 о факте пожара.

В силу части 1 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

Частью 8 той же статьи предусмотрено, что письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда (часть 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание, что представление оригинала технических условий признано судом обязательным, учитывая, что согласно постановлению о признании потерпевшим от 05.12.2017 поджог был совершен в складском здании общества "Архимед", отсутствие перечня уничтоженного имущества в результате пожара (актов списания имущества и пр.), отсутствие доказательств того, что офисная деятельность общества "Архимед", в том числе разработка технических условий осуществлялась в складском помещении, отсутствие пояснений о том, на каком компьютере (марка, инвентарный номер и идентифицирующие признаки) осуществлялась разработка технических условий, предоставление третьим лицом информации об утрате носителей информации только после их истребования, отсутствие утвержденного 01.01.2016 оригинала технических условий в письменном виде, коллегия судей приходит к выводу о недоказанности факта создания обществом "Архимед" технических условий ранее даты приоритета спорного промышленного образца.

В связи с признанием судом данного факта недоказанным представленная в материалы административного дела 12.12.2019 копия технических условий не может подтверждать факт создания 01.01.2016 внешнего вида изделия, схематические изображения которого размещены в технических условиях.

Исходя из этого, содержащийся в оспариваемом решении вывод Роспатента о том, что сведения о внешнем виде изделия, изображение которого приведено в технических условиях, стали общедоступными до даты приоритета спорного промышленного образца в силу того, что информация, содержащаяся в технических условиях корреспондирует информации, указанной в товаросопроводительных документах, не может быть признан обоснованным.

Ссылка Роспатента и третьего лица на то, что даже в случае исключения технических условий из числа доказательств по делу вышеназванные обстоятельства подтверждаются рекламной листовкой в совокупности с товаросопроводительными документами, не может быть признана обоснованной, так как названная рекламная листовка не имеет каких-либо выходных данных, свидетельствующих о дате ее изготовления, что не позволяет сделать достоверный вывод о ее выпуске до даты приоритета спорного промышленного образца, а, следовательно, и о том, что решение внешнего вида изделия, изображенного на этой рекламной листовке, стало общедоступным до даты приоритета спорного промышленного образца.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения допущены процедурные нарушения, не позволившие объективно, полно и всесторонне рассмотреть поданное обществом "Архимед" возражение.

В силу пункта 4.1 Правил N 56 дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем палаты по патентным спорам (далее - коллегия палаты по патентным спорам).

Рассмотрение возражения или заявления происходит при неизменном составе коллегии палаты по патентным спорам. В случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

Пунктом 6.1 Правил N 56 предусмотрено, что решение палаты по патентным спорам оформляется и подписывается всеми членами коллегии палаты по патентным спорам, а его экземпляр приобщается к делу заявки.

Как усматривается из материалов административного дела, уведомлением Роспатента от 29.10.2019 возражение общества "Архимед", поступившее 14.10.2019, принято к рассмотрению и назначено к рассмотрению на заседании коллегии палаты по патентным спорам 03.12.2019.

Согласно протоколу заседания коллегии от 03.12.2019, подписанному членами коллегии Половюк В.В., Банниковым М.В. и Грачевой Е.В., заседание перенесено на 12.12.2019.

В соответствии с протоколом заседания коллегии от 12.12.2019, подписанным членами коллегии Половюк В.В., Банниковым М.В. и Федоровым А.А., возражение удовлетворено, патент Российской Федерации N 114035 на промышленный образец признан недействительным полностью.

Вместе с тем заключение по результатам рассмотрения возражения, на основании которого принято оспариваемое решение Роспатента от 27.01.2020, подписано членами коллегии в составе: Половюк В.В., Грачева Е.В., Банников М.В.

Таким образом, заключение по результатам рассмотрения возражения подписано членом коллегии Грачевой Е.В., не участвовавшей в заседании коллегии от 12.12.2019. Следовательно, фактически участвовавший в заседании коллегии от 12.12.2019 Федоров А.А. не подписал заключение, на основе которого было принято оспариваемое решение.

Доводы Роспатента и третьего лица о том, что подписание заключения лицом, фактически не участвовавшим в заседании коллегии и не уполномоченным в связи с этим на подписание заключения, явилось следствием технической ошибки, не привело и не могло привести к принятию неправильного решения Роспатента, поскольку подписи членов коллегии являются лишь промежуточным этапом формирования решения Роспатента, так как решение становится юридически значимым и подлежит исполнению в результате его утверждения руководителем Роспатента, подлежат отклонению по следующим основаниям.

Как отмечалось выше, в соответствии с пунктом 4.1 Правил N 56 в случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

Следовательно, после замены члена коллегии Грачевой Е.В. на члена коллегии Федорова А.А. рассмотрение возражения должно было быть произведено заново, поэтому подписание Грачевой Е.В. заключения по результатам рассмотрения возражения, в котором она не участвовала, и неподписание этого заключения Федоровым А.А., который фактически принимал участие в рассмотрении возражения, нарушается положения Правил N 56 и ставит под сомнение объективность такого рассмотрения.

Данное нарушение носит существенный характер, поскольку могло повлиять на правильность принятого Роспатентом на основании указанного заключения решения от 27.01.2020, законность и обоснованность которого оспаривается обществом "Роксор Консьюмер" в настоящем деле.

Судом по интеллектуальным правам также признается обоснованным довод заявителя о том, что действия Роспатента по отказу в переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения в связи с представлением подателем возражения непосредственно в ходе заседании коллегии 12.12.2019 дополнительных материалов, часть из которых в дальнейшем легла в основу мотивировочной части оспариваемого решения, свидетельствуют о том, что Роспатентом не была обеспечена объективность и полнота исследования обстоятельств и доказательств при рассмотрении возражения, а также равные процессуальные права участников административного спора.

При этом судом учитывается, что на заседании коллегии от 12.12.2019 подателем возражения были дополнительно представлены технические условия, которые впоследствии признаны судом не соответствующими принципу достоверности. Исходя из этого, коллегия судей полагает, что правообладатель в значительной степени был лишен возможности представлять возражения против дополнительно представленных материалов.

Ссылка третьего лица на направление им указанных технических условий заявителю за день до начала заседания коллегии не опровергает вышеизложенных выводов, поскольку время для формирования правовой позиции относительно дополнительных материалов возражения является явно недостаточным.

Довод третьего лица о наличии в действиях заявителя признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, выразившихся, по мнению третьего лица в том, что в спорном патенте размещены фотографии контейнера, который произведен третьим лицом и на котором замковые элементы заменены на замковые элементы от ящиков, производимых заявителем, подлежит отклонению в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как отмечено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Данное разъяснение применимо и при приобретении и использовании исключительного права на промышленный образец.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на объект интеллектуальной собственности не должен являться следствием предположений.

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии со статьей 14.8 Закона о защите конкуренции не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1-14.7 этого Федерального закона.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на промышленный образец недобросовестной конкуренцией в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования иными лицами изделия, обладающего совпадающей совокупностью существенных признаков, до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию внешнего вида изделия в качестве промышленного образца; получение известности внешнего вида изделия среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность лицу, приобретающему исключительное право на промышленный образец, факта использования изделия, имеющего сходный внешний вид, иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве промышленного образца;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве промышленного образца конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у лица, приобретающего исключительное право на промышленный образец, намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такой промышленный образец (приобретение монополии на него) причинить вред другому лицу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования промышленного образца;

- причинение либо вероятность причинения другому лицу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного промышленного образца.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на промышленный образец не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

С целью исследования доводов о наличии в действиях заявителя признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции определением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2020 по ходатайству третьего лица у заявителя были истребованы доказательства наличия технического оборудования для производства контейнеров, изображенных в патенте Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер".

Во исполнение данного определения обществом "Роксор Консьюмер" были представлены: письменные пояснения; релевантные страницы договоров по изготовлению и поставке пресс-форм для литья под давлением от 02.05.2017 N 09/05/17 и от 29.11.2017 N 11/11/17; релевантные страницы договора по проектированию, изготовлению и поставке пресс-форм для литья под давлением от 19.07.2018 N 1907-1-18; копии 3D-моделей контейнера и крышки; копии 3D-моделей пресс-форм для контейнера и крышки; релевантные страницы договора на изготовление продукции от 29.06.2015 N 1-1600/15; релевантные страницы договора на изготовление продукции от 25.03.2015 N 3/15; трудовой договор от 28.04.2016 N 1/16-тд2 с автором промышленного образца Туровским А.Ю. и справка НДФЛ за 2017, 2018 годы.

Оценив представленные доказательства, учитывая доводы, изложенные представителем третьего лица в судебном заседании относительно представленных доказательств, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о недоказанности того, что в материалах заявки N 2018503707 заявителем были использованы фотографии изделий, производимых третьим лицом, с заменой замковых приспособлений. При этом суд исходит из того, что согласно доказательствам, имеющимся в материалах дела, заявитель является лицом, производящим и реализующим продукцию, - контейнеры для хранения, указанная предпринимательская деятельность носит самостоятельный и систематический характер, направлена на извлечение прибыли, заявитель осуществил действия, необходимые для изготовления спорных изделий, имел техническую возможность изготовить изделия, фотографии которых размещены в патенте Российской Федерации N 114035, в связи с чем довод третьего лица, о том, что действия заявителя по приобретению и использованию исключительного права на спорный промышленный образец направлены исключительно на причинение вреда другим лицам, получение необоснованных экономических преимуществ в конкурентной борьбе не может быть признан в достаточной степени обоснованным.

Ссылка третьего лица на злоупотребление заявителем процессуальными правами при подаче заявления о фальсификации доказательства, учитывая различие позиций заявителя в отношении соотношения указанных в технических условиях артикулов с изделиями третьего лица в настоящем деле и деле N А56-93748/2019, которое возбуждено по исковому заявлению заявителя о нарушении исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 114035, подлежит отклонению, поскольку претензия заявителя датирована 14.05.2019, то есть после даты приоритета спорного промышленного образца, в претензии отсутствует указание на спорные технические условия, в ней лишь констатируются факты наличия в продаже в сети розничных магазинов "Лента" контейнеров производства общества "Архимед" с определенными артикулами, а также сходства этих контейнеров по совокупности существенных признаков со спорным промышленным образцом.

Таким образом, в указанной претензии заявитель не признавал факт разработки спорных технических условий ранее даты приоритета промышленного образца по патенту Российской Федерации N 114035.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" изложена правовая позиция, согласно которой основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Исходя из этого, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Как разъяснено в пункте 136 Постановления N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "Архимед" не обеспечены условия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения спора, допущены существенные процедурные нарушения, которые могли повлечь за собой принятие неправильного решения.

В пункте 138 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры, при принятии оспариваемого решения Роспатент основывался, в том числе на доказательстве, достоверность которого не подтверждена, коллегия судей считает необходимым в целях восстановления нарушенного права заявителя обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом принятого по настоящему делу решения суда.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее решение суда не предопределяет выводы Роспатента, которые будут сделаны при новом рассмотрении возражения, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения возражения и заявленных на стадии рассмотрения возражения доводов.

Таким образом, заявленные требования общества подлежат частичному удовлетворению (за исключением способа устранения допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя).

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "Роксор Консьюмер" удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.01.2020 об удовлетворении возражения от 14.10.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер" как не соответствующее статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 14.10.2019 возражение общества с ограниченной ответственностью "Архимед" против выдачи патента Российской Федерации N 114035 на промышленный образец "Контейнер".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Роксор Консьюмер" (Малый пр-кт Васильевского острова, д. 30/32, 199178, ОГРН 1027800557531) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Ю.В. Борисова

Д.И. Мындря