Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2020 г. по делу N СИП-546/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, в связи с соответствием группы изобретений по спорному патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2020 г. по делу N СИП-546/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950, ОГРН 1025203731937) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2278666 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо "Sucampo AG" (Graben 5, CH-6300 Zug, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кочеткова В.Д. и Старцева Д.Б., с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (по доверенности от 07.04.2020);

от иностранного лица "Sucampo AG" - Эхлас Т.В., Купцова М.В., Бадаева Т.Н. (по доверенности от 02.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (далее - заявитель, общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 23.05.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2278666 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо "Sucampo AG" (далее - третье лицо).

В обоснование своих требований заявитель указывает на несоответствие группы изобретений, охарактеризованной в уточненной формуле, представленной патентообладателем в корреспонденции от 17.08.2018, условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Роспатент и третье лицо представили отзывы на заявление, в которых возражают против его удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность оспариваемого решения.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей заявителя.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2278666 на изобретение "Композиция слабительного средства" (МПК A61K 31/5575 (2006.01), A61P 1/10 (2006.01)) был выдан Роспатентом с приоритетом от 04.09.2001 на имя третьего лица со следующей формулой:

"1. Композиция слабительного средства, которая включает в себя эффективное, в качестве слабительного, количество бициклического соединения, представленного формулой (I)

где и представляют собой атомы углерода;

и представляют собой

;

и представляют собой атом водорода или один из этих заместителей является группой OH;

и представляют собой атом водорода, низший алкил или атом галогена, причем, по меньшей мере, один из них является атомом галогена;

Z представляет собой атом кислорода;

представляют собой атом водорода или алкил;

Y представляет собой насыщенную или ненасыщенную углеводородную цепь;

А представляет собой , , -СООН, или их функциональное производное;

представляет собой насыщенный или ненасыщенный низший углеводородный остаток, имеющий неразветвленную или разветвленную цепь;

связь между положениями С-13 и С-14 является двойной или простой связью;

С-15 имеет пространственную конфигурацию R, S или их смесь.

2. Композиция по п. 1, которая дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером формулы (I), в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 1:1.

3. Композиция по п. 1, которая дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером формулы (I), в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 20:1.

4. Композиция по п. 1, в которой А является группой -СООН, является кето-группой, является атомом водорода и и представляют собой атомы фтора.

5. Композиция по п. 1, в которой А является группой -СООН, Y представляет собой , является О, и представляют собой атомы водорода, и представляют собой атомы фтора и представляет собой .

6. Композиция по п. 1, в которой бициклическое соединение представляет собой .

7. Композиция по любому одному из пп. 1-6, которая дополнительно включает в себя триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

8. Композиция по п. 7, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

9. Композиция по п. 8, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

10. Композиция по п. 9, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

11. Композиция по п. 7, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

12. Композиция по п. 11, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

13. Композиция по любому одному из пп. 1-12 для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей, страдающих запором.

14. Композиция по любому одному из пп. 1-12, которая применяется для очистки кишечника.

15. Способ, обеспечивающий слабительное действие для нуждающихся в этом пациентов, который включает в себя введение пациенту композиции, содержащей эффективное, в качестве слабительного, количество бициклического соединения формулы (I)

где и представляют собой атомы углерода;

и представляют собой

;

и представляют собой атом водорода или один из этих заместителей является группой ОН;

и представляют собой атом водорода, низший алкил или атом галогена, причем, по меньшей мере, один из них является атомом галогена;

Z представляет собой атом кислорода;

представляют собой атом водорода или алкил;

Y представляет собой насыщенную или ненасыщенную углеводородную цепь;

А представляет собой , , -СООН, или их функциональное производное;

представляет собой насыщенный или ненасыщенный низший углеводородный остаток, имеющий неразветвленную или разветвленную цепь; низшую циклоалкилокси-группу; арильную группу; арилоксигруппу; гетероциклическую группу; гетероциклическую оксигруппу;

связь между положениями С-13 и С-14 является двойной или простой связью;

С-15 имеет пространственную конфигурацию R, S или их смесь.

16. Способ по п. 15, в котором композиция дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером формулы (I), в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 1:1.

17. Способ по п. 16, в котором соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равно 20:1.

18. Способ по п. 15, в котором А является группой -СООН, является кето-группой, является атомом водорода и и представляют собой атомы фтора.

19. Способ по п. 15, в котором А является группой -СООН, Y представляет собой , является О, и представляют собой атомы водорода, и представляют собой атомы фтора и представляет собой .

20. Способ по п. 15, в которой бициклическое соединение представляет собой .

21. Способ по любому из пп. 15-20, в котором композиция дополнительно включает в себя триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

22. Способ по п. 21, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

23. Способ по п. 22, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

24. Способ по п. 23, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

25. Способ по п. 21, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

26. Способ по п. 25, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

27. Способ по любому из пп. 15-26, для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей.

28. Способ по любому из пп. 15-26, который применяется для очистки кишечника.

29. Применение бициклического соединения формулы (I)

где и представляют собой атомы углерода;

и представляют собой

;

и представляют собой атом водорода или один из этих заместителей является группой ОН;

и представляют собой атом водорода, низший алкил или атом галогена, причем, по меньшей мере, один из них является атомом галогена;

Z представляет собой атом кислорода;

представляют собой атом водорода или алкил;

Y представляет собой насыщенную или ненасыщенную углеводородную цепь;

А представляет собой , , -COOH, или их функциональное производное; и

представляет собой насыщенный или ненасыщенный низший углеводородный остаток, имеющий неразветвленную или разветвленную цепь;

связь между положениями С-13 и С-14 является двойной или простой связью, и

С-15 имеет пространственную конфигурацию R, S или их смесь,

для изготовления композиции слабительного средства.

30. Применение по п. 29, в котором композиция дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером формулы (I), в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере равное 1:1.

31. Применение по п. 30, в котором соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере равно 20:1.

32. Применение по п. 29, в котором А является группой -COOH, является кето-группой, является атомом водорода и и представляют собой атомы фтора.

33. Применение по п. 29, в котором А является группой -COOH, Y представляет собой группу , является группой =O, и представляют собой атомы водорода, и представляют собой атомы фтора и представляет собой .

34. Применение по п. 29, в котором бициклическое соединение представляет собой

35. Применение по любому одному из пп. 29-34, в котором композиция дополнительно включает в себя триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

36. Применение по п. 35, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

37. Применение по п. 36, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

38. Применение по п. 37, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

39. Применение по п. 35, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

40. Применение по п. 39, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

41. Применение по любому из пп. 29-40 для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей.

42. Применение по любому из пп. 29-40 для очистки кишечника."

В Роспатент 23.05.2018 поступило возражение заявителя против выдачи данного патента, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

- патент US 5317032, опубликованный 31.05.1994 [1];

- патент ЕР 0430551, опубликованный 05.06.1991 [2];

- патент US 5166174, опубликованный 24.11.1992 [3];

- патент ЕР 0455448, опубликованный 06.11.1991 [4];

- патент US5650172, опубликованный 22.07.1992 [5];

- справочное пособие Р. О'Брайен "Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение", Спб., "Профессия", 2007, 10 л. [6].

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент установил следующее.

В каждом независимом пункте 1, 15 и 29 формулы патента указано назначение изобретений.

Общие схемы синтеза соединений формулы (I), на которых основываются изобретения по независимым пунктам 1, 15 и 29 формулы, изложены на с. 13-17 описания к спорному патенту. Получение композиции и ее виды раскрыты на с. 18-21 описания к патенту.

Однако реализация назначения, а именно "обеспечение слабительного действия" показана только для конкретных соединений, в которых в общей формуле (I) радикал Z представляет собой гетероатом кислород, кето-группа присутствует в положении С-9, число атомов фтора в положении С-16 от 1 до 2, в которых связь между положениями С5-С6 является простой (пример 1, соединения А и В) и аналогичных соединений, в которых имеется двойная связь между атомами С5-С6 (пример 2, соединения С и D). Кроме того, влияние соединений по спорному патенту на перистальтику кишечника показано только для композиции, в которой соединения растворены и стабилизированы в триглицериде жирной кислоты со средней цепочкой.

С учетом этого Роспатент пришел к выводу о том, что в описании к спорному патенту недостаточно сведений о возможности реализации назначения для всего объема соединений формулы (I), входящих в композицию.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода о том, что изобретения по независимым пунктам 1, 15 и 29 формулы патента, которые основаны на бициклических соединениях формулы (I), не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость".

Патентообладателем в корреспонденции от 17.08.2018 вместе с отзывом на возражение была представлена уточненная формула изобретения, содержащая следующую совокупность признаков:

1. Композиция слабительного средства, которая включает в себя эффективное, в качестве слабительного, количество бициклического соединения, представленного формулой

которая дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером указанного бициклического соединения в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 1:1, а также триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

2. Композиция по п. 1, которая дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером формулы (I), в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 20:1.

3. Композиция по п. 1, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес.ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

4. Композиция по п. З, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес.ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения формулы (I).

5. Композиция по п. 4, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес.ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

6. Композиция по п. 1, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

7. Композиция по п. 6, в которой триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

8. Композиция по любому одному из пп. 1-7 для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей, страдающих запором.

9. Композиция по любому одному из пп. 1-7, которая применяется для очистки кишечника.

10. Способ, обеспечивающий слабительное действие для нуждающихся в этом пациентов, который включает в себя введение пациенту композиции, содержащей эффективное, в качестве слабительного, количество бициклического соединения формулы

в котором композиция дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером указанного бициклического соединения, в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равное 1:1, а также триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

11. Способ по п. 10, в котором соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере, равно 20:1.

12. Способ по п. 10, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес.ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

13. Способ по п. 12, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

14. Способ по п. 13, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

15. Способ по п. 10, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

16. Способ по п. 15, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

17. Способ по любому из пп. 10-16, для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей.

18. Способ по любому из пп. 10-16, который применяется для очистки кишечника.

19. Применение бициклического соединения

для изготовления композиции слабительного средства, которое дополнительно включает в себя соединение, являющееся моноциклическим таутомером указанного бициклического соединения, в количестве, обеспечивающем соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере равное 1:1, а также триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой.

20. Применение по п. 19, в котором соотношение бициклической структуры к моноциклической, по меньшей мере равно 20:1.

21. Применение по п. 19, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 1 до 1000000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

22. Применение по п. 21, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 5 до 500000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

23. Применение по п. 22, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой присутствует в количестве от 10 до 200000 вес. ч. в расчете на одну весовую часть бициклического соединения.

24. Применение по п. 19, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид жирной кислоты, содержащей 6-14 атомов углерода.

25. Применение по п. 24, в котором триглицерид жирной кислоты со средней цепочкой представляет собой триглицерид каприловой кислоты и/или каприновой кислоты.

26. Применение по любому из пп. 19-25 для облегчения и профилактики запора у пациентов-людей.

27. Применение по любому из пп. 19-25 для очистки кишечника."

Роспатент установил, что представленная патентообладателем уточненная формула ограничена в отношении соединений формулы (I), входящих в объекты по независимым пунктам 1, 15 и 29 формулы, соединением, соответствующим примеру 1 описания спорного патента (соединение А - любипростон).

Соединение А представляет собой 13,14-дигидро-15-кето-простагландин типа PGE1, в котором связь между положениями С5-С6 является простой и в структуре имеются два атома фтора. Соединение А испытано на биологическую активность в примере 1. Испытания композиции соединения А, растворенного в триглицериде жирной кислоты со средней цепочкой, на перистальтику кишечника, представлены на с. 22-23 описания патента РФ N 2278666.

Поскольку реализация назначения для соединения А в описании к спорному патенту показана, как установил Роспатент, в достаточной степени, уточненная патентообладателем формула изобретения признана соответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

Таким образом, внесенные патентообладателем изменения в формулу изобретения по спорному патенту устранили причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии группы изобретений по этому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Относительно соответствия группы изобретений условию патентоспособности "новизна" Роспатент установил, что ни один из патентных документов [1]-[5] не описывает композицию, содержащую простагландин бициклической структуры, такой как любипростон, входящий в состав композиции по спорному патенту.

В связи с этим изобретения, представляющие собой композицию по независимому пункту 1, способ, обеспечивающий слабительное действие, по независимому пункту 15 и применение по независимому пункту 29, основанные на соединении любипростон, признаны административным органом соответствующими условию патентоспособности "новизна".

В отношении вопроса о соответствии группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент установил следующее.

Техническое решение по патенту US 5317032 [1] является наиболее близким аналогом группы изобретений по спорному патенту. Патент [1] описывает моноциклические простагландины, которые полезны в качестве слабительных средств. При этом в патенте [1] есть предпосылка общего принципа получения бициклических простагландинов путем каталитического восстановления двойной связи С5-С6 (столбец 7 строка 14 описания к патенту US 5317032 [1]). Однако соединение 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-РвЕ2 не является соединением, для которого в патенте [1] декларируется таутомерное равновесие, т.е. наличие как моноциклической так и бициклической структур.

В патенте ЕР 0430551 [2] приведен полный синтез соединения 16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-РСЕ1 (связь между положениями С5-С6 является простой), которое не было идентифицировано на принадлежность к какой-либо таутомерной форме (пример 39' описания к патенту [2]). Конкретные соединения в бициклической таутомерной форме в патенте [2] не получали и в композиции не использовали. Композиции, соответствующие уточненной формуле патентообладателя, в патенте [2] не раскрыты. Кроме того, патент [2] направлен на решение иной технической задачи, а именно на лечение дисфункции легких.

В связи с этим изобретения, представляющие собой композицию по независимому пункту 1, способ, обеспечивающий слабительное действие, по независимому пункту 15 и применение по независимому пункту 29, основанные на соединении любипростон, признаны административным органом соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Ввиду того, что патентообладатель уточнил формулу изобретения, не только ограничив бициклические соединения формулы до конкретного полученного и испытанного соединения любипростон, но и внес признаки зависимых пунктов, уточняющие соотношение таутомерных форм в соединении и вид стабилизирующего растворителя, уточненная формула в соответствии была направлена на дополнительный информационный поиск.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска 10.12.2018 были представлены отчет и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений, охарактеризованная в уточненной патентообладателем формуле, представленной в им отзыве от 17.08.2018, удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

В связи с этим Роспатентом было принято решение от 08.04.2019 об удовлетворении поступившего 23.05.2018 возражения заявителя, признании спорного патента недействительным частично и выдаче нового патента с уточненной патентообладателем формулой изобретения.

Не согласившись с решением Роспатента от 08.04.2019, общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Ошибочность вывода Роспатента о соответствии группы изобретений, охарактеризованной в представленной патентообладателем уточненной формуле, условию патентоспособности "новизна" заявитель усматривает в том, что Роспатент не провел анализ известности всей заявленной композиции по независимому пункту 1 по отношению к техническому решению, известному из патента [1]. Кроме того, заявитель полагает, что соединение любипростон раскрыто в патенте [1]. В связи с этим заявитель считает, что вывод Роспатента о соответствии группы изобретений уточненной формулы условию патентоспособности "новизна" не соответствует положениям подпунктов 1 и 3 пункта 19.5.2 Правил.

Заявитель полагает, что из патента [1] известно, что 15-кето-простагландины типа Е, к которым относится любипростон, можно использовать в композициях в сочетании с растительными маслами (триглицеридами жирных кислот) в качестве слабительного средства.

Ошибочность вывода Роспатента о соответствии группы изобретений уточненной формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень" заявитель усматривает в том, что Роспатент в нарушение подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил не определил отличительные признаки изобретений уточненной формулы, и не провел анализ известности влияния отличительных признаков на указанный технический результат.

Как указывает заявитель, в патенте [2] на стр. 7 раскрыто, что соединения данной группы существуют в виде моноциклической и бициклической таутомерной формы.

Заявитель отмечает, что в описании к спорному патенту не показано влияние существенных признаков, характеризующих соотношение бициклической и моноциклической структуры, равное 1:1, на достигаемый технический результат.

Как полагает заявитель, возможность осуществления изобретения с реализацией указанного назначения для всего представленного объема охраны не подтверждена, и в первичных материалах заявки N 2003109622 не представлены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в уточненной формуле.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих, в том числе в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (04.09.2001) применимыми правовыми актами для оценки патентоспособности изобретения являются Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил;

- выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

Согласно пункту 22.3 Правил при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, является дата их поступления в эти органы.

Согласно пункту 4.9 Правил  56 при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правиламисоставления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил N 56 в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Административный орган, полно и всесторонне исследовав и оценив всю совокупность имеющихся в материалах поданного возражения документов, пришел в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованному выводу о соответствии группы изобретений по спорному патенту всем названным условиям патентоспособности.

Оспариваемое решение административного органа отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, основано на правильном применении норм материального права, соблюдении порядка рассмотрения возражения, содержит надлежащее обоснование сделанных выводов.

Доводам заявителя и третьего лица Роспатентом дана должная оценка. Выводы, изложенные в обжалуемом решении, основаны на имеющихся в деле доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам.

Довод заявителя о том, что Роспатент не провел анализ известности всей заявленной композиции по независимому пункту 1 по отношению к техническому решению, известному из патента [1] является необоснованным.

Как установлено Роспатентом, ни один из патентных документов [1]-[5] не описывает композицию, содержащую простагландин бициклической структуры, такой как любипростон, входящий в состав композиции.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, из патентных документов [1]-[5] не известно средство (композиция слабительного средства), которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной патентообладателем уточненной формуле изобретения (подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил).

Довод заявителя о том, что соединение любипростон раскрыто в патенте [1], также несостоятелен в связи со следующим.

Заявитель ссылается на то, что в патенте [1] описаны композиции слабительного средства на основе 15-кето-простагландинов типа Е, в том числе общая структурная формула 15-кето-простагландинов типа Е, которые в бициклической таутомерной форме охватывают любипростон по независимым пунктам 1, 10 и 19, а также приведена общая методика получения простагландинов типа PGE1.

Однако, как заявитель сам отмечает в возражении, а также в заявлении на стр. 10, в патенте [1] не приведен синтез и тестирование конкретных 13Л4-дигидро-15-кето-простагландинов типа PGEK, в которых связь между положениями С5-С6 является простой, что соответствует соединению примера 1(A) - любипростона, входящего в объем уточненной формулы, а также не приведены конкретные экспериментальные примеры с композициями любипростона.

Следовательно, заявителем не оспаривается то, что в патенте [1] не описаны композиции слабительного средства на основе конкретного 13,14-дигидро-15-кето-простагландина типа PGE1 любипростона, входящего в объем уточненной формулы изобретения.

В связи с этим довод заявителя о том, что в патенте [1] приведена общая методика получения простагландинов типа PGE1 путем каталитического восстановления двойной связи С5-С6, и указано на бициклические формы 15-кето-простагландинов типа Е, также не опровергает вывод Роспатента о том, что в патенте [1] не приведен синтез и исследование конкретного 13,14-дигидро-15-кето-простагландина типа PGE1, соединения примера 1(A) - любипростона.

Довод заявителя о том, что из патента [1] известно, что 15-кето-простагландины типа Е, к которым относится любипростон, можно использовать в композициях в сочетании с растительными маслами (триглицеридами жирных кислот) в качестве слабительного средства, не опровергает вышеуказанный вывод ввиду следующего.

В патенте [1] описывается пероральное введение соединения 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-РСЕ2 в смеси с кокосовым маслом, содержащим глицериды, однако указанное соединение не является любипростоном, и даже не является соединением, для которого в патенте [1] декларируется таутомерное равновесие.

Учитывая изложенное, вывод Роспатента о том, что изобретения, представляющие собой композицию по независимому пункту 1, способ, обеспечивающий слабительное действие, по независимому пункту 15 и применение по независимому пункту 29, основанные на соединении любипростон, соответствуют условию патентоспособности "новизна", является обоснованным и соответствует положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов 1 и 3 пункта 19.5.2 Правил.

Суд считает необоснованным довод заявителя о том, что Роспатент в нарушение подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил не определил отличительные признаки изобретений уточненной формулы, и не провел анализ известности влияния отличительных признаков на указанный технический результат.

Патент [1] описывает моноциклические простагландины, которые полезны в качестве слабительных средств. При этом в патенте [1] есть предпосылка общего принципа получения бициклических простагландинов путем каталитического восстановления двойной связи С5-С6 (столбец 7 строка 14 описания к патенту US 5317032 [1]). Однако соединение 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-РСЕ2 не является соединением, для которого в патенте [1] декларируется таутомерное равновесие, т.е. наличие как моноциклической, так и бициклической структур. В патенте [1] описывается пероральное введение соединения 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-РОЕ2 в смеси с кокосовым маслом, содержащим глицериды, однако указанное соединение не является любипростоном, и даже не является соединением, для которого в патенте [1] декларируется таутомерное равновесие.

Данное обстоятельство подтверждается самим заявителем, который в заявлении на стр. 10 указывает на то, что, действительно, в патенте [1] не приведены конкретные экспериментальные примеры с композициями слабительного средства на основе любипростона.

Таким образом, использование в композиции слабительного средства уточненной формулы любипростона, для которого декларируется таутомерное равновесие, является ее отличительными признаками от технического решения по патенту [1].

При этом довод заявителя о том, что полученные и протестированные с помощью теста на энтеропулинг в патенте [1] соединения 2 и 8, которые соответствуют примерам С и D спорного патента, имели соотношение моноциклической/бициклической структуры 4:96 для соединения 8 и 1:1 для соединения 2, является несостоятельным и не опровергает вывод Роспатента о том, что известные из патента [1] соединения не являются любипростоном с соотношением бициклической структуры к моноциклической структуре, равным 1:1.

В патенте [2] приведен полный синтез соединения 16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-РСЕ1 (связь между положениями С5-С6 является простой), которое не было идентифицировано на принадлежность к какой-либо таутомерной форме (пример 39' описания к патенту [2]). В описании к патенту [2] все соединения представлены структурной формулой или номенклатурой кето-типа (моноциклическая форма), однако декларативно отмечено, что не исключаются соединения полуацетального типа (бициклическая форма). Конкретные соединения в бициклической таутомерной форме в патенте [2] не получали и в композиции не использовали. Следовательно, композиции, соответствующие уточненной формуле патентообладателя, в патенте [2] не раскрыты. Кроме того, патент [2] направлен на решение иной технической задачи, а именно на лечение дисфункции легких, а не обеспечение слабительного действия.

Довод заявителя о том, что в патенте [2] на стр.7 раскрыто, что соединения данной группы существуют в виде моноциклической и бициклической таутомерной формы, также не обоснован, поскольку приведенный в примере 39' описания к патенту ЕР 0430551 [2] синтез соединения 16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-KeTO-PGEl представлен без идентификации на принадлежность к какой-либо таутомерной форме. При этом в описании к патенту [2] все соединения представлены структурной формулой или номенклатурой кето-типа (моноциклическая форма). Однако декларативно отмечено на наличие обоих таутомерных форм 15-KCTO-PG, что не подтверждено конкретными примерами получения.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, из патента [2] не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками композиции, соответствующей независимому пункту 1 уточненной формулы, а также не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Довод заявителя о том, что в описании к спорному патенту не показано влияние существенных признаков, характеризующих соотношение бициклической и моноциклической структуры, равное 1:1, на достигаемый технический результат, является несостоятельным ввиду следующего.

В описании к спорному патенту в примерах 1 и 2 представлены экспериментальные данные биологической активности композиции в зависимости от соотношения моноциклической/бициклической структуры 15-кето простагландинов. Эти данные демонстрируют эффективность указанных соединений в качестве слабительного средства, в том числе при соотношении бициклической и моноциклической структуры, равном 1:1 (таблицы 1 и 2).

Учитывая изложенное, вывод Роспатента о том, что изобретения, представляющие собой композицию по независимому пункту 1, способ, обеспечивающий слабительное действие, по независимому пункту 15 и применение по независимому пункту 29, основанные на соединении любипростон, соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень", является обоснованным и соответствует положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил.

Довод заявителя о несоответствии группы изобретений уточненной формулы условию патентоспособности "промышленная применимость" также не может быть признан судом обоснованным ввиду следующего.

Как полагает заявитель, возможность осуществления изобретения с реализацией указанного назначения для всего представленного объема охраны не подтверждена, и в первичных материалах заявки N 2003109622 не представлены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в уточненной формуле.

Однако представленная в Роспатент третьим лицом в отзыве от 17.08.2018 уточненная формула ограничена в отношении соединений формулы (I), входящих в объекты по независимым пунктам 1, 15 и 29 формулы, соединением, соответствующим примеру 1 описания к спорному патенту (соединение А - любипростон).

Соединение А представляет собой 13,14-дигидро-15-кето-простагландин типа PGE1, в котором связь между положениями С5-С6 является простой и в структуре имеются два атома фтора. Соединение А испытано на биологическую активность в примере 1. Испытания композиции соединения А, растворенного в триглицериде жирной кислоты со средней цепочкой, на перистальтику кишечника, представлены на с. 22-23 описания к спорному патенту.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, поскольку реализация назначения для композиции на основе соединения А (любипростона) в описании к спорному патенту показана в достаточной степени, уточненная патентообладателем формула изобретения соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Кроме того, доводы заявителя об очевидности для специалиста группы изобретений уточненной формулы по отношению к техническим решениям по патентам [1] и [2] и несоответствии ее изобретательскому уровню противоречат его доводам о том, что материалы заявки N 2003109622 на выдачу спорного патента не содержат средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в представленной патентообладателем уточненной формуле.

Учитывая изложенное, доводы заявителя о том, что в материалах заявки N 2003109622 отсутствуют данные о соотношении бициклической и моноциклической формы в триглицериде жирной кислоты, а также о том, каким образом специалист может реализовать соотношение, равное 1:1, в триглицериде жирной кислоты, также не обоснованы и опровергаются сведениями из уровня техники и описания к спорному патенту.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень" сделан в полном соответствии с положениями статьи 4 Патентного закона и Правилами.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская