Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. по делу N СИП-308/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в части тех товаров, в отношении которых он не используется

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. по делу N СИП-308/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 2 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" (дер. Полтево, д. 70А, г. Балашиха, Московская область, ОГРН 1025000515430) к обществу с ограниченной ответственностью "БСП532" (проспект Энергетиков, д. 3, лит. А, оф. 217, г. Санкт-Петербург, 195248, ОГРН 1147746901103) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" - Ефимова Е.Е. (по доверенности от 23.03.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "БСП532" - Полоусова С.А. (по доверенности от 24.09.2020 N 3/ОКГ).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "ФЕРМЕНТ" (далее - общество "ФЕРМЕНТ", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БСП532" (далее - общество "БСП532", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование искового заявления общество "ФЕРМЕНТ" указало, что до обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением обществом "ФЕРМЕНТ" была подана заявка N 2020709803 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с товарным знаком общества "БСП532", которая была принята к рассмотрению 12.03.2020.

Кроме того, как следует из искового заявления, основным видом деятельности общества "ФЕРМЕНТ" является торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, при этом истец производит и предлагает к продаже лакомства для животных из оленины под названием "МАСТЕР ШЕФ", для индивидуализации которых использует сходное со спорным товарным знаком обозначение.

Общество "ФЕРМЕНТ" также обращает внимание на то, что в 2017 и 2018 годах им были получены декларации о соответствии выпускаемой продукции ветеринарно-санитарным нормам и требованиям к качеству кормов для животных. Кроме того, после выпуска каждой партии продукции главным технологом, директором производства и заместителем директора общества "ФЕРМЕНТ" составляется акт оприходования готовой продукции и списания сырья и вспомогательных материалов, что подтверждает факт производства истцом лакомств для животных "МАСТЕР ШЕФ".

В подтверждение своей заинтересованности в использовании обозначения, сходного со спорным товарным знаком, общество "ФЕРМЕНТ" ссылается на товарные накладные, подтверждающие факт закупки истцом сырья и материалов для производства предлагаемой им к продаже продукции.

Наряду с этим истец указывает, что в целях рекламы и информирования потенциальных потребителей об ассортименте товаров "Лакомства для животных "МАСТЕР-ШЕФ" им были созданы сообщество в социальной сети "Instagram" (количество подписчиков - 640 человек), а также сообщество в социальной сети "ВКонтакте" "Лакомства для животных МАСТЕР-ШЕФ" (количество участников - 1241 человек).

В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом "БСП532" представлен отзыв на исковое заявление, в котором оно выражает несогласие с заявленными требованиями, полагая их необоснованными, противоречащими фактическим обстоятельствам дела и не подлежащими удовлетворению.

В отзыве на исковое заявление общество "БСП532" указывает на ошибочность вывода истца о неиспользовании спорного товарного знака ответчиком, приводит доказательства, подтверждающие факт использования им указанного обозначения, а также обращает внимание на то, что соответствующие сведения отсутствуют в открытых источниках, поскольку общество "БСП532" осуществляет продажу товаров 31-го класса МКТУ исключительно юридическим лицам.

Кроме того, ответчик обращает внимание на то, что действия, направленные на досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, были предприняты истцом после того, как общество "БСП532" обратилось в суд с требованием о пресечении обществом "ФЕРМЕНТ" действий по использованию обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 594828, и о взыскании с него компенсации. Таким образом, по мнению ответчика, действия общества "ФЕРМЕНТ" по подаче настоящего искового заявления обусловлены желанием получить необоснованные конкурентные преимущества, в связи с чем являются недобросовестными.

С учетом данных обстоятельств общество "БСП532" просит отказать в удовлетворении исковых требований общества "ФЕРМЕНТ".

Роспатент также направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак по заявке N 2015733630 с приоритетом от 19.10.2015 зарегистрирован 15.11.2016 за N 594828 в отношении товаров 31-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя общества "БСП532".

Роспатент указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

После принятия искового заявления общества "ФЕРМЕНТ" к производству суда общество "БСП532" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством о принятии обеспечительных мер в рамках дела N СИП-308/2020 в виде обязания Роспатента приостановить рассмотрение заявки общества "ФЕРМЕНТ" N 2020709803 от 27.02.2020 на регистрацию товарного знака в отношении части товаров 31-го и 5-го классов МКТУ до вынесения Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-308/2020. Данное ходатайство было обосновано необходимостью устранения вероятности предоставления правовой охраны обозначению, в отношении которого истцом подана заявка о государственной регистрации в качестве товарного знака, и, соответственно, недопущения ситуации сосуществования двух сходных охраняемых обозначений, принадлежащих конкурирующим субъектам предпринимательской деятельности.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 ходатайство общества "БСП532" о принятии обеспечительных мер было удовлетворено, Роспатенту было запрещено совершать действия по вынесению решений по заявке N 2020709803 общества "ФЕРМЕНТ" на регистрацию товарного знака до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по настоящему делу.

В порядке, предусмотренном статьей 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество "ФЕРМЕНТ" представило возражение на позицию, изложенную в отзыве общества "БСП532" на исковое заявление, в котором оно обратило внимание на то, что осуществляемые ответчиком виды деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, связаны исключительно с оказанием услуг, но не с производством товаров.

Кроме того, истец отметил, что исходя из представленных обществом "БСП532" доказательств невозможно установить факт изготовления брошюр по заказу ответчика, а также дать оценку их внешнему виду.

Общество "ФЕРМЕНТ" также указало на неотносимость и недопустимость доказательств, представленных обществом "БСП532" в подтверждение факта участия в выставках, поскольку они не подтверждают ни факт присутствия на них товаров ответчика, ни факт их маркировки спорным товарным знаком.

Кроме того, истец обратил внимание на то, что договор от 06.02.2018 N 153 на участие в выставке "ПаркЗоо 2018" не подписан обществом "БСП532"; реквизиты ответчика, указанные в Договоре от 28.11.2018 N 37 на участие в выставке "ПаркЗоо 2019", не соответствуют сведениям, включенным в Единый государственный реестр юридических лиц на соответствующий период; диплом за участие в выставке "Город собак" выдан компании "Корми Правильно", которая не является правообладателем товарного знака.

Наряду с этим истец полагает, что представленные ответчиком договоры поставки и товарные накладные не могут быть приняты судом, поскольку из них не следует факт использования обществом "БСП532" спорного товарного знака для целей индивидуализации продукции 31-го класса МКТУ.

Кроме того, истец выражает критическое отношение к представленным ответчиком доказательствам в виде фотографий упаковок товара, поскольку общество "БСП532" указано на них в качестве импортера, а также возражает против состоятельности доказательств в виде фотографий товаров, расположенных на полках, поскольку они не содержат указания на дату их создания и не позволяют достоверно определить обстоятельства, при которых эти фотографии были сделаны.

Общество "ФЕРМЕНТ" также обратило внимание суда на то, что поиск в сети "Интернет" по запросу "Корми правильно" позволяет сделать вывод о том, что товары, на факт производства и реализации которых указывает ответчик, не распространяются им посредством сети "Интернет", в том числе в социальной сети "Instagram", что, в отсутствие достоверных и допустимых доказательств о введении в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком, на других площадках, подтверждает доводы истца о неиспользовании обществом "БСП532" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в спорный период.

В отзыве на указанное возражение общество "БСП532" выразило несогласие с изложенными доводами общества "ФЕРМЕНТ", пояснило причины выявленных истцом противоречий и указало на то, что представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи подтверждают факт использования спорного товарного знака ответчиком.

В судебном заседании представитель общества "ФЕРМЕНТ" поддержал правовую позицию, изложенную в исковом заявлении, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса МКТУ "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных".

Представитель общества "БСП532" в ходе судебного заседания возражал против доводов истца, выступил с правовой позицией по делу, просил в удовлетворении заявленного требования отказать.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для разрешения спора по существу в отсутствие представителя этого лица.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "БСП532" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 594828, зарегистрированного в отношении товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" и широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ.

Между тем, по мнению общества "ФЕРМЕНТ", общество "БСП532" в течение трех лет не использовало спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, в связи с чем им усматриваются основания для досрочного прекращения правовой охраны данного товарного знака.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора обществом "ФЕРМЕНТ" по адресам общества "БСП532", указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в выписке из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на спорный товарный знак, было направлено предложение о заключении договора уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса МКТУ "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных", а также приложенный к нему проект договора уступки исключительного права.

Принимая во внимание, что в результате направления указанного предложения заинтересованное лицо и правообладатель не достигли соглашения, по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, общество "ФЕРМЕНТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 594828 с приложенным к нему проектом договора, адресованным ответчику, а также описями вложения в ценные письма с проставленными на них почтовыми штампами. Факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении товаров 31-го класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате направления претензии, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что в настоящий момент им осуществляется деятельность по производству и реализации лакомств для животных из оленины под названием "МАСТЕР ШЕФ", для индивидуализации которых он использует сходное со спорным товарным знаком обозначение "".

Кроме того, истцом подана заявка N 2020709803 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с товарным знаком общества "БСП532", которая была принята к рассмотрению 12.03.2020.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы и материалы: устав закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ"; упаковки корма для животных "МАСТЕР ШЕФ" с изображением обозначения ""; товарные накладные на поставку легких, печени, калтыка, трахеи и мясной обрези оленя от 14.02.2019 N 17, от 27.02.2018 N 51, от 27.02.2018 N 50, от 22.02.2018 N 49; заявка N 2020709803 на регистрацию товарного знака "", принятая к рассмотрению 12.03.2020; скриншот сообщества в социальной сети "ВКонтакте" с размещенными в нем фотографиями производимой истцом продукции; скриншот сообщества в социальной сети "Instagram" "master_sheff"; скриншот предложения к продаже производимой истцом продукции на сайте www.ozon.ru; скриншот предложения к продаже производимой истцом продукции на сайте www.wildberries.ru; акты оприходования готовой продукции и списания сырья и вспомогательных материалов от 03.01.2020 и от 09.01.2020; декларации соответствия производимой истцом продукции ветеринарно-санитарным нормам и требованиям к качеству кормов для непродуктивных животных и ветеринарно-санитарным требованиям к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового от 27.03.2018, от 07.2017.

Кроме того, в дополнение к имеющимся доказательствам, обществом "ФЕРМЕНТ" представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой в качестве основного вида деятельности общества "ФЕРМЕНТ" указана "торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки".

Оценивая сходство обозначения, которое используется истцом при производстве указанной продукции, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 594828, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом согласно разъяснениям, изложенным в пункте 5.2.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

В силу пункта 5.2.2 Методических рекомендаций N 197 поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Как указано в пункте 5.2.3 Методических рекомендаций N 197, на сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство.

Из материалов дела следует, что спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 594828 представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент - черно-белое изображение ладони, сложенной в форме головы собаки, и образованного ее тенью силуэта, а также расположенный в две строчки и выполненный стандартным жирным шрифтом черного цвета словесный элемент "Корми Правильно".

Обозначение "", на заинтересованность в использовании которого указывает истец, представляет собой цветное изображение ладони, сложенной в форме головы собаки, и образованного ее тенью силуэта, расположенного на фоне круга оранжевого цвета.

Судебная коллегия учитывает, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием сходного графического элемента - изображения ладони, сложенной в форме головы собаки, и образованного ее тенью силуэта. При этом суд первой инстанции принимает во внимание, что различия в цветовом исполнении сходных графических элементов не приводят к их качественно иному восприятию. Вместе с тем словесный элемент "Корми Правильно" способствует возникновению смысловой ассоциации с характеристиками товаров - лакомств для животных, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Таким образом, внешнее сходство изобразительных элементов, входящих в состав спорного товарного знака и обозначения по заявке N 2020709803, а также сходство их смыслового значения позволяют утверждать, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом. С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства обозначения по заявке N 2020709803 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828.

Разрешая вопрос об однородности товаров, в отношении которых общество "ФЕРМЕНТ" просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, товарам, для индивидуализации которых истец намерен использовать обозначение по заявке N 2020709803, суд первой инстанции исходит из следующего.

Как указано в пункте 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом в разъяснениях, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в пункте 3.1.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Вместе с тем из пункта 3.6. Методических рекомендаций N 198 следует, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Из материалов дела усматривается, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 594828 зарегистрирован в отношении товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" и широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ.

При этом правовая охрана в отношении обозначения по заявке N 2020709803 испрашивается обществом "ФЕРМЕНТ" в отношении 5-го класса "пищевые добавки для человека и животных" и 31-го класса "корма для животных" МКТУ.

Судебная коллегия полагает, что производимые и реализуемые истцом лакомства для животных и товары 31-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относятся к одной родовой группе товаров, принимая во внимание однородность материалов органического происхождения, необходимых для их изготовления, а также единство круга их потребителей, в который входят владельцы домашних животных.

Таким образом, товары 5-го класса "пищевые добавки для животных" и 31-го класса МКТУ "корма для животных" признаются судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам однородными товарам 31-го класса МКТУ "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных".

С учетом изложенного, принимая во внимание высокую степень сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 и обозначения по заявке N 2020709803, а также однородность товаров, для индивидуализации которых они предназначены, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Все вместе установленные судом обстоятельства - фактическая деятельность истца по производству и реализации продукции с использованием обозначения "", а также сходство сравниваемых обозначений до степени смешения - позволяют сделать вывод о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" МКТУ.

В то же время, по мнению ответчика, действия общества "ФЕРМЕНТ" по подаче настоящего искового заявления обусловлены стремлением истца избежать гражданско-правовой ответственности в рамках другого арбитражного дела по иску общества "БСП532" к обществу "ФЕРМЕНТ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 594828, в связи с чем являются недобросовестными.

Между тем суд первой инстанции отмечает, что, как следует из взаимосвязанных положений абзаца седьмого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 174 постановления от 23.04.2019 N 10, правовая охрана товарного знака прекращается лишь на будущее время. Это означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до даты вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Таким образом, действия общества "ФЕРМЕНТ" по обращению в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 и связанная с ними вероятность удовлетворения заявленного требования не исключают возможности защиты обществом "БСП532" принадлежащего ему исключительного права на спорный товарный знак и, таким образом, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности поведения общества "ФЕРМЕНТ".

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о несостоятельности приведенного довода ответчика, в связи с чем отклоняет его как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела и не опровергающий заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах суд признает, что обществом "ФЕРМЕНТ" доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса МКТУ "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (23.01.2020), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 23.01.2017 по 22.01.2020.

Обществом "БСП532" в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в указанный период времени в материалы дела представлены следующие доказательства: договор от 22.08.2018 N 01/220818 на 2 л.; счета от 12.02.2019 N 03/120219, от 10.12.2019 N R29607, от 07.08.2019 N 01/070819; платежные поручения от 14.02.2019 N 87, от 19.12.2019 N 445, от 12.08.2019 N 131; товарные накладные от 14.02.2019 N 02/120219, от 10.12.2019 N R29607, от 07.08.2019 N 03/070819; акт сверки взаимных расчетов на 1 л.; договор от 08.06.2016 N 01/080616 на 2 л.; счета от 25.02.2019 N 01/250219, от 25.11.2019 N R29437, от 12.11.2018 N 01/121118; платежные поручения от 04.03.2019 N 565, от 29.11.2019 N 2376, от 26.11.2018 N 2731; акты сверки взаимных расчетов на 1 л.; договор от 21.05.2015 N П06-15 на 2 л.; счета от 22.05.2018 N 05П/220518, от 28.01.2019 N 01П/280119, от 22.11.2018 N 01П/221118, от 16.12.2019 N R29651; платежные поручения от 05.06.2018 N 3411, от 11.02.2019 N 757, от 17.12.2018 N 7531, от 30.12.2019 N 7520; товарные накладные от 22.05.2018 N 05П/220518, от 28.01.2019 N 01П/280119, от 22.11.2018 N 01П/221118, от 16.12.2019 N R29651; акты сверки взаимных расчетов; договор от 23.08.2018 N 01/230818 на 2 л.; платежные поручения от 22.08.2018 N 257706, от 23.05.2019 N 28, от 05.06.2019 N 29, от 06.06.2019 N 30, от 10.06.2019 N 31, от 17.06.2019 N 32, от 27.06.2019 N 33; товарные накладные от 23.08.2018 N 01/230818, от 25.04.2019 N 04/250419, от 03.09.2018 N 05/030918; акт сверки взаимных расчетов; договор от 12.10.2017 N 01/121017 на 2 л., счета от 12.04.2019 N 05П/120419, от 19.11.2018 N 02П/201118, от 25.09.2018 N 07П/250918; платежные поручения от 29.10.2018 N 723, от 12.04.2019 N 300, от 28.12.2018 N 862, от 17.12.2018 N 841, от 21.12.2018 N 854; товарные накладные от 12.04.2019 N 05П/120419, от 20.11.2018 N 02П/201118, от 25.09.2018 N 08П/250918; акты сверки взаимных расчетов; договор от 29.07.2019 N 01/290719 на 2 л.; счета от 18.12.2019 N R29684, от 23.09.2019 N 01/230919, от 30.07.2019 N 01/300719; платежные поручения от 14.01.2020 N 1747, от 15.10.2019 N 1232, от 05.08.2019 N 831, товарные накладные от 18.12.2019 N R29684, от 23.09.2019 N 02/230919, от 01.08.2019 N 02/010819; акт сверки взаимных расчетов; письма об исправлении описок в указании назначения платежа в платежных поручениях от 16.10.2019 N 1232, от 05.08.2019 N 831, от 10.01.2020 N 1720, от 14.01.2020 N 1747; договор от 28.11.2018 N 37 на участие в выставке "ПаркЗоо 2019"; договор от 06.02.2018 N 153 на участие в выставке "ПаркЗоо 2018"; счет на оплату от 06.02.2018 N 153; платежное поручение от 06.02.2018 N 25; акты от 21.09.2018 N 233, от 21.09.2018 N 395, от 20.09.2019 N 170; диплом компании "КормиПравильно" за активное участие в выставке "Город собак"; диплом участника выставки "Корми правильно" за высокое качество продукции; фотографии с выставки; счет-фактура от 13.08.2019 N 3398 на изготовление брошюр; счет на оплату от 06.08.2019 N 3477; счет от 12.09.2018 N 001561; товарная накладная от 18.09.2018 N 001441; фотографии упаковок товаров на 12 л.; скриншот аккаунта "kormipravilno" в социальной сети "Instagram".

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные правообладателем спорного товарного знака доказательства, приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса МКТУ, а именно "лакомства для собак; лакомства для домашних животных".

Так, из представленных в материалы дела доказательств следует, что между обществом "БСП532" и третьими лицами в период с 23.01.2017 по 22.01.2020 заключены договоры на поставку товаров от 22.08.2018 N 01/220818, от 23.08.2018 N 01/230818, от 29.07.2019 N 01/290719, от 12.10.2017 N 01/121017. В левом верхнем углу указанных договоров расположен спорный товарный знак "".

При этом, как следует из содержания счетов и товарораспорядительной документации к перечисленным договорам, к числу поставляемых товаров относится в частности корм для собак "КормиПравильно". В левом верхнем углу соответствующих счетов также расположен спорный товарный знак "".

Факт исполнения указанных договоров подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и актами сверки взаимных расчетов.

Вместе с тем судебная коллегия критически оценивает доказательства, представленные ответчиком в подтверждение факта использования спорного товарного знака для индивидуализации товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" МКТУ путем их демонстрации на выставках.

Так, исходя из содержания договора от 28.11.2018 N 37 на участие в выставке "ПаркЗоо 2019" и договора от 06.02.2018 N 153 на участие в выставке "ПаркЗоо 2018", а также из счета на оплату, платежного поручения и актов, представленных в подтверждение факта исполнения указанных договоров, невозможно установить факт демонстрации товаров, маркированных спорным товарным знаком.

В то же время представленные ответчиком фотографии с изображениями упаковок корма для собак и с кадрами выставки соответствующей продукции не могут быть признаны доказательством, подтверждающим факт использования спорного товарного знака в отношении товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" МКТУ, ввиду невозможности установления точной даты их создания.

В ходе производства по настоящему делу общество "БСП532" обратилось в суд с ходатайством об осмотре указанных в судебном заседании с использованием технических средств с целью установления достоверной даты создания соответствующих изображений.

Указанные доказательства были исследованы коллегией судей в судебном заседании, проведенном 30.09.2020. По результатам осмотра файлов изображений, представленных на приобщенной к материалам дела флэш-карте, суд первой инстанции пришел к выводу о недопустимости их учета в качестве относимых доказательств, подтверждающих факт использования ответчиком спорного товарного знака в период с 23.01.2017 по 22.01.2020, поскольку, исходя из их содержания и с учетом современного уровня развития технических устройств, не представляется возможным достоверно установить, что данные фотографии были созданы именно в спорный период, что не отрицал представитель ответчика в судебном заседании.

Судебная коллегия также полагает, что в качестве доказательств, подтверждающих факт использования соответствующей части товаров 31-го класса МКТУ не могут быть признаны, в том числе и дипломы, выданные компании "КормиПравильно" и участнику выставки "Корми правильно", поскольку исходя из их содержания невозможно установить ни факт использования ответчиком спорного обозначения на товарах для животных, ни относимость данных доказательств к обществу "БСП532" как к юридическому лицу.

Кроме того, судом отклоняется доказательство в виде скриншота аккаунта в социальной сети "Instagram", поскольку данный материал не подтверждает факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 для индивидуализации части товаров 31-го класса МКТУ, а также не содержит указания на дату его создания.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в спорный период обществом с ограниченной ответственностью "Цифровая фабрика "Быстрый цвет" по заказу общества "БСП532" были изготовлены брошюры, копии которых представлены в материалы дела. Часть из них содержит изображение спорного товарного знака с указанием на конкретную разновидность продукции - "Запеченный корм для взрослых собак с нормальной активностью", "Запеченный корм для взрослых собак с низкой активностью", "Органическое лакомство для собак". Факт исполнения соответствующего обязательства сторонами подтверждается счет-фактурой от 13.08.2019 N 3398, счетом на оплату от 06.08.2019 N 3477, счетом от 12.09.2018 N 001561, товарной накладной от 18.09.2018 N 001441. Между тем не представляется возможным установить, вводились ли данные брошюры в гражданский оборот.

Таким образом, оценив представленные обществом "БСП532" в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что, сведениями, содержащимися в договорах на поставку продукции, в товарораспорядительной документации и в документах на оплату к указанным договорам подтверждается факт использования спорного товарного знака в период с 23.01.2017 по 22.01.2020 в отношении части товаров 31-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а именно "лакомства для собак; лакомства для домашних животных".

При этом судебная коллегия отмечает, что довод общества "ФЕРМЕНТ" о том, что, согласно сведениям из сети "Интернет", спорный товарный знак не использовался ответчиком в отношении указанных товаров в соответствующий период, не может быть принят во внимание как опровергающий вышеприведенный вывод суда, поскольку, исходя из правил формальной логики, отрицательные факты не могут быть доказаны. Обстоятельство использования спорного товарного знака подтверждены обществом "БСП532" посредством совокупности доказательств, исследованных судом и получивших надлежащую оценку.

Представленные ответчиком в материалы дела доказательства не опровергнуты истцом. Довод представителя истца о том, что на договорах используется спорный товарный знак для услуг ответчика по 35-му классу МКТУ, не принимается судебной коллегией, поскольку согласно договорам, представленным ответчиком, им поставляется третьим лицам именно корм для собак. Доказательств того, что данный корм производится другими лицами в материалы дела не представлено.

Фотографии упаковок товара, на которые ссылается истец в подтверждение своего довода, не приняты судом в качестве доказательства, подтверждающего факт использования спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что общество "ФЕРМЕНТ" признано судом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц; лакомства для собак; лакомства для домашних животных" МКТУ, а обществом "БСП532" доказан факт использования этого товарного знака в отношении товаров "лакомства для собак; лакомства для домашних животных" в спорный период, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований и для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении части товаров 31-го класса МКТУ "лакомства для кошек; лакомства для птиц".

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении части товаров 31-го класса "лакомства для кошек; лакомства для птиц" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БСП532" (проспект Энергетиков, д. 3, лит. А, оф. 217, г. Санкт-Петербург, 195248, ОГРН 1147746901103) в пользу закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" (дер. Полтево, д. 70А, г. Балашиха, Московская область, ОГРН 1025000515430) 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Отменить обеспечительные меры, установленные определением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу N СИП-308/2020 о запрете Федеральной службе по интеллектуальной собственности совершать действия по вынесению решений по заявке закрытого акционерного общества "ФЕРМЕНТ" на регистрацию товарного знака N 2020709803 до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-308/2020 по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 594828 в отношении товаров 31-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.С. Четвертакова