Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. по делу N СИП-629/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательств фактического использования им спорного товарного знака, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. по делу N СИП-629/2020
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 9 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегалавой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Трейд Солюшенс" (ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 10, пом. VI, ком. 4Б, Москва, 115419, ОГРН 1197746726132) к обществу с ограниченной ответственностью "Техника специального назначения" (ул. Генерала Кузнецова, д. 12, эт. 0, пом. IV, ком. 1, Москва, 109156, ОГРН 1107746383392) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 474059, N 474083, N 474084 в отношении части товаров 14-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Трейд Солюшенс" Ужегов Н.Н. (по доверенности от 31.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Трейд Солюшенс" (далее - общество "Трейд Солюшенс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Технологии специального назначения" (далее - общество "ТСН") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 474059, N 474083, N 474084 в отношении части товаров 14-го класса "ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просил рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

Общество "ТСН", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, отзыв на исковое заявление не представило.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества "Трейд Солюшенс" в судебном заседании поддержал заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование заявленных требований общество "Трейд Солюшенс" указывает, что осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака "TESSE", в то время как ответчик является правообладателем серии товарных знаков: "TESS" по свидетельству N 474083 (приоритет от 07.02.2011), "ТЕСС" по свидетельству N 474059 (приоритет от 07.02.2011), "ТЭСС" по свидетельству N 474084 (приоритет от 17.02.2011), зарегистрированных для товаров 12, 14, 22, 25-го классов МКТУ.

При рассмотрении спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, общество "ТСН" является правообладателем серии товарных знаков: "TESS" по свидетельству N 474083, "ТЕСС" по свидетельству N 474059 и "ТЭСС" по свидетельству N 474084.

Все названные товарные знаки зарегистрированы в отношении в том числе товаров 14-го класса МКТУ "благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров, и полагая, что ответчик не использует знак в отношении этих товаров в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица, почтовых чеков и описей (т. 1, л.д. 26-29) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, требование о наличии которой предусмотрено статьей 1486 ГК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил следующие доказательства:

1. Договор поставки N 4-03/2020 от 10.03.2020;

2. Товарные накладные N ТС01-000011 от 09.06.2020, N ТС01-000001 от 10.03.2020;

3. Агентский договор N 2020/03/02 от 02.03.2020 с подтверждением его заключения с обществом с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ";

4. Документы об отгрузке товара;

5. Распечатки сведений сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Wildbemee;

6. Скриншот сведений сайта интернет-магазина "WILDBERRIES";

7. Договор присоединения (поставки) с заявлением о присоединении к договору N МН-012097;

8. Товарные накладные N 6 от 09.07.2020, N 5 от 26.06.2020;

9. Скриншот сведений сайта https://\\T\T\.retail.ru/rbc/tradiimnet\vorks/mamsy/);

10. Скриншот сведений сайта интернет-магазина "MAMSY";

11. Договор поставки N 0705/2020 от 07.05.2020;

12. Справка-заключение о проверке охраноспособности обозначения "TESSE" исх. N 00090 от 06.03.2020.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ предметом деятельности общества "Трейд Солюшенс" является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19), среди дополнительных видов деятельность значатся:

- производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (код ОКВЭД 32.12);

- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами (код ОКВЭД 46.18.2);

- торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2);

- торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 46.76.4).

- торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77).

Представленные истцом доказательства, в частности договоры N 4-03/2020 от 10.03.2020, N 2020/03/02 от 02.03.2020, N МН-012097, N 0705/2020 от 07.05.2020, товарные накладные и скриншоты сведений сайтов в сети Интернет в совокупности подтверждают намерение истца использовать обозначение "TESSE" в отношении драгоценных металлов и ювелирных изделий.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В настоящем случае имеет место высокая степень фонетического сходства обозначения истца "TESSE" и спорных товарных знаков "TESS" по свидетельству N 474083, "ТЕСС" по свидетельству N 474059 и "ТЭСС" по свидетельству N 474084.

Судебная коллегия рассмотрела вопрос об однородности товаров 14-го класса МКТУ "ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы", для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, и ювелирных изделий (изделий, аналогичных ювелирным), в отношении которых истец совершил подготовительные действия для использования обозначения.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 и указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Указанные в исковом заявлении товары 14-го класса МКТУ "ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни", а также товары "часы и прочие хронометрические приборы" (как изделия с покрытием из благородных металлов) и ювелирные изделия (изделия, аналогичные ювелирным), в отношении которых истец имеет реальное намерение использовать обозначение, относятся к одной родовой группе "украшения". Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Следовательно, имеет место высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 474059, N 474083 и N 474084 в отношении спорных товаров 14-го класса МТКУ.

Также истец указывает на неиспользование ответчиком спорных товарных знаков непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения заинтересованного лица 30.04.2020.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (30.04.2020), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарных знаков - с 30.04.2017 по 29.04.2020 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления Пленума N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Между тем общество с ограниченной ответственностью "ТСН" не представило в материалы дела доказательств фактического использования спорных товарных знаков в отношении вышепоименованных товаров 14-го класса МКТУ, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 474059, N 474083, N 474084 в отношении части товаров "ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы" 14-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Трейд Солюшенс" удовлетворить.

Досрочно прекратить вследствие неиспользования правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 474059, N 474083 и N 474084 в отношении части товаров 14-го класса "ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техника специального назначения" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Трейд Солюшенс" 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская