Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2020 г. по делу N СИП-97/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку отказ Роспатента от рассмотрения по существу довода заявителя о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и коммерческого наименования не соответствует требованиям законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2020 г. по делу N СИП-97/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. N С01-1822/2020 по делу N СИП-97/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Тулисова Сергея Геннадьевича (г. Казань, ОГРНИП 309169007500221) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.12.2019.

С участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Негоциант" (ул. Чернышевского, дом 24/23, кв. 60, г. Казань, 42011, ОГРН 1171690044790), Чугунов Алексей Владимирович (г. Казань) и Валеева Гузель Габбасовна (г. Казань), Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (ул. Московская, д. 55, г. Казань, 420021, ОГРН 1021602866405).

В судебном заседании приняли участие:

от индивидуального предпринимателя Тулисова Сергея Геннадьевича - представитель Ахметсафин Р.Р. (по доверенности от 06.03.2019 N 16АА3947497);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Халявин С.Л. (по доверенности N 01/32-277/41 от 07.04.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Негоциант" - представитель Иванов А.В. (решение от 17.05.2017);

от Чугунова А.В. - лично (личность удостоверена паспортом);

от Валеевой А.Г. - представитель Чугунов А.В. (по доверенности от 24.09.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Тулисов Сергей Геннадьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 27.12.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 11.06.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701718.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, вступили общество с ограниченной ответственностью "Негоциант" (далее - общество), Чугунов Алексей Владимирович, Валеева Гузель Габбасовна и Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее - антимонопольный орган).

По мнению предпринимателя, являются неправомерными выводы оспариваемого решения об отсутствии доказательств устойчивой ассоциативной связи у потребителей обозначения с предпринимателем на дату подачи заявки на спорный товарный знак, что спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно исполнителя услуг, для которых он зарегистрирован, поскольку предприниматель длительное время (с 2006 года) использует обозначение для индивидуализации ресторана.

Заявитель также указывает на необоснованное отклонение Роспатентом доводов возражения о том, что регистрация спорного товарного знака нарушает авторские права на логотип в виде графического элемента спорного товарного знака.

Предприниматель также считает, что Роспатент неправомерно не исследовал представленные распечатки из сети Интернет и необоснованно не рассмотрел доводы предпринимателя о несоответствии регистрации спорного обозначения положениями пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) полагает, что Роспатент не оценил все представленные в материалы дела доказательства в совокупности.

Предприниматель дополнительно представил письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором поддерживает доводы оспариваемого решения, ссылается на то, что требования заявителя являются необоснованными и не соответствуют действующему законодательству об охране товарных знаков.

Антимонопольный орган также представил отзыв на заявление в котором указывает, что предмет спора по настоящему делу не относится к ведению антимонопольного органа, и просит провести судебное заседание без своего представителя.

Общество представило письменную правовую позицию по делу, Чугунов А.В. и Валеева Г.Г. представили совместную письменную правовую позицию, Чугунов А.В. также представил возражение на пояснения предпринимателя.

В суд через систему "Мой Арбитр" 13.10.2020 от общества "Негоциант" поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств:

- Диплом о выражении благодарности ООО "Негоциант";

- Распечатки обозначений, созданных ООО "Негоциант";

- Свидетельства на товарные знаки, созданные ООО "Негоциант";

- Распечатки из сети Интернет;

- Сертификат качества на колбасные и сыровяленые изделия.

Указанные документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель предприниматель заявил о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств:

- Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "РН";

- Выписка из ЕГРН в отношении объекта недвижимости по адресу: ул. Чернышевского, д. 27а, нежилое помещение N 1205;

- Ответ Росалкогольрегулирования об отсутствии лицензий у Тулисова С.Г., ООО "Сейлз" и ООО "Шелтер".

Указанные документы приобщены к материалам дела.

Представитель предпринимателя поддержал заявленные требования, просил отменить оспариваемое решение.

Представитель Роспатента поддержал оспариваемое решение по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества "Негоциант" поддержал оспариваемое решение, возражал против удовлетворения заявленных требований.

Чугунов А.В. лично и как представитель Валеевой А.Г. поддержал оспариваемое решение, возражал против удовлетворения заявленных требований.

Антимонопольный орган, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя Антимонопольного органа в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части признания оспариваемого решения несоответствующим пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, в остальной части заявленные требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Суд по интеллектуальным правам установил, что общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 701718, который зарегистрирован 04.03.2019 по заявке N 2018724319, с датой приоритета от 13.06.2018. в отношении широкого перечня товаров 16-го и услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно:

- для товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "альманахи; брошюры; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изделия книжно-журнальные; книги; книжки-комиксы; учебники [пособия]; фотоснимки; изделия из бумаги, картона, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фигурки, статуэтки из папье-маше; альбомы; афиши, плакаты; банты бумажные; бумага упаковочная; бумага, картон; вывески бумажные или картонные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; изделия полиграфические художественные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; ленты бумажные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; писчебумажные товары, офисные принадлежности; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных";

- для услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; административная деятельность в сфере бизнеса; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торгово-закупочной деятельности; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; офисная служба; оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги оптовой и розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], телемаркетинг; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и систематизация информации во всемирной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в сфере бизнеса; услуги информационно-справочные; услуги информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям; услуги консультативные в сфере бизнеса; услуги менеджерские в сфере бизнеса; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая";

- для услуг 36-го класса МКТУ "агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; маклерство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; управление недвижимостью";

- для услуг 41-го класса МКТУ "издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги информационные; услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных]; предоставление полей для гольфа; аренда теннисных кортов; аренда спортивных площадок; шоу-программы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха";

- для услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные; кафе; кафетерии; кейтеринг (ресторанное обслуживание банкетов, свадеб); консультации по вопросам обеспечения продуктами питания; мобильные услуги общественного питания; пиццерии; поставки питания для немедленного потребления; предоставление банкетного обслуживания; предоставление продуктов питания и напитков в интернет-кафе; предоставление продуктов питания и напитков для выставочных и ярмарочных центров; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для потребления внутри и снаружи помещений; приготовление продуктов питания и напитков для непосредственного употребления; прилавки с едой, продаваемой "навынос"; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги общественного питания (кейтеринг) для конференц-центров; услуги общественного питания (кейтеринг) для корпоративных столовых; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; услуги общественного питания (кейтеринг) для образовательных учреждений; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; чайные; услуги кемпингов; базы отдыха; гостиницы; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; мотели; пансионы; бронирование мест в пансионах; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; прокат передвижных строений; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды".

Предприниматель 11.06.2019 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701718 (далее - спорный товарный знак), мотивированное, с учетом дополнения к возражению, тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары, а также сходен до степени смешения с произведением искусства (логотипом) и обозначением ресторана в связи с чем его регистрация противоречит пунктам 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в дополнении к возражению предприниматель указал на то, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку является коммерческим обозначением, индивидуализирующим ресторан "Приют Холостяка", представил дополнительные доказательства (далее - дополнительные материалы):

- договор N 77 от 31.08.2006 на изготовления и монтаж вывески, заключенный между ООО "Сайнс-групп" и ЗАО "Сейлз";

- договор N А-С/5-1 от 02.05.2012 на производство и монтаж рекламно-информационной продукции, заключенный между ЗАО "Сейлз" и ООО "РА "Абсолют Сервис";

- распечатки статей из сети Интернет (https://kazan.dk.ru; https://edakazanda.ru; https://news.myseldon.com; http://restocenter.ru; https://sntat.ru; https://amp.inkazan.ru; https://m.realnoevremya.ru; https://www.tripadvisor.ru; https://instagram.com; https://stile.rbc.ru);

- рекламную листовку.

В связи с поступившими дополнением к возражению и указанными документами Роспатент руководствовался положениями пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Роспатент посчитал, что в дополнении приведены отсутствующие в возражении источники информации и новые мотивы в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной и пришел к выводу о том, что им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения. Вместе с тем Роспатент указал казанные документы и основание для оспаривания правовой охраны товарному знаку, предусмотренное положениями пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил N 56.

В обоснование своих доводов о несоответствии правовой охраны спорного товарного знака общество предприниматель указал, что при регистрации спорного товарного знака было нарушено его исключительное авторское право на изобразительный элемент в виде стилизованного изображения укропа (или борщевика), заключенного в прямоугольную рамку.

В свою очередь общество при рассмотрении возражения в Роспатенте указал, что обозначение "" было создано творческим трудом Чугунова А.В. и Валеевой Г.Г. и представил распечатку интервью предпринимателя, опубликованного 13.01.2014 в интернет-издании "БИЗНЕС Online", исходя из текста интервью, название появившегося в 2007 году ресторана "Приют Холостяка" и концепция дизайна принадлежала Валеевой Г.Г.

Ввиду указанных обстоятельств Роспатент посчитал, что по доводу возражения о несоответствии правовой охраны спорного товарного знака подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ невозможно сделать обоснованный вывод, поскольку каждая из сторон настоящего спора указывает на наличие у нее исключительных прав на произведение, в то время как спор об авторском праве подлежит рассмотрению в судебном порядке.

В отношении довод возражения предпринимателя о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 701718 требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент пришел к выводу о его необоснованности.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018702919 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192 (29.01.2018) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Что касается доводов заявителя, связанных с несоответствием спорного товарного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, суд отмечает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, при рассмотрении возражения Роспатент, установив, что каждая из сторон спора ссылалась на наличие у нее авторских прав на изобразительное решение растения, сходное со спорным товарным знаком, указал, что не может отдать предпочтение какой-либо стороне в реализации права на защиту исключительных авторских прав и спор об авторстве подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Поддерживая данный вывод Роспатента, суд отмечает, что Роспатент как федеральный орган исполнительной власти не обладает компетенцией по установлению принадлежности объекта авторского права, при наличии у правообладателя спорного товарного знака (общества) и подателя возражения (предпринимателя) документов, на основании которых каждый из них считает авторское право принадлежащим именно ему.

Вместе с тем, учитывая, что настоящий спор рассматривается в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у Суда по интеллектуальным правам, рассматривающего настоящее дело о соответствии ненормативного акта действующему законодательству, также отсутствует компетенция по разрешению спора о принадлежности исключительного права на произведение.

Таким образом, пределы судебного разбирательства в настоящем деле ограничиваются проверкой законности оспариваемого решения административного органа; установление принадлежности исключительного права на объект авторского права в этот предмет не входят.

В связи с этим суд не имеет оснований для оценки представленных заявителем и обществом в Роспатент доказательств с целью установления действительного обладателя авторского права на спорное изображение.

Спор об авторстве в отношении этого объекта подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Как указывалось выше, заявитель полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707192 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, для которых он зарегистрирован, а следовательно его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В обосновании вывода Роспатента об отсутствии оснований для признания правовой охраны спорного товарного знака не соответствующей пункту 1483 ГК РФ положено отсутствие доказательств наличия у потребителей устойчивой ассоциативной связи между спорным обозначением и заявителем, ввиду чего указанное обозначение не способно введения потребителя в заблуждение.

Как следует из подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Подпунктом 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, разъяснено, что обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правильно исходил из того, что само по себе обозначение "Приют холостяка" не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Таким образом, норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом фактов использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Следовательно, для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что заявитель не представил доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением "" и предпринимателем, а следовательно, не доказана способность спорного товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

Заявитель не представил социологических опросов, или иные документов, которые свидетельствовали бы именно о стойкой ассоциативной связи между обозначением и предпринимателем, в связи с чем не подтвержден документально факт несоответствия товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Представленные заявителем в обоснование своих доводов доказательства, в том числе договор N 77 от 31.08.2006 на изготовления и монтаж вывески, договор N А-С/5-1 от 02.05.2012 на производство и монтаж рекламно-информационной продукции, распечатки статей из сети Интернет и рекламная листовка относятся к использованию коммерческого обозначения и к работе ресторана, не подтверждают введения потребителей в заблуждение (стойкую ассоциативную связь между спорным обозначением и предпринимателем). Вместе с тем названные источники подлежат оценке при исследовании вопроса об использовании коммерческого обозначения.

Довод предпринимателя о злоупотреблении обществом правом при государственной регистрации товарного знака подлежит отклонению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом суд отмечает, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Предпринимателем не представлено убедительных доказательств того, что государственная регистрации товарного знака обществом преследуют исключительно цель причинения вреда предпринимателю.

При проверке решения Роспатента в отношении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 45 Правил N 482 предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В своем заявлении предприниматель ссылается на то, что Роспатент неправомерно отказал в рассмотрении довода о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ и в исследовании представленных распечаток из сети Интернет. Заявитель указывает, что доводы о сходстве спорного знака до степени смешения с коммерческим обозначением ресторана "Приют Холостяка" содержались в первоначально поданном возражении.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

В обоснование вывода Роспатента о том, что доводы о сходстве спорного знака с коммерческим обозначением изменяют мотивы возражения, положено то обстоятельство, что такое основание для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, как нарушение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в первоначальном возражении заявлено не было, а представленные с дополнением источники информации относительно вывески не были приложены к возражению.

Данное обстоятельство Роспатент в отзыве со ссылкой на пункт 2.5 Правил N 56, обосновывает тем, что в возражении, поданном указанным обществом в Палату по патентным спорам, доводы о несоответствии пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не приводились.

Вместе с тем заявитель, как указывалось выше, настаивает на том, что соответствующий довод следует из второго абзаца 4 страницы 5 возражения, в котором указано следующее: "Таким образом, подача Нарушителем заявки на регистрацию товарного знака свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку это лицо знало (т.к. он расположен в Казани, намерен оказывать услуги в области общепита и должен был провести анализ рынка и расположен в доме напротив) о том, что Заявитель на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовал соответствующее обозначение для индивидуализации его ресторана в качестве коммерческого обозначения и фирменное наименование для индивидуализации своей организации без регистрации в качестве товарного знака, а также о том, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей" (т. 4, л.д. 6).

Кроме того, в возражении предприниматель приводил ссылки на соответствующие нормы права, а именно было указано:

"Заявитель, обладает исключительным правом на использование обозначения "Приют Холостяка" и логотип по следующим основаниям:

- в силу ст. 1270 ГК РФ - как автор обозначения "Приют Холостяка" (в том числе в представленном варианте написания) и логотипа т.к. они созданы Заявителем и, соответственно, отвечают требованиям, предъявляемым к объектам авторского права, к самостоятельной части объекта авторского права.

- в силу ст. 1474 ГК РФ - на момент подачи заявки заявитель являлся собственником и директором ООО "Приют Холостяка" (переименованного уже после подачи Нарушителем заявки на регистрацию товарного знака).

- в силу ст. 1539 ГК РФ - заявитель с 2006 года по настоящее время индивидуализирует принадлежащий ему ресторан посредством обозначения "Приют Холостяка" и логотипа." (т. 4, л.д. 6).

Таким образом, анализ мотивировочной части возражения показывает, что в качестве правового основания для прекращения правовой охраны спорного товарного знака предприниматель ссылался на использование им и аффилированными с ним лицами с 2006 года коммерческого обозначения ресторана "Приют Холостяка".

Поскольку в своем возражении предприниматель ссылается на нарушение его прав на коммерческое обозначение (наименование ресторана) "Приют Холостяка", то отсутствие в возражении ссылки на пункт 8 статьи 1483 ГК РФ само по себе не изменяет мотивы поданного возражения по смыслу пункта 2.5 Правил N 56.

На основании изложенного коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя о том, что Роспатент, отказывая оспариваемым решением в удовлетворении возражения предпринимателя по пунктам 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ, не оценил надлежащим образом, вопреки соответствующему доводу подателя возражения о несоответствии пункту 8 статьи 1483 ГК РФ (в отношении коммерческого обозначения).

Таким образом, вывод Роспатента о том, что дополнение к возражению предпринимателя изменяло мотивы поданного возражения не соответствует пункту 2.5 Правил N 56, а отказ Роспатента от рассмотрения по существу довода заявителя о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и коммерческого наименования не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент допустил нарушение процедуры рассмотрения возражения, в результате чего неправомерно отказал в рассмотрении по существу доводов предпринимателя о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Данное обстоятельство могло повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Как разъяснено в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Коллегия судей отмечает, что ненадлежащее рассмотрение Роспатентом доводов заявителя о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ могло привести к неверному выводу о соответствии такого знака требованиям пункта 8 той же статьи, что предлагается учесть при повторном рассмотрении возражения предпринимателя.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку заявление предпринимателя удовлетворено, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Тулисова Сергея Геннадьевича удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019 как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Тулисова Сергея Геннадьевича от 11.06.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701718 с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Тулисова Сергея Геннадьевича 300 (Триста) рублей судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская