Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2020 г. по делу N СИП-889/2019 Суд удовлетворил исковое требование и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактического использования им спорного товарного знака и материалами дела подтверждается реальное намерение истца применить в своей деятельности тождественное этому товарному знаку обозначение для маркировки однородных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2020 г. по делу N СИП-889/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ОХОТА" (ул. Юбилейная, д. 28, лит. А, пом. 3, г. Кострома, 156009, ОГРН 1064401042254) к иностранному лицу RA Brands, L.L.C. (870 Remengton Driver postbox 700 Madison NC 27025-0700 USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 142128.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ОХОТА" Богданов В.М. (по доверенности от 03.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ОХОТА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - RA Brands, L.L.C. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, по свидетельству Российской Федерации N 142128 в отношении товаров 13-го класса "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила, отзыв на исковое заявление не представила.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на год.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и США, в которых зарегистрирован ответчик.

В силу статьи 3 Гаагской конвенции орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящей Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей. К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах. Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной конвенции).

Судебный запрос на вручение судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган США, был возвращен последним.

При таких обстоятельствах судебная корреспонденция также была направлена компании непосредственно по известному суду адресу, шестимесячный срок со дня направления судебной корреспонденции истек.

Согласно пункту IX заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором он указывает, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просит рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества в судебном заседании поддержал заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование заявленных требований общество указывает, что является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 142128 в отношении товаров 13-го класса МКТУ "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки", поскольку заключило контракт на производство и поставку ружей марки "Remington", следовательно имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение для индивидуализации товаров, однородных спорным.

Истец указывает, что подал в Роспатент заявку N 2018730770 от 23.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Remington" в отношении широкого перечня товаров 13-го и 25-го классов МКТУ (далее - обозначение истца).

В результате проверки соответствия заявленного обозначения истца требованиям законодательства Роспатент направил обществу уведомление от 27.02.2019 согласно которому обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 13-го класса МКТУ. Следовательно, правовая охрана спорного товарного знака препятствует регистрации в качестве товарного знака обозначения истца.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 142128, зарегистрированного 17.05.1996 для товаров 13-го класса МКТУ "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, и полагая, что ответчик не использует знак в отношении этих товаров и услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица и почтового чека (т. 1, л.д. 13-15) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, требование о наличии которой предусмотрено статьей 1486 ГК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил:

1. Контракт от 10.01.2019 N 2, подписанный между обществом и иностранным лицом WINGUN TECHNOLOGY на поставку товара по заказу (далее - контракт N 2 от 10.01.2019);

2. Письмо иностранного лица WINGUN TECHNOLOGY от 05.03.2019 о готовности поставить ружья марки "Remington" (далее - письмо от 05.03.2019);

3. Заказ на поставку ружей марки "Remington" от 07.03.2019, пописанный подписанный обществом и иностранным лицом WINGUN TECHNOLOGY (далее - заказ от 07.03.2019).

Согласно представленной в материалы дела выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности общества является торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90). При этом согласно выписке у общества на момент обращения с настоящим иском (25.10.2019) имеется лицензия на экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию от 06.02.2015 N ЛЭЮ 0002361 ЛЭЮ (т. 1, л.д. 52).

Как усматривается из материалов дела, истец подал в Роспатент заявку от 23.07.2018 N 2018730770 на регистрацию товарного знака "Remington", тождественного спорному товарному знаку "REMINGTON" в отношении следующих товаров (далее - товары заявки):

- в отношении товаров 13-го класса МКТУ "боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие огнестрельное]; мины [боеприпасы]; опоры орудийные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; патронташи; патроны; патроны разрывные; пистолеты [оружие]; порох; порох черный; пороховницы; портупеи для оружия; прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; револьверы; ружья [вооружение]; снаряды [оружие]; снаряды баллистические; снаряды реактивные [пули]; устройства для заряжания патронами; устройства для наполнения патронташей; фитили запальные; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки каналов ствола огнестрельного оружия".

- в отношении товаров 25-го класса МКТУ "банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне; козырьки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; майки спортивные; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; парки; перчатки [одежда]; подтяжки; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пуловеры; рубашки; сандалии; сарафаны; свитера; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; футболки; халаты; халаты купальные; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; юбки-шорты".

Представленные выписка из ЕГРЮЛ, письмо от 05.03.2019, контракт от 10.01.2019 N 2, заказ от 07.03.2019 и заявка N 2018730770 в совокупности свидетельствуют о том, что истец осуществил подготовительные действия для использования своего обозначения для товаров "ружья".

Указанные сведения в совокупности подтверждают намерение истца использовать обозначение в отношении товаров "огнестрельное оружие".

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В настоящем случае имеет место фактическое тождество обозначения истца "Remington" и спорного товарного знака "REMINGTON" по свидетельству N 142128, поскольку их отличие сводится к выполнению спорного знака заглавными буквами.

Судебная коллегия рассмотрела вопрос об однородности товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, и товаров, в отношении которых истец совершил подготовительные действия для использования обозначения.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 и указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Указанные в исковом заявлении товары "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки" 13-го класса МКТУ и товары "огнестрельное оружие", в отношении которых истец имеет реальное намерение использовать обозначение, по родовому признаку относятся к оружию (огнестрельному или пневматическому) и пиротехническим средствам.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Следовательно, имеет место высокая степень однородности сравниваемых товаров.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать тождественное обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 142128 в отношении спорных товаров 13-го класса МТКУ "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки".

Также истец указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения заинтересованного лица 22.08.2019.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (22.08.2019) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 22.08.2016 по 21.08.2019 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления Пленума N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Между тем компания не представила в материалы дела доказательств фактического использования спорного товарного знака в отношении вышепоименованных товаров 13-го класса МКТУ, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 142128 в отношении спорных товаров.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ОХОТА" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 142128 в отношении товаров 13-го класса "огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица RA Brands, L.L.C. в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОХОТА" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур