Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2020 г. N С01-1093/2020 по делу N СИП-631/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания, на новое рассмотрение, поскольку указанный административный орган провел сравнительный анализ спорного и противопоставленного знаков обслуживания и по его результатам установил высокую степень их сходства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2020 г. N С01-1093/2020 по делу N СИП-631/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "АДЕЛЬ" (ул. Закиева, зд. 1, пом./эт. 3/3, г. Казань, Республика Татарстан, 420100, ОГРН 1141690002057) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу N СИП-631/2019

по заявлениям индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) и общества с ограниченной ответственностью "АДЕЛЬ" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.07.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 687415.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АДЕЛЬ" - Шумилова Т.А. (по доверенности от 12.02.2020 N юр-12/02/2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-285/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.07.2019 в части отказа в удовлетворении поступившего 28.02.2019 возражения о признании предоставления правовой охраны знаку обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 687415 недействительным. Делу присвоен номер СИП-631/2019.

Общество с ограниченной ответственностью "АДЕЛЬ" (далее - общество; до переименования 20.11.2019 - общество с ограниченной ответственностью "АЛЬПАРИ-ПОВОЛЖЬЕ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Роспатента от 19.07.2019 в части удовлетворения возражения, поступившего 28.02.2019, и признания недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 687415 в отношении услуг 35-го класса "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), об обязании Роспатента восстановить правовую охрану названного знака обслуживания. Делу присвоен номер СИП-856/2019.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2020 дело N СИП-631/2019 объединено с делом N СИП-856/2019 в одно производство для совместного рассмотрения.

Делу присвоен номер СИП-631/2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 решение Роспатента от 19.07.2019 об удовлетворении возражения от 28.02.2019 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 687415 и о признании недействительным частично предоставления правовой охраны этому знаку обслуживания признано недействительным как не соответствующее положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд также обязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее 28.02.2019 возражение Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 687415.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, общество просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт о признании недействительным решения Роспатента от 19.07.2019 в части удовлетворения возражения, поступившего 28.02.2019, и о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 687415 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", а также обязать Роспатент восстановить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 687415 в указанной части.

Роспатент также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права и на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу Роспатента, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

Ибатуллин А.В. представил отзывы на кассационные жалобы общества и Роспатента, в которых не согласился с изложенными в них доводами.

Общество также представило дополнения к кассационной жалобе.

Представители общества и Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Ибатуллин А.В., надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам рассмотрено и отклонено поступившее от общества дополнение к кассационной жалобе, поскольку общество не выполнило обязанность по направлению этого документа иным лицам, участвующим в деле (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество является правообладателем комбинированного знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 687415, зарегистрированного 11.12.2018 с приоритетом от 01.09.2017 по заявке N 2017736040 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Ибатуллин А.В. 28.02.2019 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному знаку обслуживания, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения Ибатуллин А.В. указал на то, что является правообладателем словесного знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 141713, зарегистрированного 17.05.1996 с приоритетом от 25.01.1996 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "страхование", 37-го класса МКТУ "строительство, ремонт и установка оборудования, за исключением сигнализации, срабатывающей в случае ограбления", 39-го класса МКТУ "упаковка товаров, организация путешествий", 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, промышленные и научные исследования и разработки, программирование".

Ибатуллин А.В. отмечал, что спорный и противопоставленный знаки обслуживания являются сходными до степени смешения в силу тождества словесных элементов "АЛЬПАРИ", входящих в их состав; услуги 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания являются однородными услугам 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами" противопоставленного знака обслуживания, поскольку связаны с продвижением и продажей товаров; тождество словесного элемента "АЛЬПАРИ" спорного знака обслуживания с противопоставленным знаком обслуживания компенсирует возможную низкую степень однородности части услуг 35-го класса МКТУ; противопоставленный знак обслуживания используется его лицензиатом для индивидуализации магазина.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатент принял решение от 19.07.2019 об удовлетворении возражения Ибатуллина А.В. и о признании предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания недействительным частично, а именно в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Административный орган пришел выводу о том, что факт наличия у Ибатуллина А.В. исключительного права на "старший" знак обслуживания свидетельствует о его заинтересованности в подаче возражения в отношении услуг 35-го класса МКТУ по мотиву несоответствия регистрации "младшего" знака обслуживания требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Проанализировав сравниваемые обозначения, Роспатент указал на полное фонетическое и семантическое вхождение обозначения противопоставленного знака обслуживания в обозначение спорного знака обслуживания. Как счел административный орган, визуально сравниваемые средства индивидуализации разнятся за счет графической проработки спорного знака обслуживания, однако эти отличия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, Роспатент отметил, что сравниваемые знаки обслуживания ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сравнив услуги 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания и услуги 42-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания, Роспатент установил, что услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" спорного знака обслуживания и услуги 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами" противопоставленного знака обслуживания относятся к одному виду (торговая деятельность), имеют общее назначение (обеспечение потребителей товарами), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Иные услуги 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, Роспатент признал не однородными услугам 42-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный знаки обслуживания.

Роспатент констатировал, что изложенное свидетельствует о несоответствии регистрации спорного знака обслуживания требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

При этом административный орган указал, что предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны товарным знакам по международным регистрациям N 972652А и N 989957А не влияет на вышеизложенные выводы.

Кроме того, Роспатент обратил внимание на то, что использование противопоставленного знака обслуживания не является предметом рассмотрения настоящего возражения, поскольку при оценке спорного знака обслуживания на предмет соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо проведение анализа тех услуг, которые приведены в сравниваемых перечнях регистрации.

В отношении доводов общества о злоупотреблении правом со стороны Ибатуллина А.В. Роспатент отметил, что оценка действий лица в этой части не входит в компетенцию административного органа.

Несогласие с решением Роспатента послужило основанием для обращения Ибатуллина А.В. и общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями, рассмотрение которых было объединено в одно производство.

В поданном в суд заявлении Ибатуллин А.В. оспаривал выводы административного органа о неоднородности услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и услуг 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания.

Общество, напротив, возражало против вывода административного органа об однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" спорного знака обслуживания и услуги 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами" противопоставленного знака обслуживания.

Кроме того, общество выражало несогласие с выводом Роспатента о наличии у Ибатуллина А.В. заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания.

В дополнительных письменных пояснениях общество также оспаривало вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений, ссылалось на наличие у него фирменного наименования, включающего словесный элемент "Альпари" (до переименования), используемого длительное время до приобретения подателем возражения исключительного права на противопоставленный знак обслуживания, представляло доказательства длительного использования этого обозначения, считало, что у него возникло исключительное право на коммерческое обозначение "Альпари".

Общество также ссылалось на то, что цель приобретения Ибатуллиным А.В. исключительного права на противопоставленный знак обслуживания была недобросовестной, а само приобретение имеет признаки злоупотребления правом.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции отклонил довод общества о незаинтересованности Ибатуллина А.В. в подаче возражения, согласившись с выводом Роспатента о том, что такая заинтересованность обусловлена принадлежностью подателю возражения исключительного права на знак обслуживания, имеющий более ранний приоритет и являющийся сходным со спорным знаком обслуживания.

Вместе с тем суд первой инстанции указал, что из оспариваемого ненормативного правового акта не следует, что Роспатент устанавливал степень сходства спорного и противопоставленного знаков обслуживания, тогда как вывод о степени сходства имеет существенное значение для установления вероятности смешения обозначений.

Кроме того, суд первой инстанции счел, что, признавая часть услуг 35-го и 42-го классов МКТУ спорного и противопоставленного знаков обслуживания соответственно однородными, Роспатент не установил степень такой однородности.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции также указал на то, что при рассмотрении возражения административный орган не устанавливал иные обстоятельства, которые могли оказать влияние на вероятность смешения знаков обслуживания (использование знаков обслуживания в отношении конкретных услуг, длительность и объем использования, степень известности, узнаваемости и пр.).

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции общество ссылалось на необходимость учета обстоятельств, влияющих на установление вероятности смешения сравниваемых знаков обслуживания (активное использование спорного обозначения (до регистрации знака обслуживания) и самого знака обслуживания (после его регистрации) правообладателем в отношении зарегистрированных услуг, длительность и объем использования этого обозначения правообладателем, известность потребителям спорного обозначения) и представило дополнительные документы в подтверждение своих доводов.

Суд первой инстанции отклонил довод Роспатента о том, что данные доказательства не могут быть приняты во внимание как не являвшиеся предметом рассмотрения административного органа.

Суд первой инстанции отклонил и тот довод Роспатента, что использование спорного знака обслуживания его правообладателем не является предметом рассмотрения и не подлежит учету при оценке соответствия/несоответствия спорного знака обслуживания требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции также отклонил довод общества о злоупотреблении Ибатуллиным А.В. правом при обращении в Роспатент с возражением и при подаче заявления в суд как неподтвержденный.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал решение Роспатента от 19.07.2019 недействительным как не соответствующее нормам подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что общество и Роспатент не оспаривают выводы суда первой инстанции о наличии у административного органа полномочий по рассмотрению возражений и принятию решений по результатам такого рассмотрения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество указывает на неправомерность вывода суда первой инстанции о заинтересованности Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, об отсутствии злоупотребления правом с его стороны, а также об отсутствии существенного нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения.

Кроме того, общество полагает, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 2 статьи 1513 ГК РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не применил положения подпункта 1 пункта С статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) и ограничился формальным подходом, ограничительно истолковав пункт 2 статьи 1513 ГК РФ.

Общество также обращает внимание на неиспользование Ибатуллиным А.В. противопоставленного знака обслуживания в его предпринимательской деятельности.

В своей кассационной жалобе Роспатент обращает внимание на то, что, вопреки выводам суда первой инстанции, административный орган установил тождество сравниваемых знаков обслуживания по фонетическому и семантическому признакам сходства, что свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, административный орган отмечает, что в своем решении он установил однородность части услуг 35-го класса и услуги 42-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.

Вместе с тем, по мнению Роспатента, в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции не провел анализ сходства сравниваемых знаков обслуживания и однородности услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы. Отсутствие такого анализа свидетельствует о том, что вывод Роспатента о вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации для части услуг (и об отсутствии такой вероятности для иных услуг) фактически не был проверен судом первой инстанции. Это, как считает Роспатент, свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также указывает на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, выразившихся в отсутствии оценки изложенных в отзыве доводов административного органа в отношении представленных обществом дополнительных документов.

При этом административный орган обращает внимание на то, что суд первой инстанции не только не дал оценку доводам Роспатента о том, что представленные обществом документы не могли повлиять на изложенный в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод о сходстве сравниваемых знаков обслуживания, но и не оценил также сами доказательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода кассационной жалобы общества о неправомерном выводе суда первой инстанции касательно заинтересованности Ибатуллина А.В. в подаче возражения президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506 Кодекса), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Понятие "лицо, заинтересованное в оспаривании правовой охраны товарного знака" не определено в действующем гражданском законодательстве.

Вместе с тем предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ограничение установлено в интересах правообладателя товарного знака (знака обслуживания), имеющего более раннюю дату приоритета, в связи с чем лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, может быть признан правообладатель товарного знака (знака обслуживания), тождественного или сходного со спорным товарным знаком (знака обслуживания), зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2019 по делу N СИП-158/2018, от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

Таким образом, вопреки мнению общества, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии у Ибатуллина А.В. заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания как у лица, обладающего исключительным правом на сходный знак обслуживания с более ранней датой приоритета.

Ссылка общества на неприменение судом первой инстанции положений подпункта 1 пункта С статьи 6.quinquies Парижской конвенции не может быть принята президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку названная правовая норма не подлежит применению при исследовании вопроса заинтересованности лица в подаче возражения.

Довод общества о неправильном выводе суда первой инстанции об отсутствии злоупотребления правом со стороны Ибатуллина А.В. также отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Согласно пункту 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Очевидно, что, если ставится вопрос о недобросовестности регистрации "старшего" товарного знака (знака обслуживания), этот вопрос рассматривается судом исходя из доводов, содержащихся в отзыве на поданное в Роспатент возражение.

Из материалов дела усматривается, что доводы общества, изложенные в отзыве на возражение Ибатуллина А.В., касались незаконного продления исключительного права на противопоставленный знак обслуживания, перехода исключительного права на него к Ибатуллину А.В., неиспользования противопоставленного знака обслуживания предшествующим и настоящим правообладателями.

Между тем доводы о незаконном продлении исключительного права на противопоставленный знак обслуживания, о переходе исключительного права на него к Ибатуллину А.В. были предметом рассмотрения в деле N СИП-476/2019, в рамках которого требования общества оставлены без удовлетворения.

Иные доводы общества, ссылающегося на недобросовестные действия правообладателя "старшего" знака обслуживания, судом первой инстанции рассмотрены, выводы суда первой инстанции об отсутствии доказательств наличия в действиях Ибатуллина А.В. по подаче возражения в Роспатент и по подаче заявления в суд злоупотребления правом должным образом мотивированы.

Доводы общества о неиспользовании Ибатуллиным А.В. противопоставленного знака обслуживания в своей предпринимательской деятельности подлежат отклонению, поскольку обстоятельства использования/неиспользования товарного знака (знака обслуживания) подлежат установлению в рамках самостоятельного процесса по требованию о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования.

Как пояснил в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества, оно не подавало к Ибатуллину А.В. иск о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака обслуживания вследствие его неиспользования.

Таким образом, обстоятельства неиспользования противопоставленного знака обслуживания могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего дела с целью определения вероятности смешения спорного и противопоставленного знаков обслуживания только в том случае, если они установлены в ходе рассмотрения иного дела.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества.

Рассмотрев изложенные в кассационной жалобе Роспатента доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из решения Роспатента от 19.07.2019 усматривается, что административный орган проанализировал сравниваемые знаки обслуживания и пришел к выводу об их тождестве по фонетическому и семантическому критериям, о незначительных отличиях по графическому критерию, носящих второстепенный характер (абзац третий страницы 12 решения Роспатента).

В результате Роспатент указал, что, несмотря на отдельные отличия, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными (абзац четвертый страница 12 решения Роспатента).

Таким образом, вопреки выводу суда первой инстанции, административный орган провел сравнительный анализ спорного и противопоставленного знаков обслуживания и по его результатам установил высокую степень их сходства.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает, что вывод суда первой инстанции о неустановлении Роспатентом степени сходства спорного и противопоставленного знаков обслуживания не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

В кассационной жалобе Роспатент указывает, что им, вопреки выводу суда первой инстанции, надлежащим образом проведен анализ однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный знаки обслуживания.

По результатам рассмотрения данного довода президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 также разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Роспатент признал однородными услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" спорного знака обслуживания и услуги 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами".

В поданном в суд заявлении Ибатуллин А.В. с этим выводом Роспатента соглашался, его не оспаривал.

Общество в поданном в суд заявлении оспаривало указанный вывод Роспатента, настаивало на том, что эти услуги не однородны.

В такой ситуации довод общества о том, что перечисленные услуги не являются однородными, фактически судом первой инстанции не рассмотрен.

В отношении иных услуг Роспатент пришел к выводу об их неоднородности.

Общество этот вывод Роспатента не оспаривало.

Ибатуллин А.В. оспаривал вывод Роспатента о неоднородности в отношении части услуг, считая их однородными.

Данный довод судом первой инстанции также не рассмотрен.

В сложившейся ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что вывод суда первой инстанции о неустановлении Роспатентом степени однородности сравниваемых услуг сделан в отсутствие соответствующего довода заявителей, а те доводы, которые были заявлены, фактически судом не проверены.

В отношении доводов Роспатента о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 137 Постановления N 10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, в федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Роспатент, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле.

Мнение суда первой инстанции о том, что правообладатель вправе представить в суд дополнительные документы, соответствует изложенным разъяснениям высшей судебной инстанции.

Между тем иные лица, участвующие в деле, вправе выражать свою позицию в отношении таких документов, в том числе об их возможном влиянии на результат рассмотрения возражения.

В нарушение приведенных разъяснений суд первой инстанции не принял доводы Роспатента, касающиеся необходимости учета при вынесении решения суда документов, дополнительно представленных обществом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что примененный судом первой инстанции методологический подход фактически означает, что при представлении правообладателем любых документов на стадии рассмотрения дела в суде означает необходимость отмены решения Роспатента и направления материалов для повторного рассмотрения возражения.

Вместе с тем такой подход не соответствует положениям пункта 137 Постановления N 10, основанным на правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2009 N 20-П.

Представленные непосредственно в суд документы должны быть оценены судом с точки зрения вероятности их влияния на возможное решение Роспатента в случае, если бы они были представлены на стадии рассмотрения возражения.

Суд должен установить, имеются ли среди представленных в суд документов материалы, которые могут опорочить выводы Роспатента.

Результатов такой оценки обжалуемое решение суда не содержит.

При этом следует учитывать, что пункт 162 Постановления N 10 сформулирован исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, для целей которого сравниваются товарный знак, принадлежащий правообладателю, и обозначение иного лица.

При применении методологии пункта 162 Постановления N 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя "встает" "старший" товарный знак, на место обозначения иного лица - "младший" товарный знак.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления N 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к "старшему" товарному знаку.

Аналогичная позиция содержится в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 по делу N СИП-745/2019.

С учетом того что допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального и материального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного решения, последнее не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе исследовать однородность услуг сравниваемых знаков обслуживания, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу N СИП-631/2019 отменить.

Дело N СИП-631/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова