Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2020 г. по делу N СИП-666/2020 Суд оставил без удовлетворения требование о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку изложенные в заявлении и возражении на отзыв Роспатента в обоснование отсутствия однородности рубрик, являются производными и не свидетельствуют о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2020 г. по делу N СИП-666/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2021 г. N С01-201/2021 настоящий документ отменен

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Синчиной Н.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем веб-конференции заявление иностранного лица - Kalypso Media Group GmbH ( 11-13, 67547 Worms) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения по заявке N 2018729526 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018729526.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Kalypso Media Group GmbH - Баранчиков Александр Александрович (по доверенности от 03.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин Савелий Львовович (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-904/41, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - Kalypso Media Group GmbH (далее - заявитель, компания Kalypso Media Group GmbH) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения по заявке N 2018729526 и об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018729526.

Компания Kalypso Media Group GmbH в заявлении ссылается на то, что является разработчиком компьютерных игр COMMANDOS, разработкой которых ранее занималась компания Pyre Mobile, S.L. (далее - компания Pyre Mobile, SL.). По результатам заключения соглашения с компанией Pyre Mobile, S.L. к заявителю перешли исключительные права на все товарные знаки в части компьютерных игр и непосредственно связанных с ними товаров и услуг.

Компанией Pyro Mobile, S.L. 22.06.2018 подана заявка N 2018726026 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "COMMANDOS 2. MEN OF COURAGE" в отношении товаров 9, 28-го классов и услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Указывает, что 13.07.2018 подана заявка на тождественный товарный знак (в качестве выделенной из заявки N 2018726026). Вновь поданной заявке присвоен N 2018729526, она передана от компании Pyre Mobile, S.L. заявителю во исполнение заключенного соглашения.

Противопоставленное обозначение по заявке N 2018726026 зарегистрировано 15.05.2019 в качестве товарного знака (свидетельство Российской Федерации N 711595).

Роспатентом 13.11.2019 вынесено решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41-го класса, в регистрации всех товаров 9-го класса отказано. Письмо-согласие не принято во внимание, поскольку в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в отношении тождественного знака возможность его предоставления отсутствует.

Оспариваемым решением Роспатента от 22.05.2020 в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, отказано, решение от 13.11.2019 о частичном отказе в регистрации оставлено в силе в связи с тем, что все товары по заявке N 2018729526 являются однородными товарам 9-го класса, а также товарам 28-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака N 711595. Ссылки заявителя на регистрацию аналогичных знаков в отношении части товаров 9-го класса МКТУ отвергнуты со ссылкой на неидентичность обстоятельств.

При этом заявитель обращает внимание на то обстоятельство, что после принятия оспариваемого решения Роспатента компанией Pyre Mobile, S.L. подано заявление о сокращении перечня товаров, из перечня противопоставленного товарного знака N 711595 исключен товар "игры электронные" 28-го класса МКТУ.

Компания Kalypso Media Group полагает, что вывод Роспатента о противоречии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не соответствует практике административного органа, принимая во внимание, что по заявкам N 2018729533 и N 2018729534, поданным в отношении идентичного перечня товаров и услуг, приняты решения о регистрации в отношении части товаров 9-го класса и всех заявленных услуг 41-го класса МКТУ. При этом на имя компании Pyro Mobile, S.L. зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 712209 и N 712211 с более ранним приоритетом, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 9-го и услуг 41-го классов МКТУ, идентичного перечню товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 711595.

По мнению заявителя, при рассмотрении заявок N 2018729533 и N 2018729534 в аналогичной ситуации административный орган признал, что часть услуг 9-го класса не является однородными с товарами и услугами раннего товарного знака, и, даже несмотря на тождественность обозначений, у потребителя не возникнет заблуждений в отношении товаров и услуг компании Kalypso Media Group GmbH и компании Pyre Mobile, S.L.

Кроме того, заявитель полагает необоснованным установление однородности ряда позиций 9-го класса МКТУ с товаром "игры электронные", который был впоследствии исключен из регистрации товарного знака N 711595.

Компания Kalypso Media Group GmbH не соглашается с выводом Роспатента об однородности товаров в связи с тем, что они подпадают под определение "носители информации". По мнению заявителя, не учтена сущность товаров, поскольку к носителям информации можно отнести крайне широкий перечень товаров.

По мнению заявителя, при условии исключения "игр электронных" из перечня по противопоставленному товарному знаку препятствия для регистрации рубрик "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи" отсутствуют.

Как указано в заявлении, "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; картриджи для компьютерных игр" являются одним товаром с "программное обеспечение для игр", поскольку с точки зрения потребителя не существенно, устанавливает ли он на компьютер или приставку игру с соответствующего физического носителя или иного источника.

Компания Kalypso Media Group GmbH полагает, что товарная позиция 9-го класса МКТУ "публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи" комплиментарна товару "программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи", поскольку программное обеспечение, необходимое для игры, в большинстве случаев сопровождается публикацией или иной информацией в электронной форме.

В заявлении также указано на то, что "диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций", являются товарами, "близко однородными ранее допущенным к регистрации товарам", а "компакт-диски с записями; CD-ROM программы" - товарами, однородными допущенным к регистрации товарам.

С учетом изложенного компания Kalypso Media Group GmbH полагает, что все товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке N 2018729526, тесно связаны между собой и не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, которые относятся к аудиовизуальным произведениям.

На основании изложенного заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения по заявке N 2018729526 и обязать административный орган зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018729526.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов компании Kalypso Media Group GmbH.

В представленном отзыве Роспатент указал на то, что товары, в отношении которых испрашивалась государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 9 и 28-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, характеризуются одним назначением, кругом потребителей, условиями реализации, в связи с чем являются однородными.

В отношении ряда приведенных в отзыве рубрик Роспатент указывает на отнесение сравниваемых товаров к одной родовой группе (носителям информации) либо на их совместное использование в гражданском обороте вследствие взаимодополняемости и одинаковых условий реализации, что может привести к их смешению в случае маркировки данной продукции тождественным обозначением.

Роспатент также указывает на установленный в действующем законодательстве запрет использовать без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначение в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

По мнению Роспатента, в связи с тем, что обозначение по заявке N 2018729526 тождественно товарному знаку по свидетельству N 711595, вероятность их смешения в гражданском обороте в отношении однородных товаров 9, 28-го классов МКТУ усиливается.

В отношении довода заявителя о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 711595 прекращена в отношении товара 28-го класса МКТУ "игрушки электронные" по заявлению правообладателя, в связи с чем противопоставленный товарный знак в настоящее время не охраняется в отношении товаров, однородных заявленным на регистрацию товарам 9 и 28-го классов МКТУ, Роспатент указал, что данное обстоятельство не могло быть учтено при принятии оспариваемого решения, поскольку на основании заявления правообладателя от 14.08.2020 решение об исключении из перечня товаров "игры электронные" было принято спустя четыре месяца с момента вынесения оспариваемого заявителем решения.

Кроме того, указанный довод заявления не опровергает вывод Роспатента об однородности товаров 9 и 28-го классов МКТУ сравниваемых обозначений.

Роспатент указывает также, что ссылки заявителя на иные товарные знаки и установление определенной практики не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела.

В связи с изложенным федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в своем отзыве просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

В Суд по интеллектуальным правам 25.11.2020 поступило возражение заявителя на отзыв Роспатента, в котором он выразил несогласие с позицией уполномоченного органа, привел соответствующие доводы.

Роспатент 26.11.2020 направил в Суд по интеллектуальным правам письменные пояснения на возражение заявителя.

В судебном заседании, состоявшемся 27.11.2020, представитель компании Kalypso Media Group GmbH поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 13.07.2018 компания Pyro Mobile, S.L. обратилась в Роспатент с заявкой на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; видеокассеты; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт диски с записями; CD-ROM программы" и услуг 41-го класса МКТУ "публикации программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети".

В связи с уступкой права на заявку в нее внесены изменения, право на регистрацию заявки N 2018729526 передано компании Kalypso Media Group GmbH.

В качестве товарного знака заявлено обозначение "COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявителем 06.02.2019 скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению "COMMANDOS 2. MEN OF COURAGE" по заявке N 2018729526, посредством исключения из него товара 9-го класса МКТУ "видеокассеты".

Решением Роспатента от 13.11.2019 обозначение "COMMANDOS 2. MEN OF COURAGE" по заявке N 2018729526 зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41-го класса МКТУ.

При этом в отношении товаров 9-го класса МКТУ указанным решением в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении по результатам экспертизы также было отмечено, что предоставленное письмо-согласие не может быть принято экспертизой, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными.

Компания Kalypso Media Group GmbH 13.03.2020 обратилась в Роспатент с возражением на решение административного органа от 13.11.2019, указав на то, что заявленные товары 9-го класса МКТУ не являются однородными товарам того же класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к сфере компьютерных игр в первом случае и к аудиовизуальным произведениям и физическим играм-игрушкам - во втором, товары 28-го класса МКТУ представляют собой физические объекты, в которые можно играть непосредственно, а заявленные товары 9-го класса МКТУ являются компьютерными играми, предназначенными для использования со специальным оборудованием - компьютерами и игровыми приставками, привела ссылки на регистрацию тождественных или сходных товарных знаков.

Решением Роспатента от 22.05.2020 в удовлетворении поступившего возражения было отказано.

Принимая оспариваемое решение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности исходил из того, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные товарным знакам других лиц, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Так, правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась, в том числе в отношении товаров 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы".

Товарный знак по свидетельству N 711595 зарегистрирован в отношении товаров 9-го класса МКТУ "видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам", а также товаров 28-го класса МКТУ "игры; игрушки; игры электронные".

Административный орган в решении от 22.05.2020 пришел к выводу о том, что товары 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи", для которых испрашивалась правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарам 9-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к компьютерным электронным видеоиграм, в том числе к программному обеспечению этих игр, предоставления сети Интернет для компьютерных и интерактивных игр, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров и предоставления услуг.

Кроме того, в оспариваемом решении федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пришел к выводу о том, что заявленные товары 9-го класса МКТУ "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы" и товары 9-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, "видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам", являются однородными.

Указанный вывод административный орган обосновал тем, что сравниваемые товары относятся к одной родовой группе товаров, а именно: носителей информации либо могут совместно использоваться, поскольку тесно связаны друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителя, учитывая тождественность обозначений, которыми эти товары маркируются.

В связи с изложенным Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и об обоснованности решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018729526.

Ссылки заявителя на иные регистрации и решения о регистрации как на практику Роспатента не приняты последним во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

В отношении договора купли-продажи, заключенного между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству N 711595, административный орган пришел к выводу, что представленный договор не устраняет опасности смешения заявленного обозначения с противопоставленным тождественным товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров, и введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего эти товары.

Роспатент указал также, что указанный договор не соответствует требованиям, которые предъявляются к оформлению документа, являющегося выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку представлен в копии, не содержащей подписей сторон, без полного перевода на русский язык, включая условия передачи исключительных прав, оговоренные в пункте 5.2 договора.

Не соглашаясь с вынесенным Роспатентом решением от 22.05.2020, полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, компания Kalypso Media Group GmbH обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, заслушав пояснения представителей заявителя и Роспатента, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления компанией Kalypso Media Group GmbH соблюден, что Роспатент не оспаривает.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018729526 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (13.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных товарных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции 18.08.2015 N 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила N 482).

Порядок рассмотрения возражения установлен Правилами подачи и рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При этом учитывается влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Роспатентом в оспариваемом решении от 22.05.2020, принятом по результатам рассмотрения возражения компании Kalypso Media Group GmbH от 13.03.2020, установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE" по заявке N 2018729526 является словесным, выполнено стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивалось в отношении товаров 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; видеокассеты; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы" и услуг 41-го класса МКТУ "публикация программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети".

Противопоставленный товарный знак "COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE" по свидетельству N 711595 (дата приоритета - 22.06.2018) является словесным, также выполнен стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9, 28-го классов МКТУ и услуг 41-го класса МКТУ на имя компании "Pyro Mobile, S.L.".

Сравнительный анализ указанных обозначений показал, что они характеризуются полным фонетическим, семантическим и визуальным сходством. Данный вывод Роспатента заявителем не оспаривается.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, основополагающим является вопрос о том, могут ли сравниваемые товары быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Именно для этой цели исследуются род и вид товаров, их функциональное назначение, вид материала, из которого они сделаны, их взаимодополняемость и взаимозаменяемость, каналы реализации таких товаров и круг их потребителей.

Так, административный орган обоснованно указал, что при анализе однородности заявленных на регистрацию товаров 9-го класса МКТУ с товарами 9 и 28-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, необходимо учитывать полную идентичность указанных обозначений, что определяет более строгий подход к такому анализу; при полном тождестве обозначений диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, шире.

Коллегия судей также соглашается с выводом Роспатента о том, что однородность товаров 9-го МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи", в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N 711595, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к компьютерным и электронным видеоиграм, в том числе программному обеспечению для этих игр, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров и предоставления услуг.

Товары 9-го класса МКТУ "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы" являются однородными товарам 9-го класса МКТУ "видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам", поскольку относятся к одной родовой группе товаров - носители информации.

Коллегия судей полагает правильным вывод административного органа о том, что данные товары могут совместно использоваться, поскольку тесно связаны друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителя, учитывая тождество обозначения по заявке N 2018729526 и противопоставленного товарного знака.

Относительно довода заявителя о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству N 711595 досрочно прекращена в отношении товара 28-го класса МКТУ "игрушки электронные" по заявлению правообладателя, судебная коллегия отмечает следующее.

Правообладатель Pyro Mobile, S.L. 14.08.2020 действительно обратился в Роспатент с соответствующим заявлением, сведения об исключении названного товара из перечня товаров и услуг были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации лишь 08.10.2020. В связи с этим суд приходит к выводу о том, что данное обстоятельство не могло быть учтено Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 22.05.2020 и не свидетельствует о незаконности вынесенного ненормативного правового акта.

При этом коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что правовая охрана товарного знака по свидетельству N 711595 по-прежнему действует в отношении иных товаров 9, 28-го классов МКТУ, которые признаны однородными заявленным на регистрацию товарам 9-го класса МКТУ. К таким товарам следует отнести товары 9-го класса МКТУ "фонографические музыкальные записи; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; а также товар 28-го класса МКТУ "игры", который представляет собой общее родовое понятие, включающее "игры электронные".

В связи с изложенным довод заявителя о том, что при условии исключения "игр электронных" из перечня по противопоставленному товарному знаку препятствия для регистрации ряда рубрик в настоящее время отсутствуют, судебной коллегией отклоняется.

Утверждение заявителя о том, что товары 28-го класса МКТУ, в том числе "игры электронные" представляют собой физические объекты, в которые можно играть непосредственно, без использования сторонних устройств, не является очевидным и не опровергает правильный вывод Роспатента об однородности заявленных на регистрацию товарных позиций при установленном полном тождестве обозначений. Кроме того, электронные игры могут быть представлены как в физическом, так и в электронном виде, использование которых осуществляется при помощи игровой консоли, подключенной к телеэкрану, или персонального компьютера. А товары 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программное обеспечение для видеоигр" обеспечивают использование видеоигр и компьютерных игр.

Довод компании Kalypso Media Group GmbH о несогласии с выводом Роспатента об однородности товаров в связи с тем, что они, по мнению заявителя, не подпадают под определение "носители информации", суд признает несостоятельным. Так, заявленные товары 9-го класса МКТУ "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр" и товары 9-го класса противопоставленного товарного знака "видеокассеты; фонографические музыкальные записи; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам" являются носителями информации.

Относительно упомянутой товарной позиции 9-го класса МКТУ "публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи" следует отметить, что к такой позиции относится информация о фильмах и музыке, компьютерных играх и видеоиграх, их продаже на видеокассетах, картриджах и иных физических носителях. В связи с этим данный товар и товары 9-го класса МКТУ "видеокассеты; фонографические музыкальные записи; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам" используются в гражданском обороте, что может привести к их смешению в случае маркировки данной продукции тождественными обозначениями.

Кроме того, компания Kalypso Media Group GmbH в заявлении сама указала на то, что ряд товаров напрямую связан с теми товарами, в отношении которых в регистрации было отказано, например, рубрика "публикация в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи" комплиментарна товару "программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи", поскольку программное обеспечение, необходимое для игры, в большинстве случаев сопровождается публикацией или иной информацией в электронной форме.

Ссылки в заявлении на то, что "диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций" являются товарами, "близко однородными ранее допущенным к регистрации товарам", а "компакт-диски с записями; CD-ROM программы" - товарами, однородными ранее допущенным к регистрации товарам, правильного вывода Роспатента об однородности рубрик заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака и тождественности самих обозначений, сделанного по результатам рассмотрения конкретных материалов административного дела, не опровергают.

Относительно изложенного в возражении на отзыв Роспатента довода о том, что товар "игры" не указывался в оспариваемом решении в качестве однородного товарам заявителя, судебная коллегия отмечает, что Роспатентом была верно проанализирована однородность товаров и сделан вывод о том, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации в отношении однородных товаров 9-го и 28-го классов МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения (т. 1, л.д. 51, абзац 3 страницы 8 оспариваемого решения от 25.05.2020). Кроме того, в оспариваемом решении указано, что при анализе однородности заявленных товаров 9-го класса МКТУ с товарами 9-го и 28-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, учитывалась тождественность обозначений (т. 1, л.д. 50, абзац 3 страницы 7 решения).

Доводы в отзыве Роспатента о том, что использование товаров 28-го класса МКТУ "игры; электронные игры" осуществляется посредством применения таких товаров 9-го класса МКТУ, как "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр", либо загружающихся на устройство из сети Интернет, либо устанавливающихся при помощи материального носителя (в том числе товаров 9-го класса МКТУ "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; видеокассеты"), приведены в дополнение к вышеуказанной позиции и не изменяют по существу сделанный Роспатентом в оспариваемом решении правильный вывод об однородности товаров 9-го класса заявленного на регистрацию обозначения и товаров 9-го и 28-го классов противопоставленного товарного знака, поскольку характеризуются одним назначением, кругом потребителей, условиями реализации.

Приведенные заявителем примеры регистрации других товарных знаков не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Представленные одновременно с заявкой письмо-согласие (т. 2, л.д. 19) и договор купли-продажи (т. 2, л.д. 103-106) обоснованно не приняты административным органом в качестве доказательств возможности предоставления правовой охраны обозначению по заявке N 2018729526.

Суд отмечает, что предоставление письма-согласия может быть принято Роспатентом в случае сходства до степени смешения обозначения, заявленного на регистрацию и противопоставленного товарного знака, но не в случае полного их тождества (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Представленные компанией Kalypso Media Group GmbH в Палату по патентным спорам при подаче возражения письмо-согласие и договор купли-продажи не устраняют опасности смешения заявленного обозначения с противопоставленным тождественным товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о несоответствии заявленного компанией Kalypso Media Group GmbH на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, иные доводы, изложенные в заявлении и возражении на отзыв Роспатента в обоснование отсутствия однородности рубрик, являются производными и не свидетельствуют о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на компанию Kalypso Media Group GmbH в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - Kalypso Media Group GmbH оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев