Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2020 г. N С01-1367/2020 по делу N СИП-554/2019 Суд прекратил производство по кассационной жалобе на решение суда первой инстанции, оставив его без изменения, поскольку судом первой инстанции установлена высокая степень сходства спорного и противопоставленных ему товарных знаков по смысловому (семантическому) и графическому (визуальному) критериям, а также в период до прекращения правовой охраны спорного товарного знака существовала возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2020 г. N С01-1367/2020 по делу N СИП-554/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 3 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 декабря 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" (ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, эт. 7, комн. 4, Москва, 121471, ОГРН 1137746848810) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу N СИП-554/2019

по заявлению иностранного лица Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, Schiphol, Amsterdam, 1118DS, Netherlands, RSIN 819965376, CCI number 08182316) и общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (ул. Советская, д. 99, пом. 306, раб. пос. Нахабино, г. Красногорск, Московская обл., 143430, ОГРН 1095009001768) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Maarschall Group B.V. - Коротаев А.С. (по доверенности от 01.01.2020 N 01-20/MG);

от общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" - Пак А.В. (по доверенности от 29.05.2020 N 28-20);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" - Савинова А.А. (по доверенности от 27.09.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Maarschall Group B.V. (далее - компания) и общество с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (далее - общество "НАК") 12.07.2019 обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) и к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1027739154343; далее - ФГБУ "ФИПС") о признании недействительным решения Роспатента от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении поступившего 17.12.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" (далее - общество "ИССИ РОЯЛТИ").

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 принят отказ компании и общества "НАК" от требований к ФГБУ "ФИПС", производство по делу в указанной части прекращено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 требования компании и общества "НАК" удовлетворены: решение Роспатента от 15.04.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328, признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 признано недействительным.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент и общество "ИССИ РОЯЛТИ", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить решение суда первой инстанции полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований компании и общества "НАК".

Вместе с тем Роспатент 03.11.2020 обратился с ходатайством об отказе от кассационной жалобы.

В представленных 26.11.2020 отзывах на кассационную жалобу общества "ИССИ РОЯЛТИ" компания и общество "НАК" просят оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В поступившем в суд 27.11.2020 письменном возражении общество "ИССИ РОЯЛТИ" не согласилось с доводами, изложенными в отзыве общества "НАК".

Компания и общество "НАК" 01.12.2020 представили отзывы на возражение общества "ИССИ РОЯЛТИ" на отзывы на кассационную жалобу.

Определением Суда по интеллектуальным правам судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы было отложено на 03.12.2020 на 10 часов 30 минут в связи с возникновением технических неполадок при использовании системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 03.12.2020, представитель Роспатента поддержал ранее поданное ходатайство об отказе от кассационной жалобы.

Рассмотрев ходатайство Роспатента об отказе от кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным принять данный отказ.

В соответствии с частью 1 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия ее к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 названного Кодекса.

Рассмотрев материалы кассационной жалобы, проверив полномочия лица, подписавшего ходатайство об отказе от кассационной жалобы, и лица, представившего его в суд, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отказ от кассационной жалобы подписан уполномоченным лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для принятия отказа Роспатента от кассационной жалобы и прекращения производства по ней.

В силу части 3 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторное обращение с кассационной жалобой в арбитражный суд того же лица по тем же основаниям не допускается.

В судебном заседании представитель общества "ИССИ РОЯЛТИ" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе и в письменных возражениях.

Представители компании и общества "НАК" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в отзывах на нее, в возражениях на отзыв общества "НАК", в отзывах на возражение на отзыв на кассационную жалобу, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "ИССИ РОЯЛТИ" являлось правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 657328, зарегистрированного 22.05.2018 по заявке N 2017719495 с приоритетом от 18.05.2017, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 33-го класса "алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Неохраняемым элементом указанного товарного знака являлась форма бутылки. Правовая охрана была предоставлена в белом, дымчато-сером, светло-сером, сером, светло-бежевом, оранжевом, коричневом, желтовато-коричневатом и черном цветах и цветовых сочетаниях.

Судом первой инстанции также установлено, что на основании заявления правообладателя от 30.01.2020 правовая охрана спорного товарного знака прекращена 28.02.2020, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) внесена соответствующая информация.

В Роспатент 17.12.2018 поступило возражение компании и общества "НАК" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, которое мотивировано несоответствием его государственной регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, и доводы которого сводились к следующему:

заявители являются заинтересованными лицами в подаче возражения, причем заинтересованность общества "НАК" обусловлена тем, что оно является сублицензиатом компании в отношениях с лицензиатом - обществом с ограниченной ответственностью "Мособлалкоторг" по предоставлению права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 351273;

высокое качество алкогольной продукции общества "НАК" подтверждается дипломами и сертификатами различных специализированных выставок;

спорный товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими компании товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 556495 и N 618750, имеющими более ранний приоритет;

слово "BURNED" в словосочетании "BURNED BARREL", входящем в состав спорного товарного знака, является слабым элементом, а слово "BARREL" - сильным в связи с тем, что является именем существительным в составе грамматически согласованного словосочетания, приобретая тем самым дополнительные словесные коннотации;

логическое ударение в словесном элементе спорного товарного знака падает на слово "BARREL";

второстепенное значение слова "BURNED" в переводе с английского языка - "жженый", и это дополнительно подтверждает, что его семантика не усиливается другими элементами спорного товарного знака;

слово "BURNED" является семантически близким слову "OLD" и в переводе с английского языка означает "старая", а поскольку "жженая" бочка может быть только старой, то это усиливает сходство входящих в состав противопоставленных товарных знаков обозначений по семантическому критерию;

наличие общего зрительного впечатления между спорным и противопоставленными товарными знаками подтверждается тем, что в их состав входят фонетически тождественный элемент "BARREL", сходные элементы "BURNED" и "OLD", формы объемного элемента (бочкообразная форма с характерными двумя поперечными обручами), сочетания цветов и тонов, словесные элементы, выполненные буквами одного алфавита и похожими шрифтами;

товары, для которых зарегистрирован спорный и противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - алкогольные напитки (за исключением пива), являющихся товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что увеличивает вероятность смешения таких обозначений;

спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товара, поскольку товарные знаки компании в течение нескольких лет до даты приоритета спорного товарного знака активно использовались на российском рынке, в результате чего у российского потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между ними и их правообладателем;

согласно данным, переданным в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), общее количество реализованной алкогольной продукции, содержащей словесный элемент "OLD BARREL", в 2015 году составило 3 032 002 штуки, или 123 443 декалитра; продукция была поставлена во многие субъекты Российской Федерации;

представленные заявителями распечатки с сайта otzovik.com содержат информацию о факте реального смешения сравниваемых товарных знаков в сознании потребителя и введения его в заблуждение в отношении изготовителя товара; результаты исследования анализа потребительского восприятия, проведенного в октябре 2017 г. консалтинговой компанией "КОНКОЛ", подтверждают, что "сходство коньяка "BURNED BARREL" и коньяка "OLD BARREL" составляет 90%", а 91% респондентов считает, что представленные для сравнения продукты определенно или возможно произведены одним лицом.

Решением Роспатента от 15.04.2019 в удовлетворении возражения компании и общества "НАК" отказано.

Характеризуя спорный товарный знак, Роспатент сослался на приведенное в материалах заявки описание и указал, что он представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде бутылки, по форме приближенной к трапеции, с наличием по всему корпусу бутылки рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки: стыки продольных дощечек и поперечные обручи сверху и снизу; в центральной части корпуса бутылки расположена овальная светло-бежевая этикетка с более темными рамками, в центре которой в две строки черным стилизованным шрифтом расположен словесный элемент "BURNED BARREL", выполненный буквами латинского алфавита, над словесным обозначением помещены монограмма из букв "ВВ" и стилизованное изображение короны, эта же монограмма выполнена в виде водяного знака на фоне этикетки, и она же помещена на донышке колпачка, при этом слова "BURNED BARREL" расположены как на донышке колпачка, так и на самом колпачке (в нижней части). Бутылка имеет удлиненный колпачок.

Наряду с этим административный орган описал цвета и цветовые сочетания, в которых охраняется указанный товарный знак, и отметил факт дискламации формы бутылки.

Сравнивая спорный и противопоставленные товарные знаки, административный орган руководствовался положениями пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), в связи с чем принял во внимание значения слов "BARREL", "BURNED", "FATHER", "OLD", установил отсутствие между ними сходства по каждому из критериев сравнения (фонетическому, семантическому, графическому), указав на то, что эти товарные знаки не ассоциируются друг с другом и признаются несходными, а также сослался среди прочего на судебные акты по делу N А41-5841/2018.

Из оспариваемого решения Роспатента также усматривается, что, несмотря на наличие в сравниваемых товарных знаках одинакового словесного элемента "BARREL", вывод об отсутствии сходства между ними в их звучании, обусловленном разным количеством слов, букв, звуков, слогов, фонетической длины, административный орган мотивировал тем, что обозначения начинаются с различных по звучанию слов в связи с присутствием в них дополнительных словесных элементов: "BURNED" (в спорном товарном знаке), "FATHER'S OLD" (в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 556493, N 556495, N 585232, N 618750), "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADITIONALLY CRAFTED" (в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 618750).

Проанализировав сходство спорного и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию и установив значение слов "BARREL", "BURNED", "FATHER", "OLD", Роспатент сделал вывод о том, что словесные элементы "BURNED BARREL" и "FATHER'S BARREL" будут вызывать различные ассоциации в сознании потребителя, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними смыслового сходства.

Наряду с этим административный орган указал на то, что спорный и противопоставленные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, о чем свидетельствует следующее: принадлежность составляющих их обозначений к разным видам (спорный товарный знак - объемный, противопоставленные - словесный и комбинированные), наличие разных изобразительных элементов (в спорном товарном знаке - монограмма из двух букв "ВВ" и проработанный рельеф по всему контуру бутылки, в противопоставленных - вензель, стилизованные изображения животных), форм этикеток (в спорном товарном знаке - в виде овала, в противопоставленных - в виде сложной геометрической фигуры), форм бутылок (в спорном товарном знаке она приближена к форме трапеции с округлыми углами и есть колпачок удлиненной формы, в противопоставленных - бутылка в виде эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами, фигурный колпачок черного цвета и горловая этикетка черного цвета с тонкими горизонтальными полосами желтого цвета по верхнему и нижнему краю либо колпачок отсутствует), разное графическое исполнение словесных элементов (в спорном товарном знаке - два слова, расположенные в две строки, в противопоставленных - три слова, расположенных в три строки и двенадцать слов, расположенных на семи строках), разные цветовые сочетания.

Отказывая в признании предоставления правовой охраны спорному знаку недействительным по заявленным основаниям, Роспатент мотивировал свое решение отсутствием между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками компании сходства до степени смешения, послужившим основанием для вывода об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы, одному производителю.

Полагая, что решение Роспатента от 15.04.2019 не соответствует требованиям законодательства, нарушает их права и законные интересы, компания и общество "НАК" обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь нормами ГК РФ, Правил N 482 и Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции отклонил довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" об отсутствии у подателей возражения заинтересованности в оспаривании решения Роспатента от 15.04.2019 в связи с прекращением правовой охраны спорного товарного знака по воле правообладателя, поскольку принятие решения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, в том числе по мотивам неохраноспособности зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения, является основанием для вывода о наличии имеющего самостоятельное юридическое значение факта, что у конкретного лица / лиц (в случае, если имело место распоряжение) исключительное право на соответствующий товарный знак (право его использования) как субъективное право конкретного лица / лиц никогда не возникало, что оказывает влияние и на объем правоспособности, а также может быть основанием для применения иных юридических последствий (например, для пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, которыми были признаны факты нарушения исключительного права на этот товарный знак), тогда как в случае прекращения правовой охраны товарного знака в связи с заявлением правообладателя и отказом от права на него правовые последствия наступают с даты принятия такого решения и его опубликования в публичном реестре и в официальных источниках.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным и прекращение правовой охраны товарного знака являются разными юридическими фактами, влекущими наступление различных юридических последствий.

Судом первой инстанции также не была принята ссылка общества "ИССИ РОЯЛТИ" на отсутствие у общества "НАК" заинтересованности в оспаривании решения Роспатента от 15.04.2019 в связи с тем, что общество "НАК" в период судебного разбирательства по делу приняло решение о добровольной ликвидации, после чего в отношении его возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), оно было признано банкротом и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства.

По мнению суда первой инстанции, указанные обстоятельства не лишают общество "НАК" права на защиту законного интереса в оспаривании ненормативного правового акта Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного 17.12.2018.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что, несмотря на доказанность факта введения в гражданский оборот до даты приоритета спорного товарного знака коньяка "FATHER'S OLD BARREL", сами по себе факты реализации товара не подтверждают возникновение у среднего российского потребителя ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем.

Суд первой инстанции отнес к документам, изменяющим приведенные в поданном возражении мотивы, подготовленное по заказу заявителей в ходе судебного разбирательства проведенное в январе 2020 г. социологическое исследование, которое не представлялось в материалы административного дела и не могло быть предметом оценки Роспатента.

Таким образом, учитывая непредставление в материалы дела сведений о наличии у среднего российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака ассоциативных связей между заявителями и товарами 33-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, суд первой инстанции признал правильным вывод административного органа об отсутствии оснований для признания указанного товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив в соответствии с Правилами N 482 спорный товарный знак "" на предмет сходства с имеющими более ранний приоритет противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273 "", N 406359 "", N 556493 "", N 556495 "", N 585232 "", N 618750 "", и принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции отметил, что, вопреки содержащимся в оспариваемом решении выводам Роспатента, не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного совпадающего элемента, а поскольку в состав спорного и противопоставленных товарных знаков (кроме товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406359) входят словесные элементы, написанные на английском языке и включающие совпадающее слово "BARREL", это само по себе свидетельствует о наличии некоторой степени сходства.

Критически оценив вывод Роспатента о том, что наличие одинакового слова "BARREL" не является основанием для признания сравниваемых средств индивидуализации сходными, так как дополнительные словесные элементы "BURNED" в спорном товарном знаке и "OLD", "FATHER'S OLD" либо "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED" в противопоставленных товарных знаках увеличивают фонетическую длину и придают им другое звучание, суд первой инстанции указал на то, что, поскольку ударение в словосочетаниях "BURNED BARREL", "OLD BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL" подает на последнее слово "BARREL", сходство между ними усиливается.

При этом в рассматриваемом случае суд первой инстанции констатировал низкую степень сходства по звуковому (фонетическому) критерию между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 585232, N 618750, N 351273, N 556493 и N 556495.

Проанализировав сравниваемые обозначения по смысловому (семантическому) критерию, суд первой инстанции посчитал очевидным сходство между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 406359, N 585232, N 618750, N 556493, поскольку изобразительно в них заложена общая идея - стеклянная бутылка для напитка, имитирующая бочонок с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурными колпачками.

По мнению суда первой инстанции, смысл словесных элементов, входящих в состав спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 585232, N 618750, N 351273, N 556493 и N 556495, также имеет определенную степень сходства, которая обусловлена следующим:

поскольку слова, входящие в состав словесных элементов, написаны на английском языке, не являются заимствованными в русский язык либо ставшими общеупотребимыми ввиду их широкого распространения, суд исходит из того, что их значение большинству покупателей неизвестно или неочевидно;

написанные крупным шрифтом и удобные для прочтения словесные элементы являются словосочетаниями "BURNED BARREL", "OLD BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL", в которых главное слово - "BARREL" и именно на него падает логическое ударение, а слова "OLD" и "FATHER'S OLD" - зависимые, обозначающие характеристику главного, в связи с чем при прочтении этих словосочетаний средний российский потребитель усвоит, что все они обозначают что-то связанное с "BARREL" и это безусловно объединяет их;

словесные элементы "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED", входящие в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 618750, написаны очень мелким шрифтом на черном фоне и практически недоступны для прочтения, в связи с чем в случае, если потребитель решит сравнить названный выше товарный знак со словесным элементом спорного товарного знака, степень сходства будет понижена;

согласно словарно-справочным источникам в переводе с английского языка слово "BARREL" означает "бочка", "бочонок", "цилиндр", "барабан"; слово "BURNED" - "сожженный", "обожженный", "сгоревший", "выжженный", "обгоревший", "сжигаемый", слово "FATHER" - "отец", "батюшка", "папа", слово "FATHER'S" - "отцовский", "принадлежащий отцу", слово "OLD" - "старый", "давнишний", "старинный", то есть все словесные элементы обозначают бочку / бочонок, обладающий определенными признаками (она либо обожженная, либо старая / давнишняя, либо отцовская и т.п.), что очевидно способно вызвать в сознании потребителя одинаковые смысловые ассоциации.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии между спорным и противопоставленными товарными знаками средней степени сходства по семантическому признаку.

Оценив спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 585232, N 618750 по графическому (визуальному) критерию, суд первой инстанции признал очевидным то, что они производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление, так как представляют собой изображения стеклянных бутылок, имитирующих бочонок с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурными колпачками, и имеющих на лицевой стороне этикетки со словесными и изобразительными элементами в виде вензелей и монограмм; сочетание коричневых и бежевых цветов на изобразительных элементах (этикетках) сравниваемых товарных знаков усиливает сходство между ними; в спорном товарном знаке бутылка изображена с колпачком белого цвета и выполнена из прозрачного стекла (выглядит пустой), а в противопоставленных товарных знаках - колпачки черного цвета, а сами бутылки темно-коричневого либо рыжего цвета, то есть либо изготовлены из темного стекла, либо заполнены соответствующим напитком.

Проанализировав противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 406359, суд первой инстанции отметил, что он, как и спорный товарный знак, является объемным и представляет собой бутылку для напитка в форме наклоненного вправо бочонка с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурным колпачком; в отличие от спорного товарного знака, у него не только отсутствует этикетка, но и вообще не имеется никаких словесных элементов.

Как полагает суд первой инстанции, имеющиеся отличия между изобразительным элементом в виде этикетки и словесным элементом, расположенным на нем, в спорном товарном знаке и комбинированным обозначением, зарегистрированным в качестве противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 556495, в виде формы этикетки (овальная в спорном товарном знаке и прямоугольная с выпуклой верхней и нижней стороной в противопоставленном товарном знаке), разных монограмм (находящейся над словесным элементом и нанесенной в качестве фона), расположением словесного элемента (на двух строках в спорном товарном знаке и на трех строках в противопоставленном товарном знаке), не меняют похожее зрительное впечатление, которое они производят, поскольку все слова написаны заглавными буквами черного цвета английского алфавита, одного размера и почти одинаковым шрифтом, монограммы в качестве фона расположены в центре каждого словесного элемента за ними и нанесены приглушенными серыми линиями в виде симметричных фигур, монограмма над словесными элементами помещена также по центру и выполнена в виде оригинального вензеля, каждая этикетка имеет рамку.

Приняв во внимание то, что противопоставленный товарный знак "Father's Old Barrel" по свидетельству Российской Федерации N 351273 является словесным, суд первой инстанции отметил, что его сопоставление по графическому критерию возможно только со словесным элементом "BURNED BARREL" спорного товарного знака. При этом суд первой инстанции указал, что оба словесных элемента написаны стандартным шрифтом буквами черного цвета английского алфавита, однако в противопоставленном товарном знаке слова написаны в одну строку и только первые буквы каждого слова являются заглавными, тогда как в спорном товарном знаке слова написаны в две строки; кроме того, словесный элемент спорного товарного знака размещен на изобразительном элементе в виде этикетки овальной формы, в центре которой под словесным элементом находится монограмма, выполненная более бледными линиями, а поскольку совпадающим в сравниваемых словесных элементах является только одно слово "Barrel" / "BARREL" и, учитывая перечисленные выше отличия между обозначениями, суд первой инстанции счел, что по визуальному признаку названные знаки производят разное зрительное впечатление.

Таким образом, по результатам сравнительного анализа по графическому критерию суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак имеет высокую степень сходства с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 585232, N 618750, среднюю - с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 406359 и низкую - с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273 и N 556495.

Учитывая то, что в оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу об идентичности либо однородности товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, что заявителями не оспаривалось и признавалось третьим лицом, суд первой инстанции не осуществлял проверку оспариваемого решения в этой части.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что идентичность либо высокая степень однородности товаров, на которые распространялась правовая охрана спорного товарного знака и для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, компенсируют выявленную при сопоставлении средств индивидуализации по определенным критериям низкую и среднюю степень сходства обозначений.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции счел, что в период до прекращения правовой охраны спорного товарного знака существовала возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судом первой инстанции критически оценены вывод Роспатента и довод третьего лица о том, что факт несходства сравниваемых товарных знаков подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делу N А41-5841/2018, имеющими преюдициальное значение для настоящего дела.

Так, суд первой инстанции отметил, что субъектный состав лиц, участвовавших при рассмотрении дела N А41-5841/2018, отличается от участников арбитражного процесса по настоящему делу, поскольку в деле N А41-5841/2018 не участвовали Роспатент и общество "НАК" и это обстоятельство само по себе исключает преюдициальность судебных актов, на которые ссылаются административный орган и общество "ИССИ РОЯЛТИ".

Суд первой инстанции также обратил внимание на то, что исходя из рассмотренных в деле N А41-5841/2018 исковых требований предметом судебной оценки не являлись противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 556493, N 556495, N 618750 и в этих судебных актах имеется вывод об отсутствии сходства между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 585232 и N 406359.

Учитывая правовые позиции, изложенные в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", в пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" и в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", а также принимая во внимание то, что содержащиеся в судебных актах по делу N А41-5841/2018 выводы сделаны без учета Постановления N 10, суд первой инстанции указал, что в рассматриваемом случае не исключаются иные выводы по вопросу вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

Суд первой инстанции отклонил доводы заявителей и третьего лица о наличии в действиях друг друга признаков злоупотребления правом.

Рассматривая вопрос о применении восстановительной меры в связи с признанием оспариваемого решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что поскольку в рассматриваемом случае правовая охрана спорного товарного знака была прекращена по заявлению правообладателя в период рассмотрения настоящего дела, однако суд пришел к выводу о несоответствии регистрации знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, то надлежащей восстановительной мерой будут признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 и обязание Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе общества "ИССИ РОЯЛТИ", президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции, касающиеся соответствия регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы общество "ИССИ РОЯЛТИ" ссылается на то, что судебными актами по делу N А41-5841/2018 установлен факт отсутствия вероятности смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 657328 с принадлежащими компании товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 585232 и N 406359.

Как отмечает общество "ИССИ РОЯЛТИ", если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело, а в том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод.

По мнению общества "ИССИ РОЯЛТИ", суд первой инстанции мотивировал отказ принять во внимание обстоятельства дела N А41-5841/2018 и свой вывод о вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 585232 и N 618750 лишь тем, что дело N А41-5841/2018 было рассмотрено в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций до принятия Постановления N 10, в связи с чем судами не могли быть учтены нашедшие в нем отражение определенные правовые позиции, которыми руководствовался суд при принятии настоящего решения.

Общество "ИССИ РОЯЛТИ" полагает, что методологические подходы в отношении установления вероятности смешения товарных знаков, отраженные в пункте 162 Постановления N 10, не являются новыми, так как аналогичные методологические подходы сформулированы в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, а также в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации и президиума Суда по интеллектуальным правам.

С точки зрения общества "ИССИ РОЯЛТИ", при отсутствии иной мотивировки выводы судов, сделанные по делу N А41-5841/2018, должны были быть учтены при рассмотрении настоящего дела.

Общество "ИССИ РОЯЛТИ" считает, что судом первой инстанции допущены существенные процессуальные нарушения, а именно: признавая недействительным решение Роспатента при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного оспаривания решения административного органа, суд первой инстанции должен был обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда, как это разъяснено в пункте 138 Постановления N 10.

Общество "ИССИ РОЯЛТИ" также не согласно с выводом суда первой инстанции о наличии у заявителей заинтересованности в оспаривании решения Роспатента от 15.04.2019, ссылаясь на то, что к моменту рассмотрения настоящего дела правовая охрана спорного товарного знака была прекращена.

Указывая на содержащиеся в пунктах 139 и 174 Постановления N 10 разъяснения, из которых следует, что не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны, общество "ИССИ РОЯЛТИ" вместе с тем обращает внимание на то, что Роспатентом не анализировался вопрос о возможности принятия решения по возражению с учетом досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

При этом общество "ИССИ РОЯЛТИ" отмечает, что суд первой инстанции принял решение признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр без выяснения вопроса о том, сохраняется ли у подателей возражения заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака исходя из тех доводов, которые были изложены в возражении в подтверждение своей заинтересованности.

Кроме того, общество "ИССИ РОЯЛТИ" предполагает, что общество "НАК", в отношении которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 18.05.2020 была внесена запись о принятии решения о ликвидации, а также являющееся аффилированным лицом по отношению к компании, было указано в качестве подателя возражения с заведомо недобросовестной целью - изменение субъектного состава лиц, участвовавших при рассмотрении дела N А41-5841/2018, и не имело заинтересованности.

Учитывая вышеизложенное, общество "ИССИ РОЯЛТИ" считает, что решение признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр не могло являться надлежащей восстановительной мерой.

По мнению общества "ИССИ РОЯЛТИ", в нарушение норм материального права суд первой инстанции, проводя сравнение товарных знаков, не дал оценку тому обстоятельству, что изображение и форма бутылки являются неохраняемым элементом как товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 618750, так и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 657328, не принял во внимание то, что форма бутылки - заведомо слабый элемент, который не может являться основополагающим критерием установления сходства до степени смешения по семантическому и графическим признакам, в связи с чем выводы суда первой инстанции о высокой и средней степени сходства обозначений, сделанные на основе установления сходства неохраняемых элементов (форма бутылки), не могли быть положены в основу решения суда первой инстанции и привести к признанию недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Общество "ИССИ РОЯЛТИ" также полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о низкой степени фонетического сходства сравниваемых товарных знаков, так как спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки включают в себя словесный элемент "BARREL", а также дополнительные словесные элементы "BURNED" - в спорном товарном знаке, "FATHER'S OLD" - в противопоставленных товарных знаках, что свидетельствует о разной фонетической длине этих словесных элементов, что в целом придает им иное звучание.

Общество "ИССИ РОЯЛТИ" отмечает, что словесный элемент "BARREL" для товаров 33-го класса МКТУ - алкогольная продукция (за исключением пива) не является сильным элементом, поскольку весьма распространен и входит в товарные знаки, зарегистрированные для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ и принадлежащие разным правообладателям, что ослабляет различительную способность указанного элемента.

Считая необоснованным вывод суда первой инстанции о семантическом сходстве спорного и противопоставленных товарных знаков, общество "ИССИ РОЯЛТИ" полагает, что совпадение словесного элемента "BARREL" не свидетельствует о семантическом сходстве словосочетаний сравниваемых товарных знаков в целом, так как при оценке сходства словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Помимо прочего, общество "ИССИ РОЯЛТИ" обращает внимание на то, что вывод суда первой инстанции о средней степени семантического сходства противоречит нашедшей отражение в определении от 17.03.2020 N 300-ЭС19-26515 по делу N СИП-102/2019 правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей заявителя и третьего лица, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необоснованным довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" об отсутствии у заявителей заинтересованности в оспаривании решения Роспатента от 15.04.2019 в связи с досрочным прекращением правовой охраны спорного товарного знака по заявлению правообладателя в период судебного разбирательства.

В силу пункта 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса;

полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506 ГК РФ), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

На основании пункта 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре аннулируются.

В действующем гражданском законодательстве не определено легальное понятие "заинтересованное лицо". Заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 139 Постановления N 10, решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

В силу разъяснения, данного в пункте 174 Постановления N 10, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента внесения Роспатентом в Государственный реестр записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514 Кодекса).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в пункте 174 Постановления N 10 дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Учитывая приведенные нормы права и разъяснения высшей судебной инстанции, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что прекращение правовой охраны товарного знака по заявлению правообладателя и признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным являются разными юридическими фактами, влекущими наступление различных юридических последствий, в связи с чем первое не может исключать второго и, соответственно, применения связанных с ним правовых последствий.

Принимая во внимание указанный вывод, заявители обоснованно были признаны судом первой инстанции заинтересованными лицами в отношении признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и после того, как правовая охрана этого товарного знака была прекращена по заявлению правообладателя.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что заинтересованность в подаче возражения в Роспатент или заявления об оспаривании решения этого административного органа в суд определяется соответственно на момент обращения с такими возражением и заявлением.

В рассматриваемом же случае правовая охрана спорного товарного знака была прекращена уже в ходе судебного разбирательства по настоящему делу.

Ссылка общества "ИССИ РОЯЛТИ" на то, что поскольку Роспатентом не анализировался вопрос о возможности принятия решения по возражению с учетом досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака, то у суда первой инстанции отсутствовало право исследовать этот вопрос самостоятельно, подлежит отклонению, так как решение Роспатента проверялось судом исходя из того, что в момент рассмотрения административного дела правовая охрана спорного товарного знака не была прекращена, однако суд первой инстанции был обязан как рассмотреть доводы правообладателя об утрате подателями возражения заинтересованности в связи с прекращением правовой охраны спорного товарного знака, так и учесть это обстоятельство при выборе мер восстановительного характера.

Довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что суд первой инстанции принял решение признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку без выяснения того вопроса, сохраняется ли у подателей возражения заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака, противоречит содержанию обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным и довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" об отсутствии заинтересованности в подаче возражения у общества "НАК", в отношении которого в ЕГРЮЛ 18.05.2020 была внесена запись о принятии решения о ликвидации, а также являющегося аффилированным лицом по отношению к компании.

Оценив данный довод общества "ИССИ РОЯЛТИ", суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что принятие обществом "НАК" в период судебного разбирательства по делу решения о добровольной ликвидации и не ликвидированного на момент принятия судом обжалуемого решения не лишает это лицо права на защиту законного интереса в оспаривании ненормативного правового акта Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного 17.12.2018.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с утверждением общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что общество "НАК" было указано в качестве подателя возражения с заведомо недобросовестной целью - изменение субъектного состава лиц, участвовавших при рассмотрении дела N А41-5841/2018, поскольку подача возражения состоялась задолго до принятия этим лицом решения о добровольной ликвидации, а субъектный состав лиц, участвующих в настоящем деле, и лиц, участвовавших в деле N А41-5841/2018, в любом случае является различным в связи с участием в настоящем деле Роспатента, который не являлся участником дела N А41-5841/2018.

Доводы общества "ИССИ РОЯЛТИ" в части того, что суд первой инстанции неправомерно пришел к выводу о сходстве спорного и противопоставленных товарных знаков при наличии содержащегося в судебных актах по ранее рассмотренному делу N А41-5841/2018 вывода об отсутствии вероятности смешения между спорным товарным знаком и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 585232 и N 406359, подлежат отклонению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что выводы суда по настоящему спору о наличии вероятности смешения касаются также и иных средств индивидуализации компании, а именно товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 556495 и N 618750, которые не анализировались судами в деле N А41-5841/2018 и признаны судом первой инстанции обладающими определенной степенью сходства по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что в совокупности с идентичностью либо однородностью товаров 33-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые знаки, свидетельствует о высокой вероятности смешения их потребителями в гражданском обороте.

Указанное обстоятельство является достаточным для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не может согласиться с доводом общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что суд первой инстанции мотивировал отказ принять во внимание обстоятельства дела N А41-5841/2018 и свой вывод о вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 585232 и N 618750 лишь тем, что дело N А41-5841/2018 было рассмотрено в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций до принятия Постановления N 10.

Суд первой инстанции верно отметил в обжалуемом судебном акте, что с учетом различного субъектного состава лиц, участвующих в настоящем деле, и лиц, участвовавших в деле N А41-5841/2018, к рассматриваемому спору не может быть применена норма части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 изложена правовая позиция, согласно которой независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 разъяснено, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22, согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2 и 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

В обжалуемом судебном акте приведены исчерпывающие мотивы, на основании которых суд первой инстанции пришел к иным выводам о вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 585232 и N 406359.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, на вероятность смешения влияют не только сходство обозначений и однородность товаров (которые, по общему правилу, не меняются с течением времени), но и иные обстоятельства (в частности, наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом), которые были учтены судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Появление, увеличение, изменение у правообладателя противопоставленного товарного знака серии товарных знаков даже при неизменных сходстве обозначений и однородности товаров некоторых из товарных знаков правообладателя может влечь изменение итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2020 по делу N СИП-202/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2020 N 300-ЭС20-14710 по делу N СИП-202/2019 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

В данном случае серия противопоставленных товарных знаков увеличена за счет товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 556495 и N 618750.

Кроме того, суд первой инстанции верно отметил, что, поскольку в состав спорного и противопоставленных товарных знаков (за исключением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406359) входят словесные элементы, написанные на английском языке и включающие совпадающее слово "BARREL", это само по себе свидетельствует о наличии некоторой степени сходства.

Суд первой инстанции провел детальный анализ сходства спорного и противопоставленных товарных знаков по всем предусмотренным Правилами N 482 критериям, строго следуя процедуре установления вероятности смешения товарных знаков, приведенной в пункте 162 Постановления N 10.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно акцентирует внимание на том, что даже в случае учета выводов касательно сходства части противопоставленных товарных знаков, содержащихся в судебных актах по делу N А41-5841/2018, оспариваемое решение Роспатента должно было быть признано недействительным в силу ошибочной оценки Роспатентом вопросов сходства спорного товарного знака с иными противопоставленными товарными знаками, которые не были предметом оценки в деле N А41-5841/2018.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать в достаточной степени обоснованной ссылку общества "ИССИ РОЯЛТИ" на то, что поскольку форма бутылки являются неохраняемым элементом как в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 618750, так и товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 657328, то этот объемный элемент не мог учитываться при анализе сходства товарных знаков.

Действительно, согласно устоявшимся в правоприменительной практике подходам, если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитываются тождество и сходство именно охраноспособных элементов. В то же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений.

В пункте 162 Постановления N 10 содержится правовая позиция, согласно которой сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. В рассматриваемом же случае суд первой инстанции исходил из сопоставления всех элементов, входящих в сравниваемые обозначения, а не только формы бутылки.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что форма бутылки не использовалась, как утверждает общество "ИССИ РОЯЛТИ", в качестве основополагающего критерия сходства до степени смешения, а лишь учитывалась при установлении общего зрительного впечатления. Кроме того, при анализе обозначений на предмет сходства суд первой инстанции принял во внимание не только форму бутылки, но и особенности выполнения бутылок (поперечные обручи сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурными колпачками).

Следует также отметить, что форма бутылки не исключена из правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 556493 и N 585232.

Вопреки соответствующему доводу общества "ИССИ РОЯЛТИ", суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что именно словесный элемент "BARREL" в сравниваемых словесных обозначениях является сильным элементом, поскольку на него падает логическое ударение, а остальные элементы представляют собой лишь характеризующие его слова.

При этом суд первой инстанции учел различную фонетическую длину сравниваемых словесных обозначений и в связи с этим констатировал низкую степень сходства по фонетическому критерию между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 585232, N 618750, N 351273, N 556493 и N 556495.

Довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" об отсутствии сходства между указанными товарными знаками по фонетическому признаку не может быть признан обоснованным в силу того, что в состав всех этих обозначений входит один и тот же словесный элемент "BARREL", что само по себе исключает их полное несходство.

Ссылка третьего лица на то, что совпадение словесного элемента "BARREL" не свидетельствует о семантическом сходстве словосочетаний сравниваемых товарных знаков в целом, так как при оценке сходства словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части, подлежит отклонению, поскольку сравниваемые словосочетания не могут быть отнесены к устоявшимся словосочетаниям, а следовательно, сравнительному анализу подлежат как их отдельные части, так и словосочетания в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что вывод суда первой инстанции о средней степени семантического сходства противоречит нашедшей отражение в определении от 17.03.2020 N 300-ЭС19-26515 по делу N СИП-102/2019 правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа.

Вместе с тем данный ошибочный вывод суда первой инстанции не привел к принятию в целом неправильного судебного акта, поскольку даже в случае установления низкой степени сходства по семантическому критерию вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте очевидно существует с учетом признанной судом высокой степени сходства спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 585232 и N 618750 по графическому признаку.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно признал оспариваемое решение Роспатента несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 Постановления N 10, основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителей.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что суд первой инстанции должен был обязать Роспатент рассмотреть возражение повторно, с учетом решения суда.

В соответствии с изложенной в пункте 138 Постановления N 10 правовой позицией, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение административного органа, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Таким образом, основанием для направления возражения на повторное рассмотрение является существенное нарушение процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения или наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования.

Вместе с тем судом первой инстанции не установлены ни существенное нарушение Роспатентом процедуры принятия решения, ни обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования.

Выявив, что при принятии решения Роспатент произвел оценку сравниваемых товарных знаков на предмет вероятности смешения с нарушением норм материального права, в обжалуемом решении суд первой инстанции дал иную оценку этим обстоятельствам, что не противоречит полномочиям суда, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Исходя из этого, суд первой инстанции правомерно в качестве восстановительной меры нарушенных прав признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 и обязал Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр.

Учитывая изложенное, рассмотрев кассационную жалобу общества "ИССИ РОЯЛТИ" в пределах приведенных в ней доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие же с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств и с выводами, основанными на такой оценке, не является в рассматриваемом случае основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также принимается во внимание содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества "ИССИ РОЯЛТИ" удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на заявителя этой жалобы в соответствии с частями 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 3 пункта 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина для организаций составляет 3 000 рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации"

В силу подпункта 12 пункта 1 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов государственная пошлина составляет 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ"

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку при подаче кассационной жалобы государственная пошлина обществом "ИССИ РОЯЛТИ" фактически уплачена в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

производство по кассационной жалобе Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу N СИП-554/2019 прекратить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу N СИП-554/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" (ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, эт. 7, ком. 4, Москва, 121471, ОГРН 1137746848810) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы платежным поручением от 25.09.2020 N 167.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур