Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2020 г. по делу N СИП-696/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2020 г. по делу N СИП-696/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2021 г. N С01-275/2021 по делу N СИП-696/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 08 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей - Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фелисити" (ул. Коцоева д. 31, пом. 7, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, ОГРН 1171513001439) к обществу с ограниченной ответственностью "Билаг" (ул. Пожарского, д. 17, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, ОГРН 1081514000853) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фелисити" - Синицына А.Ю. (по доверенности от 01.09.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Билаг" - Выборнова О.А. (по доверенности от 01.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фелисити" (далее - истец, общество "Фелисити") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Билаг" (далее - ответчик, общество "Билаг") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208 в отношении товаров 32-го класса "аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований общество "Фелисити" указывает на то, что ответчик, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208, не использует таковой в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны данного товарного знака, поскольку планирует использовать сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности для производства товаров, однородных товарам 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, - природной питьевой ледниковой горной газированной и негазированной воды.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению в связи с тем, что использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 461208, размещая его на этикетках и упаковках товаров, производимых и реализуемых на территории Российской Федерации, в период с 2012 года по настоящее время. Кроме того, общество "Билаг" полагает, что истец не доказал свою заинтересованность в использовании спорного обозначения для индивидуализации всех товаров 32-го класса МКТУ.

На указанный отзыв общество "Фелисити" представило письменные возражения, в которых указало, что изложенные в нем доводы и приложенные доказательства не свидетельствуют ни об использовании обществом "Билаг" спорного товарного знака в подлежащий доказыванию период в отношении тех товарных позиций, для которых он зарегистрирован, ни об обстоятельствах введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

До начала рассмотрения дела по существу от общества "Билаг" 07.12.2020 в 18 часов 12 минут через систему "Мой Арбитр" поступил отзыв на исковое заявление, который зарегистрирован судом 08.12.2020.

В судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал о приобщении указанного отзыва к материалам дела.

Судебная коллегия считает данное ходатайство не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные этим Кодексом неблагоприятные последствия.

В силу части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Рассматриваемое исковое заявление принято Судом по интеллектуальным правам определением 31.08.2020, которым суд также предложил ответчику мотивированный отзыв на исковое заявление.

В материалы дела 23.10.2020 через систему "Мой Арбитр" поступил отзыв общества "Билаг" на исковое заявление общества "Фелисити".

Определением об отложении судебного заседания от 27.10.2020 суд предложил сторонам представить все письменные пояснения в срок до 27.11.2020.

Ответчик не обосновал невозможность заблаговременного представления в материалы дела дополнительного отзыва на исковое заявление, в связи с чем суд рассматривает представление данного документа с нарушением установленного судом срока как злоупотребление процессуальными правами.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208 с датой приоритета 22.03.2011, зарегистрированного 04.05.2012 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, общество "Фелисити" направило 04.06.2020 в адрес общества "Билаг" предложение об отказе от права на товарный знак либо заключении договора об отчуждении исключительного права.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества "Фелисити" в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 04.06.2020 ответчику (по юридическому адресу организации и адресу для переписки, указанному в Государственном реестре товарных знаков), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 27.08.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что ведет коммерческую деятельность по производству безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках, осуществил подготовительные мероприятия по производству природной питьевой ледниковой горной газированной и негазированной воды в бутылках, указанная продукция однородна товарам 32-класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, и для ее реализации разработаны два наименования billagi и bilgi, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Указанные доводы истца подтверждаются следующими представленными в материалы дела доказательствами:

информационная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Фелисити", согласно которой в число видов деятельности указанной организации входят производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; производство минеральных вод; торговля оптовая напитками; торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками; торговля розничная напитками в специализированных магазинах; торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах (том 1, л.д. 81-83);

утвержденные генеральным директором общества "Фелисити" и введенные в действие с апреля 2019 года технические условия ТУ 11.07.11-001-12831657-2019, которые применяются при производстве, идентификации и подтверждении соответствия природной питьевой ледниковой горной воды "Billagi" (том 1, л.д. 39-42);

декларации от 28.05.2019 N RU Д-RU.ПС21.В.01151_19 и от 07.05.2020 N RU Д-RU.ПС21.В.02932_20 о соответствии воды природной питьевой "Billagi" ледниковой горной газированной и негазированной (далее - вода "Billagi") и воды природной питьевой "" ледниковой горной газированной и негазированной (далее - вода "") требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза (том 1, л.д. 43-44);

протокол лабораторных исследований воды "Billagi" от 23.05.2019 N 3336 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания" (том 1, л.д. 45-47);

экспертное заключение на протокол лабораторных исследований воды "" от 23.05.2019 N 3336 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания", согласно которому вода "Billagi" соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную" (том 1, л.д. 48);

экспертное заключение от 31.03.2020 N 1019-ОК по результатам лабораторно-инструментальных исследований на протокол лабораторных исследований от 31.03.2020 N 3061 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания", согласно которому вода "" соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную" (том 1, л.д. 49);

протокол лабораторных исследований воды "" от 31.03.2020 N 3061 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания" (том 1, л.д. 49 (оборот) - 52);

фотоизображения этикеток воды "Billagi", "", "MORE " (том 1, л.д. 53-55);

заключенный между обществом "Фелисити" (покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью "Руссо" (поставщик) договор поставки природной питьевой воды от 29.05.2019 N 03/19, предметом которого выступает отпуск поставщиком природной питьевой необработанной воды покупателю (том 1, л.д. 56-57);

универсальный передаточный акт от 10.04.2020 N 1, которым подтверждается факт отгрузки обществом с ограниченной ответственностью "Руссо" обществу "Фелисити" природной питьевой необработанной воды в объеме 30 000 литров (том 1, л.д. 57);

выданная обществу с ограниченной ответственностью "Руссо" лицензия на право пользования недрами от 03.11.2006 N ВЛК 00365 ВР (том 1, л.д. 59);

заключенный между обществом "Фелисити" (заказчик) и закрытым акционерным обществом "Элита" (исполнитель) договор возмездного оказания услуг по розливу воды и упаковке готовой продукции от 25.04.2019 N 001-19 (том 1, л.д. 60-62);

счет-фактура от 30.06.2020 N 1Р/Ф на оказанные закрытым акционерным обществом "Элита" обществу "Фелисити" услуги разлива воды и упаковки готовой продукции (том 1, л.д. 63);

акт от 30.06.2020 N 1Р/Ф на оказанные закрытым акционерным обществом "Элита" обществу "Фелисити" услуги разлива воды и упаковки готовой продукции (том 1, л.д. 65);

фотоизображения готовой продукции (том 1, л.д. 66-74).

В судебном заседании представителем истца представлены на обозрение суда образцы готовой продукции - воды "Billagi", "", "MORE ", которые осмотрены судебной коллегией.

Истец 20.05.2019 подал заявку N 2019723452 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 03-го класса "препараты гигиенические, косметическая или термальная вода", 32-го класса "пиво, минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы", 33-го класса "алкогольные напитки" МКТУ.

Решением Роспатента от 19.03.2020 обществу "Фелисити" отказано в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке со ссылкой, в том числе, на спорный товарный знак в отношении заявленных истцом товаров 32 и 33-го классов МКТУ.

Кроме того, истец 20.05.2019 подал заявку N 2019723456 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 03-го класса "препараты гигиенические, косметическая или термальная вода", 32-го класса "пиво, минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы", 33-го класса "алкогольные напитки" МКТУ.

Решением Роспатента от 23.03.2020 обществу "Фелисити" отказано в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке со ссылкой, в том числе, на спорный товарный знак в отношении заявленных истцом товаров 32 и 33-го классов МКТУ.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Сходство заявленных истцом на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений "" и "" с комбинированным спорным товарным знаком "" обусловлено наличием у них схожих словесных элементов "Billagi" / "" и "Билаг".

Сравниваемые обозначения обладают высокой степень сходства по звуковому (фонетическому) критерию в силу наличия совпадающих звуков и слогов, расположенных в одинаковой последовательности.

Данные обозначения совпадают по смысловому (семантическому) критерию, поскольку, как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, происходят от названия ледника Билаг, расположенного в Республике Северная Осетия-Алания.

Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных исполнением их разным шрифтом, а также исполнения обозначений истца в латинице, а спорного товарного знака - кириллицей, и дополнением обозначения ответчика изобразительным элементом в виде верхушек гор, доминирующими в данном случае являются словесные элементы, в связи с чем указанные выше различия не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, сходство данных обозначений было установлено Роспатентом при рассмотрении заявок N 2019723452 и N 2019723456, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего дела определяет степень сходства сравниваемых обозначений как высокую.

При проведении анализа однородности товаров 32-го класса МКТУ "аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и товаров 32-го класса "пиво, минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы" и 33-го класса "алкогольные напитки" МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначениям истца, а также товаров "минеральные воды", которые истец намерен вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия приходит к выводу, что сопоставляемые товары "аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; щербет [напиток]", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары "минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы", в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначениям, идентичны либо однородны, поскольку относятся к одному виду товаров "безалкогольные напитки", имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Указанным товарам однородны товары "сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; порошки для изготовления газированных напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков", поскольку данные товары представляют собой компоненты, используемые для изготовления безалкогольных напитков, следовательно, сопоставляемые товары являются взаимодополняющими.

Кроме того, товары сусло (в том числе солодовое, пивное, виноградное), а также экстракты хмелевые для изготовления пива, составы для изготовления ликеров, эссенции для изготовления напитков являются основными компонентами при производстве алкогольной продукции.

Суд по интеллектуальным правам также приходит к выводу, что алкогольные товары и вышеперечисленные категории безалкогольных напитков, в том числе минеральные воды, для части потребителей являются взаимодополняющими, поэтому, принимая во внимание традиционный уклад их использования, а также возможность отнесения потребителями к одному источнику происхождения, являются однородными (соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2016 по делу N СИП-419/2015).

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32-го класса МКТУ, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, и совершил для этого подготовительные действия.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (04.06.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 04.06.2017 по 03.06.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в обоснование факта использования им спорного товарного знака ссылается на то, что использует данный товарный знак на этикетках и упаковках товаров - минеральных вод и иных безалкогольных напитков, производимых и реализуемых на территории Российской Федерации, в период с 2012 года по настоящее время.

В подтверждение доводов об осуществлении деятельности по производству и реализации указанных товаров общество "Билаг" ссылается на следующие доказательства:

устав общества "Билаг", утвержденный в новой редакции от 08.10.2010 (том 3, л.д. 10-29), согласно которому основными видами деятельности данной организации, в том числе, являются производство минеральных вод и других безалкогольных напитков; оптовая торговля безалкогольными напитками; розничная торговля безалкогольными напитками;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 20.10.2020 (том 3, л.д. 30-45) в отношении общества "Билаг", согласно которой основным видом деятельности данной организации является производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках.

Судебная коллегия отмечает, что само по себе указание в учредительных документах организации на определенные виды деятельности не подтверждает их фактического осуществления.

Общество "Билаг" ссылается на то, что ему принадлежит на праве собственности земельный участок (источник), с кадастровым номером 15:04:0050102:83, площадью 2 000 кв.м., расположенный по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Ирафский район, 8 км. западнее села Ахсау, в пойме реки "Билагидон", категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования - для дальнейшей эксплуатации существующего здания и добычи ультрапресной питьевой воды, в подтверждение чего представило выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (том 3, л.д. 47-49).

По утверждению ответчика, на указанном участке осуществляется добыча воды на основании выданной 26.07.2010 Управлением по недропользованию Республики Северная Осетия - Алания лицензии ВЛК 00458 ВР на право пользования недрами. Целевое назначение и вид работ, разрешенный в соответствии с лицензией - для геологического изучения и добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Ахсау и промышленного розлива. Срок действия лицензии установлен до 20 июля 2030 года. В соответствии с приложением к указанной лицензии, добыча воды осуществляется на вышеуказанном участке (источнике) с кадастровым номером 15:04:0050102:83 (том 3, л.д. 53-117).

Судебная коллегия отмечает, что приложением N 1 к указанной лицензии является соглашение об условиях пользования недрами, заключенное между обществом "Билаг" и Управлением по недропользованию по Республике Северная Осетия-Алания, пунктом 2.9 которого предусмотрена обязанность ответчика ежегодно до 25 декабря отчетного года представлять достоверные данные об объеме забранной воды в отдел водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по РСО Алания и в органы государственной статистики.

Вместе с тем, доказательства исполнения данного условия предоставления лицензии ответчиком в материалы дела не представлены.

Кроме того, общество "Билаг" указывает на то, что ему принадлежит на праве собственности земельный участок (под зданием цеха), с кадастровым номером 15:04:0030202:339, площадью 28 168 кв.м., расположенный по адресу Республика Северная Осетия - Алания, Ирафский район, село Ахсау, 82, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования - для эксплуатации цеха по розливу воды, в подтверждение чего представило выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (том 3, л.д. 50-52).

Как утверждает ответчик, в настоящее время на вышеуказанном участке, выстроен цех розлива питьевой воды и ведется работа по вводу в его эксплуатацию.

Следовательно, в подлежащий доказыванию период данный цех не эксплуатировался, поскольку не был введен в эксплуатацию.

В судебном заседании представитель ответчика не дал пояснений относительно того, в каких производственных помещениях осуществлялся розлив производимой ответчиком минеральной воды и иных безалкогольных напитков в спорный период.

Ответчиком также представлены в материалы дела следующие доказательства:

письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Северная Осетия - Алания от 30.12.2010, которым согласовано использование источника питьевой воды N 388, расположенного в 8 км к западу от села Ахсау и принадлежащего обществу "Билаг" (том 3, л.д. 118);

выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.12.2010 N 15.01.09.000.Т.000601.12.10 о соответствии СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" проекта организации зон санитарной охраны выхода источника N 338 хозяйственно-питьевого назначения общества "Билаг" (том 3, л.д. 119);

выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания свидетельство о государственной регистрации от 09.02.2011 N RU.15.01.09.006.Е.000006.02.11 о прохождении процедуры государственной регистрации и разрешения к использованию продукции "Минеральная природная столовая вода "Билаг" (том 3, л.д. 123-124) и сведения официального интернет-сайта Роспотребнадзора о данном свидетельстве (том 3, л.д. 125);

протокол испытаний минеральной воды от 16.01.2017 N 344/12.16 (том 3, л.д. 120).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что указанные документы не подтверждают фактическое осуществление ответчиком деятельности по производству и реализации указанной в них продукции в подлежащий доказыванию период.

Судебная коллегия соглашается с изложенными в возражении истца на отзыв ответчика доводами о том, что действие представленного ответчиком свидетельства о государственной регистрации от 09.02.2011 N RU.15.01.09.006.Е.000006.02.11 не распространяется на продукцию, произведенную после 15.02.2015, поскольку на основании подпункта 3.2 пункта 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 и подпункт 2.1 пункта 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 258 документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования указанных технических регламентов Таможенного союза, до дня вступления названных нормативных актов в силу, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15.02.2015.

Представленные ответчиком этикетки продукции (том 3, л.д. 129), сведения интернет-сайта goodcentr.ru (том 2, л.д. 95), а также фотоизображения готовой продукции (том 2, л.д. 102-104) также не могут быть соотнесены со спорным периодом.

В подтверждение доводов о фактической реализации потребителям готовой продукции ответчик представил суду товарные накладные от 18.05.2017 N 58, от 22.04.2019 N 18, от 03.09.2018 N 34 (том 3, л.д. 130-132) об отгрузке минеральной природной столовой воды "Билаг".

Судебная коллегия отмечает, что товарная накладная от 18.05.2017 N 58 не может быть принята судом в качестве надлежащего доказательства, поскольку не соотносится с подлежащим доказыванию периодом.

Что касается товарных накладных от 22.04.2019 N 18, от 03.09.2018 N 34, суд оценивает критически данные доказательства, поскольку из них не представляется возможным установить, что отгружаемая продукция была маркирована спорным товарным знаком.

Равным образом не подтверждают использование спорного товарного знака представленные ответчиком договоры поставки питьевой воды "Билаг" от 02.09.2019 N РСО 171/19, от 20.09.2019 N РСО 150/19, от 20.01.2020 N РСО 10/20 (том 2, л.д. 96-101) в отсутствие доказательств фактической отгрузки покупателям продукции, маркированной спорным товарным знаком.

Оценив представленные ответчиком доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они свидетельствуют о том, что общество "Билаг" в период с 2010 года имело намерение производить минеральную воду под наименованием "Билаг", для чего подготовило материальные и производственные ресурсы, необходимую техническую и разрешительную документацию, вместе с тем, фактическая реализация данного намерения, а именно производство и доведение до потребителя в подлежащий доказыванию период маркированных спорным товарным знаком товаров 32-го класса МКТУ представленными в дело доказательствами не подтверждены.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчиком не представлены доказательства фактического использования им спорного товарного знака.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208 в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

иск общества с ограниченной ответственностью "Фелисити" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461208 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "аперитивы безалкогольные; воды, квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Билаг" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фелисити" судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина