Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 апреля 2017 г. по заявке N 2003715426 О товарном знаке "О'КЕЙ" (не действует)

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 апреля 2017 г. по заявке N 2003715426
(Заключение по результатам рассмотрения заявления)

Заявка:	2003715426
Название:	О'КЕЙ
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	29.06.2016
Дата коллегии:	02.03.2017
Дата утверждения:	19.04.2017
Заявитель:	ООО "О'КЕЙ"

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2017 г. по делу N СИП-354/2017, оставленным без изменения Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2018 г. N С01-35/2018, настоящее решение признано недействительным

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2016, о признании товарного знака по свидетельству N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016 на имя ООО "О'КЕЙ", Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Товарный знак по свидетельству N 265651 с приоритетом от 11.08.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.03.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии согласно записи Госреестра от 29.11.2016 в товарный знак были внесены изменения: с указанием цветового сочетания "белый, красный".

В качестве подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству N 265651 заявителем представлены следующие материалы:

1. Годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык; 2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;

3. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru cо списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ";

4. Письмо о количестве контрагентов;

5. Распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниями Российской Федерации по объему реализации продукции;

6. Распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога Интернет-магазина сети "О'КЕЙ";

7. Копии свидетельств на товарные знаки заявителя с приложениями;

8. Распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки";

9. Презентации "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год;

10. Отчет заявителя об оказанных рекламных услугах в 2012-2014 годы;

11. Формы документов заявителя для заключения договора на оказание рекламных услуг;

12. Копии договоров на оказание рекламных услуг с ЗАО "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", ООО "Русс Индор" с приложениями и иной сопроводительной документацией;

13. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети "О'КЕЙ";

14. Копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных заявителем, а также информация с Интернет-сайтов о наградах заявителя;

15. Копия протокола о принятии в члены АКОРТ;

16. Распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах организации;

17. Информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год; 18. Исследование ООО "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014;

19. Исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015");

20. Копия договора между заявителем и ООО "Приор" Рекламное агентство" N 30/07-171 от 15.09.2010 с дополнительными соглашениями о продлении;

21. Сведения по рекламе сети "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011-2014 годы;

22. Копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети "О'КЕЙ";

23. Таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "О'КЕЙ" на улицах;

24. Копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012-2014 годы;

25. Копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на телевидении;

26. Копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на радио;

27. Рекламные ролики заявителя для телевидения и радио доступны по ссылке https://goo.gl/JWe9gX;

28. Письмо главного бухгалтера заявителя Федосеевой С.В. о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции;

29. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах "О'КЕЙ";

30. Примеры рекламных каталогов сети "О'КЕЙ";

31. Копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов;

32. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети "О'КЕЙ";

33. Образец карты постоянного покупателя;

34. Копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя;

35. Распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети "О'КЕЙ";

36. Образцы подарочных карт и купона;

37. Копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов;

38. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык;

39. Копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru заявителю;

40. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru;

41. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык;

42. Копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru заявителю;

43. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru;

44. Распечатка с сайта с доменным именем reksoft.ru касательно разработки компанией "Рексофт" Интернет-магазина для сети "О'КЕЙ" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект;

45. Распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык;

46. Копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru заявителю; 47. Распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru;

48. Распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ";

49. Распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети "О'КЕЙ";

50. Распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык;

51. Копия договора между заявителем и ООО "Экс Либрис" от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями;

52. Примеры отчетов ООО "Экс Либрис" за 2012-2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ";

53. Отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения ;

54. Копии уведомлений о постановке компании заявителя на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений.

В ходатайстве, поступившем 28.09.2016, заявитель сократил перечень услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным товарным знаком до услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров". Данное ходатайство было удовлетворено согласно пункту 18 (2) Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 N 602 (далее - Административный регламент ОИ).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2017, представителями заявителя были приобщены к материалам дела:

55. Ежеквартальный отчет за 4-ый квартал 2016 года;

56. Сведения с сайтов о компании "О'КЕЙ" и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017 года;

57. Отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения .

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (29.06.2016) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее - Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и указанный выше Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента ОИ в ходе предоставления государственной услуги заявитель при необходимости вправе по собственной инициативе представить, в частности, следующие ходатайства:

- ходатайство о сокращении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака или обозначения общеизвестным товарным знаком и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года (далее соответственно - перечень товаров и услуг, МКТУ);

- ходатайство об изменении отдельных элементов используемого в качестве товарного знака обозначения, не меняющем его существа.

Поскольку ходатайства о внесении изменений в товарный знак по свидетельству N 265651, а также в испрашиваемый перечень услуг 35 класса МКТУ были удовлетворены, анализ товарного знака на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком рассматривается в отношении услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Анализ представленных материалов, содержащихся в поступившем заявлении и дополнениях к нему, показал следующее.

Компания заявителя ООО "О'КЕЙ" зарегистрирована 30.07.2001 и входит в группу компаний "О'КЕЙ". Основная деятельность группы - управление магазинами формата гипермаркетов "О'КЕЙ" и супермаркетов "О'КЕЙ", входящих в розничную торговую сеть "О'КЕЙ" в Российской Федерации [1,2]. В год основания заявителя был зарегистрирован сайт с доменным именем okmarket.ru, который является основным сайтом сети магазинов "О'КЕЙ" [38,39].

Сеть магазинов "О'КЕЙ" основана в 2002 году с появлением первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. В период за 2003 - 2006 годы открылись восемь гипермаркетов и два супермаркета "О'КЕЙ" в Санкт-Петербурге. В период за 2007 - 2008 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в шести новых регионах Российской Федерации, и всего в то время функционирует 37 магазинов. С 2009 по 2013 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в Москве, и всего в то время функционирует 94 магазина. За 2014 год у сети магазинов "О'КЕЙ" насчитывается 108 магазинов в 28 российских городах [1]. В 2015 году был открыт Интернет-магазин на сайте с доменным именем okeydostavka.ru [6]. По состоянию на 31.12.2016 сеть "О'КЕЙ" насчитывает 164 магазина [55,56].

Согласно официальному сайту сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru на дату подачи заявления магазины сети функционируют в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Краснодар, Череповец, Уфа и т.д. [3, 54].

Магазины сети торговой сети "О'КЕЙ", а также заявитель получали различные награды и становились победителями разнообразных конкурсов в области розничной торговли с 2011 по 2015 годы [14].

В представленных исследованиях [17-19] касательно положения сети "О'КЕЙ" на рынке отмечено следующее. Российская розничная сеть "О'КЕЙ" по итогам 2015 года вошла в список 250 крупнейших ритейлеров мира, среди которых в этом сегменте рынка обозначены "Лента", "Магнит", "Х5 Retail Group" и т.д. [17]. Согласно исследованию ООО "Божоле" "Brand Capital" [18], посвященному основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014 год, 86% опрошенных покупателей магазинов в городах присутствия сети "О'КЕЙ" подтверждают знание бренда "О'КЕЙ". Согласно исследованию компании "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" по рынку Санкт-Петербурга за период 2014-2015 годы гипермаркеты сети "О'КЕЙ" остаются основным каналом торговли [19].

Из отчетов [51,52] по результатам мониторинга российских средств массовой информации за период 2012-2014 годы следует, что информация о российском ритейлере "О'КЕЙ" представлена в российских СМИ ("Коммерсант", "РБК daily", "Retail.ru", "ПРАЙМ" и др.). Реклама магазинов "О'КЕЙ" заявителя транслировалась в эфирах ведущих радиостанций в 2012-2014 годы ("Ретро FM", "Европа Плюс", "Авторадио", "Русское радио", "Дорожное радио", "Радио Дача", "Love Радио") в разных городах Российской Федерации (Сургут, Саратов, Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Воронеж, Астрахань, Ставрополь и т.д.) [26, 27].

Характерное графическое исполнение товарного знака по свидетельству N 265651 присутствует в каталогах, подарочных и дисконтных картах, печатных периодических изданиях, рекламных щитах на улицах разных городов (Тольятти, Волгоград, Иваново, Екатеринбург, Москва и др.), а также других рекламных материалах в 2012-2015 годы [1;2;6;8;13;18;19;21-24;28-37].

В соответствии с документами [28-37] за период 2012-2015 реклама магазинов "О'КЕЙ" с размещением товарного знака в характерной графической проработке присутствовала в периодических печатных изданиях ("Семь дней", "Аргументы и факты", "Антенна Телесемь", "МОЙ РАЙОН", "Петербургский телезритель" и т.д.).

Заявителем также представлены эфирные справки [25], иллюстрирующие рекламную кампанию магазинов "О'КЕЙ" в телевизионном эфире в 2011-2014 годы на каналах "Первый", "НТВ", "Россия", "ТНТ", "REN-TV", "СТС" и т.д., транслируемых в различных городах: Краснодар, Мурманск, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, Тюмень, Тольятти, Астрахань, Новосибирск и т.д.

Согласно представленным источникам [38-47] количество просмотров страниц на сайтах заявителя составляет:

- okmarket.ru с начала 2012 года по 14.06.2016 - 118 833 492; - okeydostavka.ru с 2015 года к 14.06.2016 - 17 582 844;

- okeyinvestors.ru с начала 2012 года по 14.06.2016 - 601 997.

В социальной сети "ВКонтакте" представлена официальная страница магазинов "О'КЕЙ" http://vk.com/okmarketru с более чем 47 000 подписчиками [48].

Исходя из представленного социологического опроса ВЦИОМ [53] следует, что у покупателей фонетическая составляющая "О'КЕЙ" используемого заявителем (правообладателем) товарного знака по свидетельству N 265651 ассоциируется с названием "О'КЕЙ" магазинов (гипермаркетов), о чем свидетельствует 69,6% опрошенных респондентов. Из представленного опроса ВЦИОМ [57] следует, что большинству опрошенных 94% знакомо обозначение .

Изложенное выше свидетельствует в совокупности о том, что история магазинов сети "О'КЕЙ", появившихся в 2002 году, и их рекламная кампания привели к некоторому уровню известности товарного знака заявителя по свидетельству N 265651 в отношении услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" в тех городах, где были открыты и функционировали магазины сети "О'КЕЙ".

Товарный знак по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров/услуг заявителя (пункт 1 статьи 1508 Кодекса). При этом интенсивность использования товарного знака оценивается с точки зрения территории Российской Федерации (а также за ее пределами). При этом необходимыми условиями является продолжительность, степень и географический охват интенсивного использования этого товарного знака.

В годовом отчете [1] O'KEY Group S.A. за 2014 год присутствует карта географического покрытия магазинов "О'КЕЙ", из которой следует, что гипермаркеты (далее - ГМ) и супермаркеты (далее - СМ) сети "О'КЕЙ" были открыты: в Санкт-Петербурге (20 ГМ и 19 СМ), в Мурманске (2 ГМ), в Москве (10 ГМ и 6 СМ), в Череповце (1 ГМ), в Иваново (1 ГМ, 1 СМ), Сыктывкар (1 ГМ), Липецк (1 ГМ), Тамбов (1 СМ), Нижний Новгород (2 ГМ), Тольятти (1 ГМ), Екатеринбург (2 ГМ), Сургут (2 ГМ), Ростов-на-Дону (2 ГМ, 1 СМ), Воронеж (2 ГМ, 1 СМ), Саратов (1 ГМ, 1 СМ), Уфа (3 ГМ), Тюмень (1 ГМ), Краснодар (4 ГМ, 1 СМ), Волгоград (1 ГМ, 3 СМ), Оренбург (1 ГМ), Стерлитамак (1 ГМ), Омск (1 ГМ, 1 СМ), Новосибирск (2 ГМ), Красноярск (3 ГМ, 1 СМ), Сочи (1 ГМ), Ставрополь (1 ГМ), Астрахань (2 ГМ, 1 СМ), Барнаул (1 СМ), то есть всего: 69 гипермаркетов и 39 супермаркетов. При этом в большинстве из упомянутых городов открытие магазинов сети "О'КЕЙ" носило разовый, максимум двухразовый характер. Из представленных материалов [55,56] усматривается, что по состоянию на 31.12.2016 сеть "О'КЕЙ" насчитывает всего 164 магазина, количество которых складывается из 74 гипермаркетов, 36 супермаркетов и 54 дискаунтеров, что свидетельствует о незначительном росте развития сети магазинов "О'КЕЙ" в последующие 2 года. Социологические опросы [53,57], рекламная кампания заявителя (на телевидении, в СМИ и т.д.) были проведены в тех городах, где присутствуют магазины сети "О'КЕЙ". При этом магазины сети "О'КЕЙ", как следует из материалов дела, открыты не во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации.

Изложенное свидетельствует о незначительном географическом охвате использования на территории Российской Федерации заявителем товарного знака по свидетельству N 265651 в отношении услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на испрашиваемую дату 01.01.2016.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что используемый заявителем товарный знак по свидетельству N 265651 в отношении услуги 35 класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 01.01.2016.

В поступившем 13.03.2017 обращении заявитель полагает, что при рассмотрении настоящего заявления были нарушены положения Административного регламента ОИ, в связи с чем, изложена просьба о направлении заявления о признании товарного знака по свидетельству N 265651 общеизвестным на повторное рассмотрение. Заявление было направлено на повторное рассмотрение в соответствии с резолюцией Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, о чем заявитель был извещен в установленном порядке. Мнение заявителя о рассмотрении коллегией незначительного количества материалов не соответствует действительности. Коллегия обладает достаточной компетенцией и знанием всех материалов дела для формулирования своих выводов в виде резолютивной части заключения коллегии по результатам рассмотрения настоящего заявления (протокол заседания от 02.03.2017). Доводы заявителя в отношении использования обозначения "О'КЕЙ" и его известности по своей сути повторяют доводы заявления и последующих дополнений к нему, анализ которых приведен в настоящем заключении. Таким образом, доводы обращения заявителя не влияют на выводы коллегии.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Административным регламентом ОИ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 29.06.2016, в отношении товарного знака согласно государственной регистрации N 265651 о признании его общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации.