Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28 июля 2017 г. по заявке N 2010734476 О признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "LIFE NEWS"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28 июля 2017 г. по заявке N 2010734476

Заявка:	2010734476
Название:	LIFE NEWS
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	21.09.2016
Дата коллегии:	27.06.2017
Дата утверждения:	28.07.2017
Заявитель:	Степанов Андрей Александрович

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2018 г. по делу N СИП-621/2017 настоящее решение признано недействительным в части отказа в удовлетворении возражения заявителя от 21.09.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 471983

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2016, поданное ИП Степановым Андреем Александровичем (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N 2010734476 с приоритетом от 27.10.2010 зарегистрирован 01.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за N 471983 в отношении товаров и услуг 01-08, 10-24, 27-31, 34, 37, 39-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АО "Ньюс медиа", Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации - до 27.10.2020.

В возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 471983 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия АО "Ньюс медиа" по регистрации товарного знака по свидетельству N 472028, сходного с оспариваемым товарным знаком, были признаны Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу NА40-60158/14-5-309 от 25.03.2016, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28009/2016-ГК от 15.07.2016 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу NА40-60158/2014 от 22.09.2016 -злоупотреблением правом. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих документов:

- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу NА40-60158/14-5-309 от 25.03.2016 [1];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28009/2016-ГК от 15.07.2016 [2];

- постановление (резолютивная часть) Суда по интеллектуальным правам по делу NА40-60158/2014 от 15.09.2016 [3];

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу NА40-60158/2014 от 22.09.2016 [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству N 471983 не являлся предметом рассмотрения дела NА40-60158/2014, в связи с чем приведенные в возражении решения Судов не могут служить основанием для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- доменное имя не является самостоятельным средством индивидуализации, а кроме того Федеральный закон N 259-ФЗ от 04.10.2010 исключил "доменное имя" из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- таким образом, при регистрации товарного знака правообладатель действовал добросовестно, так как закон не запрещал на момент подачи заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени;

- почему данный довод не был принят во внимание судом при рассмотрении спора, правообладателю неизвестно;

- АО "Ньюс медиа" является крупнейшим медийным холдингом и активно использует товарный знак по свидетельству N 471983 для индивидуализации выпускаемых им СМИ;

- в состав холдинга входит эфирный телеканал Lifenews и сетевое издание Lifenews;

- на имя Степанова А.А. зарегистрировано доменное имя lifenews.ru, на котором он размещает новостной контент;

- в 2014 году АО "Ньюс медиа" выступил инициатором судебного разбирательства с ИП Степановым А.А., так как, по мнению холдинга, Степанов А.А. фактически паразитировал на репутации телеканала и сетевого издания Lifenews, поскольку популярность телеканала и сетевого издания АО "Ньюс медиа" несоизмеримо выше популярности сайта ИП Степанова А.А.;

- СМИ АО "Ньюс медиа" занимают лидирующие позиции в рейтингах цитирования, начиная с 2011 года, при этом сайт ИП Степанов А.А. в данном рейтинге отсутствует;

- ведущие журналисты АО "Ньюс медиа" неоднократно были удостоены высочайших российских и международных профессиональных наград: "Большая цифра", "Золотой луч", ТЭФИ, "Товар года", "Коммерческий успех", ЮС, "Лучший медиа-менеджер";

- по результатам 2015 года LifeNews признан самым влиятельным СМИ среди социальных медиа по данным компаний "Медиаметрикс" и "Медиалогия".

Исходя из изложенного в отзыве, правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Отзыв правообладателя сопровождается копиями следующих документов:

- свидетельств на товарные знаки "LIFENEWS", "LIFENEWSTV", "LIFE", "L!FE" (NN472028, 471983, 476183, 389059, 447875) [5];

- свидетельства о регистрации СМИ - сетевое издание Эл N ФС77-55634 от 09.10.2013 [6];

- свидетельства о регистрации СМИ - телеканал Эл N ФС77-55358 от 11.09.2013 [7];

- лицензии на осуществление телевизионного вещания телеканалом "Lifenews", предоставленная ООО "Медиа контент", серия ТВ N 26308 от 31.12.2014 [8];

- страницы Интернет-сайта http://news.sky.com [9];

- распечаток истории по домену lifenews.ru из сервиса информации о доменах "Whois History" [10];

- письма менеджера по персоналу ООО "АЙНЬЮС" [11]; - страниц трудовой книжки Коновалова С.В. [12];

- данных из ЕГРЮЛ относительно ООО "НЬЮС МЕДИА-РУС", ООО "АЙНЬЮС" [13].

Ознакомившись с отзывом правообладателя, Степанов А.А. представил следующие пояснения:

- законодательством установлен принцип "старшинства прав", в соответствии с которым преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;

- cудами установлено, что ИП Степанов А.А. с 28 мая 2008 года оказывает услуги путем трансляции новостного портала на сайте Life-News в доменном имени Life-News.Ru, при этом новостной портал функционирует непрерывно в течение длительного периода времени, ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству N 472028 (17.11.2010);

- лицензия [8] на осуществление телевизионного вещания не должна приниматься во внимание при рассмотрении возражения, поскольку она предоставлена ООО "Медиа контент", которое не является стороной настоящего спора;

- довод правообладателя, представленный в отзыве на возражение, о том, что при рассмотрении спора судом не был принят во внимание вопрос о правовой природе доменного имени, несостоятелен;

- согласно выдержке из текста Постановления Суда по интеллектуальным правам [4] "...ошибочное отнесение доменного имени к средствам индивидуализации не порочит вывод судов о злоупотреблении правам со стороны истца при приобретении права на товарный знак...";

- в результате суды пришли к выводу о том, что действия АО "Ньюс медиа" по приобретению исключительного права на товарный знак представляют собой злоупотребление правом.

В дополнении, представленном на заседании коллегии 27.06.2017, Степанов А.А. акцентирует внимание на следующем:

- Роспатент, рассматривая возражения по пункту 6 статьи 1512 Кодекса, сам не устанавливает факт злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Эти факты устанавливаются иными органы, в данном случае, судом. Решения таких органов являются обязательными для Роспатента и не могут быть им пересмотрены;

- судебными актами подтверждается, что обозначения, используемые в доменном имени ответчиком, и товарный знак истца, сходны до степени смешения; - сходство обозначений приближается к тождеству, отличия носят нюансный характер, а это принципиально сказывается на установлении области однородности;

- вывод суда об однородности "в частности" следует толковать с учетом признаков однородности, определенных Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Рекомендации);

- согласно пункту 3.7 Рекомендаций в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т. е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, однородными в этом случае могут быть признаны товары "12 класс МКТУ" и услуги "ремонт и техническое обслуживание автомобилей" (37 класс МКТУ);

- трансляция новостного портала на сайте - это разновидность публикации интерактивной периодики, то есть соотношение род-вид. Один круг потребителей - население, получающее информацию о событиях в мире. Средства оказания услуг - интерактивные публикации. Назначение - доставка новостей, информирование потребителей о происходящих событиях в мире. Все признаки однородности совпадают;

- однородность новостного портала на сайте по отношению к издательской деятельности и газете базируется на расширении области однородности за счет высокой степени сходства обозначений и дешевизны услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству N 471983 недействительной в отношении товаров 16 класса МКТУ "газета" и услуг 41 класса МКТУ "издание печаткой продукции, издание периодики; издание книг; издание газет; публикация интерактивная периодики".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983 с приоритетом от 27.10.2010 в отношении товаров 16 класса МКТУ "газета" и услуг 41 класса МКТУ "издание печаткой продукции, издание периодики; издание книг; издание газет; публикация интерактивная периодики" оспаривается ИП Степановым А.А. на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспаривание товарного знака по указанной норме обосновано тем, что решением Арбитражного суда г. Москвы по делу NА40-60158/14-5-309 от 25.03.2016, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28009/2016-ГК от 15.07.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу NА40-60158/2014 от 22.09.2016 действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству N 472028, который является сходным с оспариваемым товарным знаком, признаны злоупотреблением правом [1-4].

В рамках рассмотрения указанного возражения коллегией было принято во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака - АО "Ньюс медиа" является крупным российским медийным холдингом, существующим с 2001 года. Медийный холдинг "Ньюс медиа" осуществляет вещание эфирного информационного телеканала и сетевого интернет-издания, для индивидуализации которых используется обозначение "Lifenews", а также издает различные периодические издания (общественно-политические газеты, еженедельники). В 2014 году телеканал "Lifenews" стал самыми цитируемым СМИ России в своей категории по данным информационно-аналитической системы "Медиалогия". На данный момент технический охват телеканала составляет 68,9 млн. зрителей по всей России (см. http://www.newsmedia.ru/history#content). Таким образом, обозначение "Lifenews" обладает высокой степенью известности применительно к АО "Ньюс медиа".

Вместе с тем, решениями судов, перечисленных выше в данном заключении, установлен факт злоупотребления правом в действиях правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству N 472028, который является сходным с оспариваемым товарным знаком. При этом необходимо отметить, что решения суда обязательны для исполнения Роспатентом.

В частности, в решении Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2016 по делу NА40-60158/14-5-309 [1] указано, что суд оценил и согласился с выводами ИП Степанова А.А. о том, что действия АО "Ньюс медиа" могут быть рассмотрены как злоупотребление правом (стр. 4, абзац 9). При этом судом установлено, что использование ИП Степановым А.А. непрерывно с апреля 2008 года коммерческого обозначения, включающего словесный элемент "LifeNews", носит постоянный характер, и стало фактически использоваться как новостной портал значительно ранее регистрации прав на товарный знак "LIFENEWS" по свидетельству N 472028 (02.10.2012), и ранее возникновения приоритета на него (17.11.2010) (стр. 5, абзац 2).

Постановлением N 09АП-28009/2016-ГК от 15.07.2016 [2] Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения вышеуказанное решение Арбитражного суда г. Москвы, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев кассационную жалобу АО "НЬЮС МЕДИА", своим постановлением по делу NА40-60158/2014 от 15.09.2016 [4] отказал в удовлетворении жалобы и оставил без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу NА40-60158/14-5-309. В постановлении Суда по интеллектуальным правам указывается, что суды правомерно установили, что действия АО "НЬЮС МЕДИА" по приобретению права на товарный знак, представляют собой злоупотребление правом, а использование словесного обозначения в доменном имени со стороны ИП Степанова А.А. является добросовестным (стр. 9, абзац 3).

Таким образом, суды признали действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству N 472028, злоупотреблением правом.

Данное обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной, поскольку требования подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса распространяются на товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками, действия правообладателей которых, связанные предоставлением правовой охраны, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 471983 и товарный знак по свидетельству N 472028, в отношении которого суды признали действия правообладателя по приобретению на него исключительного права злоупотреблением правом, обладают высокой степенью сходства, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов "LIFE NEWS" (переводятся с английского языка как "жизнь" и "новость"), а также графическим сходством товарных знаков (отличие в исполнении буквы "I" не влияет на одинаковое общее зрительное восприятие товарных знаков).

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

По вопросу заинтересованности ИП Степанова А.А. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983 в отношении товаров 16 класса МКТУ "газета" и услуг 41 класса МКТУ "издание печаткой продукции, издание периодики; издание книг; издание газет; публикация интерактивная периодики", установлено следующее.

Как установлено судами, хозяйственная деятельность ИП Степанова А.А. связана с оказанием услуг путем трансляции новостного портала на сайте сети Интернет под доменным именем "life-news.ru". Указанная хозяйственная деятельность признана судами однородной услугам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 472028 (стр. 8 постановления Суда по интеллектуальным правам [4]).

Таким образом, суды не сочли хозяйственную деятельность ИП Степанова А.А. по администрированию сайта и использованию этого сайта для трансляции новостного портала однородной каким-либо товарам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству N 472028.

Также необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, свидетельствующих об осуществлении ИП Степановым А.А. издательской деятельности и выпуске каких-либо печатных изданий.

В связи с изложенным заинтересованность ИП Степанова А.А. в оспаривании товарного знака по свидетельству N 471983 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, относящихся к печатной продукции (изданиям) и издательской деятельности, не установлена.

Хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, может быть охарактеризована только как деятельность по интерактивной публикации новостей.

Интерактивная публикация (публикация в режиме онлайн) - способ распространения информации, доступной для общественного пользования, при помощи компьютерной сети, без физических средств массовой информации, например, книг или лазерных компакт-дисков. Содержание таких публикаций обычно аналогично содержанию традиционных изданий, но может быть оснащено дополнительными возможностями, например, гипертекстом, поисковыми возможностями и мультимедиа. Основная часть публикаций в режиме онлайн распространяется по Интернету (см. Научно-технический энциклопедический словарь, http://dic.academic.ru).

В перечне оспариваемого товарного знака представлено видовое понятие услуг интерактивной публикации, а именно услуга 41 класса МКТУ "публикация интерактивная периодики".

В силу отнесения указанной услуги 41 класса МКТУ и фактической деятельности ИП Степанова А.А. к одному роду услуг по интерактивной публикации, указанные услуги признаны однородными.

Таким образом, заинтересованность ИП Степанова А.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983 прослеживается только в отношении услуг 41 класса МКТУ "публикация интерактивная периодики".

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983 в отношении услуги 41 класса МКТУ "публикация интерактивная периодики" в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 471983 недействительным в отношении услуги 41 класса МКТУ "публикация интерактивная периодики".