Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14 декабря 2018 г. по заявке N 2016746297 Об оставлении в силе решения Роспатента в отношении "M JAVA MONSTER"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 14 декабря 2018 г. по заявке N 2016746297

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2019 г. по делу N СИП-202/2019 настоящее решение признано не противоречащим действующему законодательству

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2019 г. N С01-1145/2019 по делу N СИП-202/2019 названное решение отменено

Заявка:	2016746297
Название:	M JAVA MONSTER
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	05.10.2018
Дата коллегии:	13.11.2018
Дата утверждения:	14.12.2018
Заявитель:	Монстр Энерджи Компани, США
Вид обращения:	возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.10.2018 возражение, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016746297, при этом установила следующее.

Словесное обозначение "" по заявке N 2016746297 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ на имя ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик", 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3:

"" [1] (свидетельство N 434154 с приоритетом от 06.08.2009);

"" [2] (свидетельство N 541032 с приоритетом от 19.04.2012);

"" [3] (свидетельство N 541033 с приоритетом от 19.04.2012);

"" [4] (свидетельство N 541034 с приоритетом от 19.04.2012);

"" [5] (свидетельство N 541035 с приоритетом от 19.04.2012);

"" [6] (свидетельство N 541105 с приоритетом от 29.06.2012);

"" [7] (свидетельство N 514037 с приоритетом от 29.06.2012);

"" [8] (свидетельство N 528227 с приоритетом от 23.10.2012);

"" [9] (свидетельство N 528439 с приоритетом от 23.10.2012);

"" [10] (свидетельство N 568736 с приоритетом от 01.11.2012);

"" [11] (свидетельство N 568737 с приоритетом от 01.11.2012);

"" [12] (свидетельство N 528444 с приоритетом от 25.01.2013);

"" [13] (свидетельство N 540259 с приоритетом от 01.11.2012);

"" [14] (свидетельство N 547193 с приоритетом от 12.02.2014);

"" [15] (свидетельство N 555746 с приоритетом от 02.06.2014).

Кроме того, в заключении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку "" по свидетельству N 448807 с приоритетом от 22.10.2010, зарегистрированному на имя заявителя в отношении совпадающего перечня товаров 30 класса МКТУ "напитки на основе кофе", что противоречит требованиям статьи 1481 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- статья 1483 Кодекса содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака, среди которых наличие зарегистрированного на имя заявителя тождественного товарного знака отсутствует, вместе с тем заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, исключая из него "напитки на основе кофе", вследствие чего вывод о том, что у заявителя имеется два исключительных права на одно и тоже обозначение не обоснован;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству N 448807 с приоритетом от 22.10.2010 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, т.е. с более ранней датой приоритета, чем противопоставленные товарные знаки (за исключением противопоставления "" по свидетельству N 434154), а также товарный знак "" по свидетельству N 339859 для товаров 32 класса МКТУ, при этом экспертизой ранее уже был признан факт несходства товарных знаков заявителя и товарных знаков, принадлежащих ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик";

- кроме того, заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки "" по свидетельству N 448808 с приоритетом от 25.10.2010, "" по свидетельству N 450769 с приоритетом от 22.10.2010, "" по свидетельству N 450771 с приоритетом от 27.10.2010, зарегистрированные для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- в настоящее время на имя заявителя зарегистрировано 100 товарных знаков, включающих словесные элементы "MONSTER", "MONSTER ENERGY", "МОНСТР", образующих серию;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, в настоящее время принадлежащие индивидуальному предпринимателю Клинецкому Е.Ф., не являются сходными до степени смешения ввиду фонетических, графических и семантических отличий;

- компания Монстр Энерджи Компани (бывшая Хансен Беверидж Компани) входит в состав крупнейшей американской Корпорации по производству безалкогольных напитков - Monster Baverage Corporation, имеющей длительную и безупречную историю в США и мире на протяжении 80 лет;

- компания заявителя была основана в 1935 году и ассоциируется с производством различных напитков и сопутствующих товаров, а также с активной рекламной деятельностью по их продвижению, в частности, посредством спонсорской поддержки в области экстремального спорта, размещением информации в сети Интернет, в частности, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram;

- заявителю принадлежит ряд регистраций со словесным элементом "MONSTER": в США зарегистрировано 163 товарных знака, в странах Европейского Союза - 119 товарных знаков; в странах СНГ - 133 товарных знака; всего в мире - 954 товарных знаков, в России - 100 товарных знаков;

- продукция заявителя присутствует на рынке с 2002 года под обозначениями "JAVA MONSTER", "MONSTER ENERGY", "PROTEIN MONSTER", "BLACK MONSTER", "MIDNIGHT MONSTER" и др., и приобрела за это время большую популярность во всем мире;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, представлена на российском рынке с 2012 года;

- при запросе в Интернете слова "monster" ни разу не вышло ни одной ссылки на продукцию ООО Автотранспортное предприятие "Бытовик" (ИП Клинецкого Е.Ф.), не было ни одного упоминания данной компании в связи с продукцией под названием "MONSTER", следовательно, единственные товары под данным обозначением и другими обозначениями этой серии, известные российским потребителям, принадлежат заявителю, отсюда возникает уверенность в том, что потребители однозначно ассоциируют слово "MONSTER" и образованные на его основе обозначения только с именем и продукцией заявителя;

- указанная позиция заявителя подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам по делу NСИП-3/2015, признавшего товарные знаки компании Монстр Энерджи Компани и ООО Автотранспортное предприятие "Бытовик" несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, а также товаров 30 класса МКТУ (с учетом корректировки перечня).

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Сведения о товарных знаках заявителя со словами "JAVA MONSTER"; - Сведения о зарегистрированных товарных знаках заявителя;

- Решения по делу N СИП-3/2015;

- Решения Роспатента от 08.09.2012 г. по товарному знаку "БЛЕК МОНСТР"; - Решение Роспатента от 19.11.2010 г. по товарному знаку "JAVA MONSTER" (заявка N 2006715584);

- Распечатки о деятельности и продукции с официальных сайтов заявителя www.monsterenergy.com и www.hansens.com, с других сайтов в сети Интернет;

- Распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием заявителя и его продукции;

- Распечатки персональных страниц заявителя из социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram;

- Решение по делу N СИП-169/2014;

- Распечатки с сайта Патентного Ведомства США с перечнями регистраций на товарные знаки со словом "MONSTER" на имя заявителя;

- Распечатки с сайта Патентного Ведомства Европейского Союза с перечнями регистраций на товарные знаки со словом "MONSTER" на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.12.2016) поступления заявки N 2016746297 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение "" по заявке N 2016746297, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 07.12.2016, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака "" основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [15] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на имя иного лица - ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик" (в соответствии с договором РД0257487, зарегистрированным Роспатентом 02.07.2018, исключительное право на товарные знаки передано Клинецкому Е.Ф., г. Жуковский).

Необходимо указать, что коллегией были выявлены обстоятельства, не учтенные в оспариваемом решении Роспатента от 08.06.2018, к которым относится наличие в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ товарных знаков "" по свидетельству N 222272 [16] с приоритетом от 14.07.2000, "" по свидетельству N 415828 [17] с приоритетом от 07.10.2009, исключительное право на которые также принадлежит Клинецкому Е.Ф. В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС об указанных обстоятельствах заявитель был поставлен в известность на заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2018, ходатайства о необходимости представления своих соображений по ним заявитель не заявлял.

Вместе с тем в отношении противопоставленных товарных знаков [1] - [17] необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак "" [1] по свидетельству N 434154 с приоритетом от 06.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [2] по свидетельству N 541032 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [3] по свидетельству N 541033 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [4] по свидетельству N 541034 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [5] по свидетельству N 541035 с приоритетом от 19.04.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [6] по свидетельству N 541105 с приоритетом от 29.06.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [7] по свидетельству N 514037 с приоритетом от 29.06.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [8] по свидетельству N 528227 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [9] по свидетельству N 528439 с приоритетом от 23.10.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [10] по свидетельству N 568736 с приоритетом от 01.11.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [11] по свидетельству N 568737 с приоритетом от 01.11.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [12] по свидетельству N 528444 с приоритетом от 25.01.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне квадрата черного цвета словесные элементы "MONSTER", "ENERGY" и стилизованное изображение глаз красного цвета.

Противопоставленный товарный знак "" [13] по свидетельству N 540259 с приоритетом от 01.11.2012 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент "MONSTER", выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Противопоставленный товарный знак "" [14] по свидетельству N 547193 с приоритетом от 12.02.2014 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент "MONSTER ENERGY", выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Противопоставленный товарный знак "" [15] по свидетельству N 555746 с приоритетом от 02.06.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [16] по свидетельству N 222272 с приоритетом от 14.07.2000, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" [17] по свидетельству N 415828 с приоритетом от 07.10.2009 является комбинированным, представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент "MONSTER", выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с эффектом трещин.

Анализ перечней товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные (либо однородные) товары, при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [17] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "MONSTER" / "МОНСТР", которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков следует отметить, что он не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов. В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический и семантический критерии.

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов "MONSTER" / "МОНСТР" сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом необходимо отметить, что заявленное обозначение "" представляет собой набор буквенных и словесных элементов (где "М" - буква латинского алфавита, не имеющая характерного графического исполнения, "JAVA" ("Ява"), "MONSTER" ("монстр, чудовище")), совокупность которых "М ЯВА МОНСТР" какую-либо осмысленную фразу на русском языке не создает.

При этом следует констатировать, что довод заявителя о том, что словосочетание "JAVA MONSTER" / "ЯВА МОНСТР" / "МОНСТР ОСТРОВА ЯВА" имеет особую семантику (подобно "Loch Ness Monster" (лохнесское чудовище) или "Komodo dragon" (комодский варан)), является умозрительным, словарно-справочными документами не подтверждается. Указанные обстоятельства не позволяют рассматривать обозначение "" в качестве устойчивого словосочетания, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящих в его состав слов по отдельности.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии у него исключительного права на серию товарных знаков со словесным элементом "MONSTER", куда входят такие товарные знаки как "" по свидетельству N 448807 с приоритетом от 22.10.2010 для товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, "" по свидетельству N 339859 с приоритетом от 08.06.2006 для товаров 32 класса МКТУ, "" по свидетельству N 448808 с приоритетом от 25.10.2010, "" по свидетельству N 450769 с приоритетом от 22.10.2010, "" по свидетельству N 450771 с приоритетом от 27.10.2010, зарегистрированные для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Вместе с тем следует принять во внимание то, что противопоставленные товарные знаки [1] - [17] также образуют серию, основанную на наличии в их составе словесного элемента "MONSTER". При этом входящий в серию товарных знаков Клинецкого Е.Ф. товарный знак "" [16] по свидетельству N 222272 с приоритетом от 14.07.2000 имеет более раннюю дату приоритета в отношении товаров 32 класса МКТУ, чем товарный знак заявителя -"" по свидетельству N 339859 с приоритетом от 08.06.2006. Аналогичная ситуация прослеживается также в отношении противопоставленного товарного знака " от 06.08.2009 и упомянутых "" [1] по свидетельству N 434154 с приоритетом выше товарных знаков компании Монстр Энерджи Компани по свидетельствам N 448807, N 448808, N 450771, зарегистрированных для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Ввиду наличия вышеприведенных обстоятельств коллегия считает необходимым указать на сложившуюся правовую позицию Суда по интеллектуальным правам. В частности, в решении суда от 20.10.2016 по делу NСИП-474/2016, касающемуся установления вопроса сходства обозначения заявителя "MONSTER SUPERNATURAL" по заявке N 2013735039 и товарных знаков ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик", указывается, что словесный элемент "MONSTER" / "МОНСТР" заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков является наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимает доминирующее положение в соответствующих словосочетаниях, а в некоторых противопоставленных товарных знаках является единственным словесным элементом. Кроме того, суд отмечает, что в рассматриваемом случае лексическое значение противопоставленных словесных элементов обусловлено заложенной идей, которая выражена в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации, связанные с силой монстра, его сверхъестественной сущностью. При этом суд отклонил довод заявителя о том, что слово "SUPERNATURAL" в составе обозначения "MONSTER SUPERNATURAL" придает ему дополнительную семантическую окраску. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении рассматриваемого заявленного обозначения "" по заявке N 2016746297.

Таким образом, включение в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента обозначения "MONSTER", обладающего индивидуализирующей способностью и являющегося зарегистрированным товарным знаком иного лица, обуславливает вывод об ассоциации заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] - [17] в целом.

В части доводов возражения об известности продукции заявителя, маркированной обозначением "MONSTER" и "MONSTER ENERGY", и четком ее разграничении в глазах потребителя с продукцией, для сопровождения которой в гражданском обороте предназначены противопоставленные знаки, необходимо указать, что они не являются основанием для снятия противопоставлений [1] - [17] в связи с наличием старших прав на них у иного лица. Аналогичной позиции придерживается и Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу NСИП-3/2015, касающееся товарного знака "M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE". В частности, в указанном постановлении отмечается, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик" не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений. При этом согласно указанному постановлению товарный знак заявителя "M MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE" по свидетельству N 468774 был признан судом сходным до степени смешения с товарными знаками ООО "Автотранспортное предприятие "Бытовик".

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Таким образом, основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Что касается приведенных в решении Роспатента от 08.06.2018 доводов относительно невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ "напитки на основе кофе" ввиду наличия у заявителя тождественного товарного знака " " по свидетельству N 448807, то они снимаются, поскольку заявитель скорректировал заявленный перечень товаров, исключив из него указанную позицию.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2018.