Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16 января 2019 г. по заявке N 501319 О признании недействительным предоставления правовой охраны "ЛЕПТОЦИД в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 16 января 2019 г. по заявке N 501319

Заявка:	501319
Название:	ЛЕПТОЦИД в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией
Объект охраны:	товарному знака
Дата обращения:	19.04.2018
Дата коллегии:	02.11.2018
Дата утверждения:	16.01.2019
Заявитель:	ООО Производственное объединение "Сиббиофарм"
Вид обращения:	возражение против предоставления правовой охраны товарному знака

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Сиббиофарм"", г. Бердск (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N 2011741729 с приоритетом от 19.12.2011 зарегистрирован 04.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 501319 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвиво", Москва. В настоящее время, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров от 26.09.2018, NРД0267831, знак принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "БиоТА", Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "ЛЕПТОЦИД", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельствуN501319, признаны актом недобросовестной конкуренции решением Федеральной антимонопольной службы от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17 (далее - решение ФАС от 28.03.2018).

К возражению приложены следующие материалы:

- Справка ООО ПО "Сиббиофарм" N 1114 от 21.06.2017 г. об объемах выпуска продукции, маркированной обозначением "Лепидоцид", с 2004 по 2016 г. [1];

- Иск о запрете выпуска товаров с обозначением "ЛЕПИДОЦИД СК" от 26.05.2017 г. [2];

- Исковое заявление о защите исключительного права на товарные знаки от 27.07.2017 г. [3];

- Претензионное письмо от 26.06.2017 г. ООО "ИНВИВО" [4];

- Решение о принятии заявки ООО ПО "Сиббиофарм" на регистрацию товарного знака "ЛЕПИДОЦИД" (заявка N 2017723123) [5];

- Решение об отказе в государственной регистрации по заявке (заявка N 2012713589 "ЛЕПИДОЦИД" на имя ООО ПО "Сиббиофарм" [6];

- Свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК, Лепидоцид, СК-М., Лепидоцид, П [7];

- Решение Федеральной антимонопольной службы от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17 [8].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- Роспатентом была произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак по свидетельству N 501319 в отношении всех товаров NРД0267831 от 26 сентября 2018 г., в связи с чем в удовлетворении требований, изложенных в возражении необходимо отказать в связи с тем, что новый правообладатель является добросовестным приобретателем и будет лишен возможности изложить свои доводы в защиту товарного знака в рамках рассмотрения настоящего возражения;

- в действующем законодательстве не сказано, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным на основании приобретения и использования в связи с недобросовестной конкуренцией;

- предоставление исключительного права, приобретение и использование исключительного права это различные юридически значимые действия;

- Решение ФАС России от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17 вынесено в отношении лица, не являющегося в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству N 501319, что является самостоятельным отказом в удовлетворении возражения;

- ООО "БиоТа" является добросовестным приобретателем исключительного права на товарный знак по свидетельству N 501319 и не может нести ответственность за действия предыдущего правообладателя. Так же ООО "БиоТа" является правообладателем товарного знака ЛЕПIДОЦИД по свидетельству N 545940, а оспариваемый товарный знак - это вариант ранее зарегистрированного знака и схож с ним до степени смешения.

С учетом изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 501319.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, представило следующие письменные комментарии:

- передача исключительного права по договору NРД0267831 от 26 сентября 2018 г. на товарный знак по свидетельству N 501319 в отношении всех товаров не влияет ни на рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319, ни на удовлетворение требований о признании регистрации товарного знака по свидетельству N 501319 недействительной, поскольку не связана с предметом спора и не может привести к затруднительности или невозможности исполнения решения Роспатента, так как в данном случае отсутствует спор о правах на товарный знак, а правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с нарушением подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в случае удовлетворения такого требования Роспатентом является аннулирование записи о государственной регистрации этого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия установила следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, производит продукцию, а именно инсектициды, с использованием сходного обозначения с оспариваемым товарным знаком, однородную товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО ПО "Сиббиофарм" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Следует отметить то, что все приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 05 классов МКТУ представляют собой, инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, что свидетельствует об их однородности.

При этом основанием для подачи возражения, поступившего 19.04.2018, явилось решение ФАС России от 28.03.2018 [8], которым признан факт нарушения правообладателем товарного знака по свидетельству N 501319 статьи 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в незаконном приобретении и использовании товарного знака "ЛЕПТОЦИД" по свидетельству N 501319 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В частности, указанным решением ФАС России от 28.03.2018 [8] по результатам исследования всех доказательств и доводов лиц, участвующих в деле N 1-14-172/00-08-17, установлено в действиях ООО "Инвиво" по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки "ЛЕПТОЦИД", "LEEPYDOCIT", "ЛИБИДОЦИД", "ЛЕПТОЦИД", "LYPEEDOZID" (N 501319 от 04.12.2013, N 610949 от 29.03.2017, N 610950 от 29.03.2017, N 541016 от 28.04.2015, N 610948 от 29.03.2017) все признаки недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции:

- направленность на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности выразилась в препятствовании ООО ПО "Сиббиофарм" добросовестно осуществлять предпринимательскую деятельность в части использования для маркировки выпускаемых им инсектицидов (биопестицидов) словесного обозначения "Лепидоцид" и, как следствие, получение более выгодных условий осуществления предпринимательской деятельности на рынке;

- противоречие требованиям законодательства выражается в нарушении требований 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- способность причинения убытков ООО ПО "Сиббиофарм" выразилась в том, что обращение ООО "Инвиво" с иском в Арбитражный суд Красноярского края и претензионным письмом ООО "Инвиво" в адрес ООО ПО "Сиббиофарм" может вызвать отказы контрагентов ООО ПО "Сиббиофарм" от заключения государственных контрактов, расторжение заключенных контрактов, возврату препаратов и необходимости доказывать правомерность использования словесного обозначения "Лепидоцид" ООО ПО "Сиббиофарм", что не может не сказаться отрицательным образом на его репутации. Кроме того, в своих претензиях ООО "Инвиво" требует изъять и уничтожить весь товар ООО ПО "Сиббиофарм" со спорным обозначением, а также выплатить компенсации в размере 5 000 000 рублей, что также может быть расценено как объективная угроза причинения убытков.

Таким образом, доводы, изложенные в решении ФАС России от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17 [8], свидетельствуют о том, что действия ООО "Инвиво", выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 501319, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, коллегия отмечает, что выводы решения ФАС России от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17 [8] не оспорены.

Следует также указать, что в процессе рассмотрения настоящего возражения Роспатентом 26.09.2018 за NРД0267831 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 501319 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на имя ООО "БиоТа", Москва.

Коллегия отмечает, что зарегистрированный Роспатентом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 501319 не является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения, поскольку его регистрация была осуществлена после даты подачи настоящего возражения и после вступления в силу решения ФАС России от 28.03.2018 по делу N 1-14-172/00-08-17.

На основании вышеизложенного, у коллегии имеются правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 501319 недействительным полностью.