Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 декабря 2019 г. по заявке N 603305 "МЕРКАТОР" (документ не действует)

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 27 декабря 2019 г. по заявке N 603305
(Заключение по результатам рассмотрения заявления)

Заявка:	603305
Название:	МЕРКАТОР
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	22.08.2019
Дата коллегии:	27.11.2019
Дата утверждения:	27.12.2019
Заявитель:	ООО "Меркатор Холдинг"
Вид обращения:	возражение о признании товарного знака МЕРКАТОР общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2019, о признании товарного знака по свидетельству N 603305 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.08.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг", Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 07 класса МКТУ "бункера саморазгружающиеся [механические]; установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", 12 класса МКТУ "автомобили, кузова для автомобилей; транспортные средства; шасси транспортных средств; некоторые части транспортных средств; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители, автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; автофургоны; аппараты, перемещающиеся по земле; машины поливочные".

В соответствии с подпунктом 11 пункта 18 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 N 602 (далее - Административный регламент ОИ) дата, с которой испрашивается общеизвестность, заявителем была изменена на 22.08.2019 г.

Согласно подпункту 2 пункта 18 Административного регламента ОИ заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров 07 класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные".

В качестве подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству N 603305 заявителем представлены следующие материалы:

1. копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству N 603305;

2. сведения о товарных знаках заявителя;

3. интервью с Председателем Совета директоров заявителя о выборе символики;

4. копии договоров на поставку техники;

5. справка о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарных знаков (в период 2005- 2018 гг.);

6. копии договоров на сервисное обслуживание;

7. выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, а также в отношении ООО "МЕРКАТОР КАЛУГА", ООО "МЕРКАТОР ИНТЕРНЕЙШНЛ";

8. копия статьи Вячеслава Савельева "Проверка на дорогах" в журнале "Eurostandard", 2008 г., выпуск N 15;

9. информация о структуре заявителя;

10. информация о партнерстве;

11. информация о создании завода во Владивостоке;

12. информация о включении в рейтинг "ТехУспех 2017";

13. информация о проекте создания самоходной фрезерно-роторной снегоуборочной машины "Бора" в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ";

14. информация о грантах и субсидиях;

15. письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.01.2018 г. о включении в программу поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров;

16. письмо Министерства экономического развития Калужской области от 15.07.2019 г. о включении завода "Меркатор Калуга" в перечень производителей регионального значения;

17. информация об иной деятельности заявителя;

18. документы в части подтверждения участия в выставках и конференциях;

19. фотографии, подтверждающие демонстрацию на выставках и конференциях товаров, маркированных товарным знаком, USB-накопитель с файлами и датой сохранения файлов;

20. документы, подтверждающие предоставление независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике, а также отчет, подготовленный на основании независимой базы данных, содержащей сведения о коммунальной технике;

21. информация из системы "СПАРК", подтверждающая объемы государственных контрактов, заключенных заявителем;

22. информация из системы "СПАРК", подтверждающая лидерство заявителя среди компаний, осуществляющих оптовую торговлю автотранспортными средствами, кроме пассажирских;

23. копия отчета N 195-09 "Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов" от 17.06.2019 г., подготовленный Гильдией экспертов и оценщиков "Аргумент";

24. справка о произведенной для заявителя продукции для дальнейшей продажи за 2005 по 2018 гг.;

25. справка о среднегодовом количестве заказчиков по техническому обслуживанию за 2011-2018 гг.;

26. копии благодарственных писем и грамот;

27. документы, подтверждающие затраты на благотворительность;

28. документы, подтверждающие поддержку заявителем создания фильма "Смерть в пенсне или наш Чехов";

29. сувенирная продукция: подарочный бумажный пакет, книжка детская "Как меркатоша спасает новый год", календарь 2017 г., подарочный пластиковый пакет, кружка керамическая, елочные игрушки, коробочка леденцов, флажок, подстаканники, брелок, льняной мешок, блокноты, тетрадь, папки;

30. информационные письма потребителей-специалистов, осуществляющих закупку товаров заявителя;

31. каталоги продукции заявителя, каталог техники;

32. справка об использовании товарного знака;

33. договоры оклейки специализированной коммунальной техники; 34. новостные статьи о заявителе;

35. справка о затратах на рекламу;

36. копии эфирных справок и договоров на оказание услуг по продвижению и рекламе;

37. справки заявителя по рекламе товарного знака;

38. кадры из рекламного ролика, транслируемого на телеканалах и содержащего изображение товарного знака и DVD-диск с рекламным роликом;

39. скриншоты с официального аккаунта заявителя на сайте www.voutube.com;

40. информация о фильме "Калуга. "Умная" дорога", https://tvbrics.com/shows/kaluga-umnaya-doroga/;

41. новостные статьи об участии заявителя в проведении чемпионата мира по футболу 2018 г.;

42. копия опроса ВЦИОМ от 31.07.2017 г.;

43. копия отчета N 155-01 "Об оценке рыночной стоимости нематериальных активов" от 07.08.2015 г., подготовленный Гильдией экспертов и оценщиков "Аргумент";

44. письменные разъяснения Фонда ВЦИОМ по вопросу репрезентативности выборки;

45. справка о патентах заявителя и копии свидетельств;

46. копии договоров о сотрудничестве;

47. структура компаний заявителя;

48. соглашение с "Bucher Schоrling AG" от 01.07.2013 г. с переводом на русский язык;

49. сводный отчет "Мониторинг вышедших публикаций о компании "МЕРКАТОР ХОЛДИНГ", период май 2018 г. - октябрь 2019 г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (22.08.2019) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее - Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

При анализе товарного знака по свидетельству N 603305 на предмет возможности признания его с 22.08.2019 г. общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя Общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг", Москва в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные", установлено следующее.

Испрашиваемые товары 07 и 12 классов МКТУ относятся к специализированной продукции, а именно, дорожной и коммунальной технике.

Анализ документов [1-49] показал следующее.

Заявитель согласно документам [2] является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "МЕРКАТОР", включающих в себя как комбинированные обозначения с исходящими лучами, так и словесные обозначения (самый "старший" товарный знак по свидетельству N 221822, приоритет от 22.12.2000, срок действия регистрации продлен до 22.12.2020, по свидетельству 264588, приоритет от 14.02.2003, срок действия регистрации продлен до 14.02.2023 и т.д.). Исследуемый товарный знак по свидетельству N 603305 является результатом ребрендинга в 2015 году товарного знака по свидетельству N 221822: желтый фон заменен на белый, буква "о" в словесном элементе "МЕРКАТОР" изменена на изображение божьей коровки.

Компания заявителя согласно данным ЕГРЮЛ [7] была зарегистрирована в 2001 году. Среди дочерних компаний заявителя: ООО "Меркатор Дизайн", ООО "Меркатор Санкт-Петербург", ООО "Меркатор Казань". Аффилированные юридические лица: ООО "Меркатор Калуга", ООО "Меркатор Восток", ООО "Меркатор Интернейшнл", ООО "Меркатор Интернейшнл К" [7,9,10,47].

Заявитель осуществляет сборку, поставки и сервисное обслуживание дорожной, коммунальной спецтехники и оборудования. Согласно договорам [4] машины поставлялись в такие города как: Москва, Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Ханты-Мансийск, Ярославль, Сургут, Самара, Тульская обл. и т.д. Сервисное обслуживание спецтехники в период 2014-2018 гг. производилось ООО "Меркатор Калуга", а также заявителем согласно договорам [6]. Создание самоходной фрезерно-роторной снегоуборочной машины "Бора" [13] было осуществлено в рамках программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" для работы за полярным кругом при морозах минус 50 градусов. В связи с указанной спецификой, данная машина не может быть известна широкому кругу населения Российской Федерации. Как следует из имеющихся в деле материалов, реализуемые заявителем коммунальные и дорожные машины базировались на платформах и базах известных брендов: КАМАЗ, KAOUSSIS, Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Bucher, Iveco, Larue, Kramer, Scania, Holder, Volk и т.д. [4,31,46]. Потребитель при восприятии дорожной и коммунальной техники, техники для отсасывания пыли и подметания в первую очередь будет акцентировать внимание на присутствующие на машинах известные бренды: КАМАЗ, Volvo, Mitsubishi, Mercedes-Benz и т.д. Указанное свидетельствует о незначительном уровне узнаваемости исследуемого товарного знака по сравнению с известными марками машин. Кроме того, исходя из имеющихся в деле документов, размещение товарного знака по свидетельству N 603305 осуществлялось, в основном, на технике оранжевого цвета, который наиболее характерен для коммунально-дорожного транспорта, что также влияет на незначительный уровень узнаваемости исследуемого знака. Элементы в виде черных кругов (образ божьей коровки) на оранжевом фоне не придают технике заявителя каких-либо отличительных особенностей.

Материалы [11,12,14-17] носят информационный характер о развитии деятельности заявителя.

В отношении рекламной кампании заявителя коллегия отмечает следующее. Материалы [18;19] касаются участия заявителя в выставках и конференциях в своем большинстве в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные выставки и форумы проходили в Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Новосибирске, Калуге, Сочи, что не может свидетельствовать о высокой активности заявителя при участии в выставках и форумах. Из заявления не усматриваются территории и объемы распространения диска с художественным фильмом "Смерть в пенсне или наш Чехов" [28] (заявитель - спонсор). Заявление не содержит документального подтверждения распространения сувенирной продукции [29]. Проведенная рекламная кампания (наружная реклама, публикации в СМИ, радио, ТВ) заявителя [33;34;36-41;49] ввиду незначительного географического охвата (например, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ставрополь, Калуга, Оренбург, Волгоград, Астрахань, Владивосток, Иркутск, Архангельск, Красноярск, Екатеринбург, Смоленск, Казань, Талдом, Краснодар) не может считаться активной широкой рекламной кампанией на федеральном уровне, соответствующем притязаниям на статус общеизвестности для товарного знака.

Документы [20] касаются доли рынка компаний-производителей дорожной и коммунальной техники. В 2016 и 2017 гг. доля рынка заявителя (14%, 18%) значительно уступает доле рынка "КДМ им. М.И. Калининина" (35% и 30%). Согласно отчету [21] к 2019 году наблюдается спад в отношении объемов государственных контрактов, заключенных и завершенных заявителем: 2017 - 119, 2018 - 30, 2019 - 15 [заключенные контракты]; 2017 - 140, 2018 - 45, 2019 - 11 [завершенные контракты]. Согласно отчету [22] в области оптовой торговли автотранспортными средствами (кроме пассажирских) заявитель уступает лидирующие позиции таким компаниям как: ООО "МАН ТРАК ЭНД БАС РУС", ООО "ИСТК". Из отчета N 195-09 [23] прибыль и рентабельность продаж к 2017 году снижаются: 829 396 - 2014, 601358 - 2015, 509764 - 2016, 326349 - 2017 [прибыль от продаж]; 9,02 - 2014, 6,93 - 2015, 5,36 - 2016, 4,21 - 2017 (рентабельность продаж). Cправки [24, 25] заверены самим заявителем и содержат данные произведенной для заявителя продукции для дальнейшей продажи за 2005 по 2018 гг., а также данные о среднегодовом количестве заказчиков по техническому обслуживанию за 2011-2018 гг. Из справки [24] усматривается, что количество произведенной для заявителя техники (в единицах произведенных машин для городского коммунального хозяйства на территории Российской Федерации) не обладает положительной динамикой. Так, 2007 г. и 2018 г. (разница в одиннадцать лет) содержат одинаковые показатели: 12 258, при этом нарастающего итога за этот период времени не прослеживается. Среднегодовое количество заказчиков по техническому обслуживанию за 2017 г. за 2018 г. не обладает высокими показателями (всего 220 и 250) [25]. Кроме того, отчеты [21-25] приведены в общем виде, в связи с чем, не могут быть соотнесены с конкретными товарами.

Информационные письма потребителей-специалистов, осуществляющих закупку коммунальной спецтехники заявителя [30] не содержат детальных позиций техники.

Копии благодарственных писем и грамот [26], документы, подтверждающие затраты на благотворительность [27] каких-либо фактических сведений о длительном и интенсивном использовании товарного знака по свидетельству N 603305 не содержат.

Справка о способах использовании товарного знака [32], справка [5] о перечне населенных пунктов, где производилась реализация товаров, справка о рекламе [35] заверены самим заявителем и не могут быть положены в основу выводов коллегии о длительном и интенсивном использовании товарного знака по свидетельству N 603305.

Часть фотографий коммунальной техники содержат другие обозначения: словесное обозначение "МЕРКАТОР" с божьей коровкой, выполненное на белом фоне с черными кругами, словесное обозначение "МЕРКАТОР" с божьей коровкой и словесным элементом "Искусство ухоженных дорог" [3,31]. Каталог коммунальной техники за 2016 г. для аэропорта не содержит исследуемого товарного знака на машинах. Сведения о патентах заявителя [45] представлены в отношении иных объектов интеллектуальной собственности (полезные модели, промышленные образцы) и сами по себе не могут свидетельствовать о длительном и интенсивном использовании товарного знака по свидетельству N 603305. Срок представленного соглашения [48] с компанией "Bucher" истек 01.01.2015. Часть договоров [4] в качестве изготовителя машин содержит указание на ОАО "Завод Комплексные Дорожные Машины им. М.И. Калинина", в то время как заявитель выступает в качестве продавца (например, договор N 2018 купли-продажи имущества для целей лизинга от 17.07.2015 г.). В издании [8] упомянуто, что, несмотря на 10-летнюю историю своего существования, название компании заявителя "вряд ли известно широкой аудитории". Данные о стоимости бренда в разные года [23;43] не приводят к иным выводам коллегии.

В отношении социологического опроса [42] следует указать следующее. Данные социологического опроса ВЦИОМ не могут быть положены в основу выводов коллегии о признании товарного знака по свидетельству N 603305 общеизвестным товарным знаком в отношении испрашиваемых товаров 07 и 12 классов МКТУ. Так, опрос был проведен в июле-августе 2017 года среди 400 специалистов, ответственных за выбор и закупку коммунальной, дорожной, строительной и аэродромной автотехники. Среди широкой аудитории мнение потребителей в отношении известности товарного знака не проводилось. Мнение потребителей по состоянию с испрашиваемой датой (22.08.2019) опрос не содержит. Диаграмма, посвященная исследованию уровня автотехники "Меркатор", не содержит детального перечня товаров 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается общеизвестность товарного знака по свидетельству N 603305. В соответствии с "Рекомендациями по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации", утвержденными Приказом Роспатента 01.06.2001 N 74, следует, что опросом желательно охватить не менее шести населенных пунктов Российской Федерации (пункт 3.3. указанных Рекомендаций). География исследования в опросе "Россия" не содержит какого-либо уточнения в отношении городов, где проводился опрос. Количество опрошенных респондентов (400 человек) не соответствует требованиям пункта 3.4 Рекомендаций (не должно быть менее 500 человек в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте). Письменные разъяснения ВЦИОМ [44] в отношении выборки объемом 400 человек не приводят к иным выводам коллегии.

Как указывалось выше, согласно материалам заявления исследуемый товарный знак по свидетельству N 603305 является результатом ребрендинга в 2015 году товарного знака по свидетельству N 221822. Из информационных писем потребителей-специалистов, осуществляющих закупку товаров заявителя [30], следует, что товарный знак по свидетельству N 603305 наносился на коммунальную технику с 2015 года. С учетом всех имеющихся в деле документов за 4 года в период, предшествовавший дате, с которой испрашивается признание рассматриваемого товарного знака общеизвестным, не представляется возможным установить длительное и интенсивное использование товарного знака по свидетельству N 603305 заявителем на территории Российской Федерации.

Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу, что испрашиваемый товарный знак в результате длительного и интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные" заявителя.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что используемый товарный знак по свидетельству N 603305 в отношении товаров 07 класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные" является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 22.08.2019.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Административным регламентом ОИ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 22.08.2019, в отношении комбинированного товарного знака "МЕРКАТОР" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 22.08.2019 на имя ООО "Меркатор Холдинг" в отношении товаров 07 класса МКТУ "установки для отсасывания пыли; машины для подметания улиц [самоходные]; машины для подметания дорог", товаров 12 класса МКТУ "транспортные средства, а именно дорожная и коммунальная техника; аппараты, перемещающиеся по земле, а именно дорожная и коммунальная техника; машины поливочные" по свидетельству N 603305.