Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12 июля 2019 г. по заявке N 387396 О признании недействительным предоставления правовой охраны "PROFITOM 2000 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 12 июля 2019 г. по заявке N 387396

Заявка:	387396
Название:	PROFITOM 2000 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией
Объект охраны:	товарному знака
Дата обращения:	18.02.2019
Дата коллегии:	06.06.2019
Дата утверждения:	12.07.2019
Заявитель:	Кангару Ко., Лтд
Вид обращения:	возражение против предоставления правовой охраны товарному знака

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.02.2019, поданное компанией "Кангару Ко., Лтд", Республика Корея (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 387396, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "" по заявке N 2008700241 с приоритетом от 11.01.2008 зарегистрирован 20.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за N 387396 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Премьера", г. Владивосток. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 13.08.2013 за NРД0129047, исключительное право на товарный знак по свидетельству N 387396 передано ООО "Премьера 2007", г. Владивосток. В настоящее время в соответствии с договором об отчуждении, зарегистрированным Роспатентом 26.11.2014 за NРД0162576, исключительное право на товарный знак по свидетельству N 387396 передано ООО "АвтоБиз", г. Владивосток (далее - правообладатель).

Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству N 387396 продлен до 11.01.2028.

В поступившем 18.02.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 387396 недействительным полностью на основании пункта 2 статьи 1512 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака "" по свидетельству N 250121 в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, с 2005 года производит, рекламирует и поставляет на территорию Российской Федерации моющие средства "Profoam 1000", "Profoam 2000" "Profoam 3000";

- компанией "Кангару Ко., Лтд" поданы заявки на регистрацию объемных обозначений "", "" в качестве товарных знаков по заявкам NN 2013725003, 2015708138 для товаров 03 класса МКТУ, по которым были вынесены решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков, поскольку был выявлен сходный товарный знак "" по свидетельству N 387396;

- 23.09.2015 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее - УФАС) компанией "Кангару Ко., Лтд" было подано заявление о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству N 387396 актом недобросовестной конкуренции, по которому 14.12.2015 было возбуждено дело N 31/06-2015 по признакам нарушения ООО "АвтоБиз" части 2 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" (далее - ФЗ "О защите конкуренции");

- Определением УФАС от 09.03.2016 по делу N 31/06-2015, в связи с внесением изменений в ФЗ "О защите конкуренции", по делу осуществлена переквалификация с нарушения части 2 статьи 14 ФЗ "О защите конкуренции" на нарушение части 1 статьи 14.4. ФЗ "О защите конкуренции";

- 23.09.2016 УФАС приняло решение по делу N 31/06-2015 о признании действий ООО "АвтоБиз" нарушением части 2 статьи 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" и недобросовестной конкуренцией, выражающийся в совершении хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с товарами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом;

- нарушение части 1 статьи 14.4. ФЗ "О защите конкуренции" в действиях ООО "АвтоБиз" по мнению Комиссии УФАС отсутствовало, поскольку не выявлено использование товарного знака по свидетельству N 387396;

- не согласивших с принятым решением УФАС от 23.09.2016 по делу N 31/06-2015, стороны судебного спора обратились с заявлениями в Арбитражный суд Приморского края, который вынес решение от 04.05.2017 по делу N А51-25127/2016 об удовлетворении заявления компании "Кангару Ко., Лтд.";

- Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2017 решение Арбитражного суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционные жалобы ООО "АвтоБиз" и "Кангару Ко., Лтд." без удовлетворения;

- Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2018 решение Арбитражного суда Приморского края от 04.05.2017 и постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 10.07.2017 отменены, дело N А51-25127/2016 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края;

- при новом рассмотрении дела Арбитражный суд Приморского края от 19.10.2018 по делу N А51-25127/2016, с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, пришел к выводу о том, что в действиях ООО "АвтоБиз" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству N 387396, имеется недобросовестная конкуренция; - Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 решение Арбитражного суда Приморского края было признано законным и оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "АвтоБиз" - без удовлетворения.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам NN387396, 250121 (1);

- делопроизводство по заявкам NN2013725003, 2015708138, 2017710047 (2);

- копия решения от 19.10.2018 Арбитражного суда Приморского края по делу N А51-25127/2016 (3);

- копия решения от 26.12.2018 Пятого арбитражного апелляционного суда по делу NА51-25127/2016 (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о возражении от 18.02.2019, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- действия, повлекшие незаконную регистрацию товарного знака, должны применяться только по отношению к первому правообладателю, а именно, ООО "Премьера";

- между тем, в 2011 году Приморским УФАС вынесено решение о прекращении антимонопольного дела N 19/07-2011, поскольку в действиях ООО "Премьера" не установлено нарушений законодательства о недобросовестной конкуренции;

- антимонопольным органом в указанном деле было установлено, что публичные интересы по обеспечению конкуренции регистрацией комбинированного товарного знака "Profitom 2000" по свидетельству N 387396 не нарушались;

- с 2011 года лицо, подавшее возражение, знало о наличии оспариваемого товарного знака, так как против ООО "Премьера" ЗАО "Юником-ДВ" по поручению компании "Кангару Ко., Лтд." возбуждено антимонопольное дело N 33, по которому вынесено решение о его прекращении в связи с отсутствием в действиях ООО "Премьера" нарушения антимонопольного законодательства;

- таким образом, действия правообладателя ООО "Премьера", связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, не признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, а значит к регистрации товарного знака N 387396 невозможно применить подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса;

- действия ООО "АвтоБиз" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству N 387396 не могут быть предметом данного возражения, поскольку не имеют отношения к решению Роспатента о регистрации товарного знака, вынесенного по заявке в 2009 году, и не могут влиять на его действительность;

- в соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 по делу N А51-25127/2016 установлено сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству N 387396 с товарным знаком "Profoam 2000" по свидетельству N 250121;

- указанное означает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 387396 была произведена с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а срок для оспаривания предоставления правовой охраны по этому основанию ограничен пятью годами со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене;

- следовательно, "Кангару Ко., Лтд." допускает злоупотребление правом, поскольку, пропустив установленные законодательством сроки для оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака по надлежащим основаниям, действует вопреки принципу обеспечения стабильности гражданского оборота, во вред ООО "АвтоБиз", подавая возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по ненадлежащему основанию к ненадлежащему лицу.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 387396.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Приморского УФАС по делу N 19/07-2011 (5);

- копия решения Приморского УФАС по делу N 33 (6);

- материалы заявки N 2009722608 (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. А также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на товарный знак "" по свидетельству N 250121 в отношении товаров 03 класса МКТУ, от его имени также поданы заявки на регистрацию объемных обозначений "", "" в качестве товарных знаков по заявкам NN 2013725003, 2015708138 для товаров 03 класса МКТУ (1, 2). Компания "Кангару Ко., Лтд" с 2005 года вводит в гражданский оборот продукцию моющие средства, маркированную обозначениями "Profoam 1000", "Profoam 2000", "Profoam 3000".

Кроме того, между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 387396 (3-4).

Вышеизложенное позволяет признать компанию "Кангару Ко., Лтд" заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 387396 представляет собой комбинированное обозначение "", содержащее прямоугольник, в котором расположена фигура в виде развивающегося флага, содержащая словесный элемент "Profitom", выполненный буквами латинского алфавита и цифры "2000".

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла".

На основании материалов возражения (3) решением Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 по делу NА51-25127/2016 действия ООО "АвтоБиз", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству N 387396, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Вышеприведенное решение было обжаловано в порядке апелляционного производства. Своим Постановлением Пятый арбитражный апелляционный суд от 26.12.2018 по делу N А51-25127/2016 вышеуказанное Решение суда первой инстанции оставил без изменения в части признания действий ООО "АвтоБиз" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "" по свидетельству N 387396 актом недобросовестной конкуренции (4).

Таким образом, доводы, изложенные в решении Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 по делу N А51-25127/2016, свидетельствуют о том, что действия ООО "АвтоБиз", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 387396, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Из текста вышеуказанного решения суда следует, что лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляет деятельность по продвижению на российском рынке очистителей "Profoam 1000", "Profoam 2000", "Profoam 3000". Данные товары являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 387396, поскольку они относятся к родовому понятию "товары для чистки, стирки, полировки и уборки", имеют одно назначение, одинаковые места реализации (хозяйственные магазины, продажа через розничную либо оптовую сеть), имеют широкий круг потребителей, охватывающий все слои населения.

Что касается доводов правообладателя о том, что нормы подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть применены только в отношении первого правообладателя (ООО "Премьера"), следует указать, что согласно указанным нормам правовая охрана может быть признана недействительной в случае, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В данном случае правовая охрана спорного товарного знака была предоставлена на имя ООО "АвтоБиз" на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 26.11.2014 за NРД0162576, и на основании вышеприведенных судебных решений признана актом недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного у коллегии имеются все основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 387396 недействительным полностью, как противоречащие требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 387396 недействительным полностью.