Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 24 июля 2003 г. N А55-12402/02-36 Дело о понуждении к заключению лицензионного договора в части отказа в удовлетворении иска о признании нарушенным исключительного права владельца на товарный знак, направлено на новое рассмотрение, поскольку выводы, содержащиеся в обжалованных судебных актах не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа
от 24 июля 2003 г. N А55-12402/02-36
(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу частного предпринимателя Кузнецова Н.Н., г.Самара,

на решение от 03.12.2002 г., дополнительное решение от 05.03.2003 г. и постановление апелляционной инстанции от 30.04.2003 г. Арбитражного суда Самарской области по делу N А55-12402/02-36,

по иску частного предпринимателя Кузнецова Н.Н., г.Самара к открытому акционерному обществу "Моторостроитель", г.Самара о понуждении ответчика к заключению лицензионного договора по использованию товарного знака N 180625 на условиях проекта предложенного истцом генерального директора ОАО "Моторостроитель" к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, а также о признании нарушенным его исключительного права владельца на товарный знак "НК".

установил:

Частный предприниматель Кузнецов Н.Н. обратился в арбитражный суд с иском к ОАО "Моторостроитель" с учетом уточненных исковых требований в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о понуждении ответчика к заключению лицензионного договора по использованию товарного знака N 180625 на условиях проекта предложенного истцом генерального директора ОАО "Моторостроитель" к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, а также о признании нарушенным его исключительного права владельца на товарный знак "НК".

В обоснование иска указывается, что ОАО "Моторостроитель" используя при маркировке производимых двигателей аббревиатуры "НК", тем самым нарушает право истца, как владельца зарегистрированного товарного знака N 180625.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.12.2002 г. в иске отказано. Дополнительным решением от 05.03.03 г. в удовлетворении требований истца о признании нарушенным его исключительного права владельца на товарный знак отказано. Мотивом отказа явилось непредставление истцом доказательств использования ответчиком в хозяйственной деятельности обозначений, которые являются сходными с товарным знаком N 182605.

Отказывая в удовлетворении требований о понуждении к заключению лицензионного договора суд исходил из отсутствия соглашения сторон на передачу данного спора на разрешение арбитражного суда как того требует ст.45 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Что касается требования о привлечении генерального директора ответчика к административной ответственности, арбитражный суд сослался на отсутствие у истца таких полномочий в соответствии с главой 25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации для обращения подобного рода заявлениями.

Постановлением апелляционной инстанции от 30.04.03 г. решение суда оставлено без изменения по тем же основаниям.

В кассационной жалобе частный предприниматель Кузнецов Н.Н. ставит вопрос об отмене решения от 03.12.02 г. и постановления апелляционной инстанции от 30.04.03 г. как принятого с нарушением статей 12, 128, 138, 421, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 3, 4, 26, 27, 45, 46 Закона "О товарных знаках", и исковое требование удовлетворить.

До рассмотрения по существу кассационной жалобы от ее заявителя поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела ввиду болезни частного предпринимателя. Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку в соответствии со ст.286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция проверяет законность обжалуемых судебных актов и явка сторон на заседание суда не является обязательной.

Законность решения от 03.12.02 г., дополнительного решения от 05.03.03 г. и постановления апелляционной инстанции от 30.04.03 г. проверены в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационной инстанцией, которая приходит к выводу об их отмене в части отказа в удовлетворении требований о признании нарушенным его исключительного права владельца на товарный знак "НК", и в этой части кассационная жалоба подлежит удовлетворению с передачей дела на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, в соответствии со свидетельством N 180625, зарегистрированным 13.12.99 г. частный предприниматель Кузнецов Н.Н. является владельцем зарегистрированного товарного знака, который представляет собой изобразительную композицию, включающую сочетание букв "НК", выполненная стилизированным шрифтом.

Правомерность регистрации названного товарного знака подтверждена решением Апелляционной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Согласно статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное ведение хозяйственного оборота или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Исходя из положений названной статьи закона истец полагает, что ОАО "Моторостроитель" нарушает его право на товарный знак, так как в своей производственной деятельности использует аббревиатуру "НК" в составе маркировки выпускаемых двигателей (НК-12, НК-14СТ, НК-36СТ и т.д.).

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска о признании нарушенным исключительного права владельца на товарный знак, сославшись на недоказанность истцом использования ответчиком в хозяйственной деятельности обозначений, которые являются сходными с товарным знаком N 180625.

В основу своих выводов судом положен ответ от 07.08.01 г. Федерального института промышленной собственности (т.1 л.д.42) на письмо ОАО "Моторостроитель", содержащее вопросы касающиеся обозначения "НК".

Указанное утверждение суда неправомерно.

В материалах дела на л.д.141 т.1 имеется заключение Петровой Л.К. - Патентный поверенный Российской Федерации (свидетельство роспатента N 465), согласно которого в обозначении "НК", используемое ОАО "Моторостроитель" в составе маркировки выпускаемых двигателей, сходно с законно зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 180625. Однако, данному обстоятельству суд не дал правовой оценки.

Вместе с тем при рассмотрении спора и наличии таких противоречивых данных, экспертиза, перед которой поставлен вопрос о наличии сходства между товарным знаком частного предпринимателя Кузнецова Н.Н. и обозначением, введенным в хозяйственный оборот ОАО "Моторостроитель", назначенная арбитражным судом в соответствии со ст.82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведена не была.

Таким образом, вопрос, требующий специальных познаний, остался судом не исследованным.

Более того, сфера действия исключительного права на товарный знак ограничивается перечнем товаров, указанных в свидетельстве.

Следовательно, при признании действий ответчика правонарушением было необходимо установить, что товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, используются ответчиком при оказании тех услуг в отношении, которых истцу обеспечивается соответствующая правовая защита.

Данный вопрос судом также остался не исследованным.

Учитывая изложенное, решение арбитражного суда в части отказа в удовлетворении иска о признании нарушенным исключительного права владельца на товарный знак "НК" подлежит отмене, дело направлению на новое рассмотрение, поскольку выводы, содержащиеся в обжалованных судебных актах не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Что касается требований о понуждении ОАО "Моторостроитель" и заключению лицензионного договора на использование товарного знака N 180625, то в данной части арбитражный суд сделал правильный вывод об отказе в удовлетворении исковых требований, так как возможность передачи на рассмотрение в арбитражный суд споров о заключении лицензионных договоров, предусмотренная ст.45 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров", ограничивается наличием соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение суда, о чем прямо указано в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.97 г. N 11.

Требование истца о привлечении ОАО "Моторостроитель" к административной ответственности за незаконное использование истцом товарного знака, также правомерно отклонены судом, так как правильно установлено арбитражным судом истец не относится к числу лиц, обладающих полномочиями в соответствии с главой 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на обращение с заявлением о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, решение Арбитражного суда в части отказа в понуждении ОАО "Моторостроитель" к заключению лицензионного договора, а также отказа в удовлетворении требований истца о привлечении генерального директора акционерного общества к административной ответственности соответствуют материалам дела и нормам права, оснований для отмены в данной части у суда кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь ст.ст.274, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции постановил:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 03.12.02 г., дополнительное решение от 05.03.03 г. и постановление апелляционной инстанции от 30.04.03 г. по делу N А55-12402/02-36 в части отказа в понуждении ОАО "Моторостроитель" к заключению лицензионного договора на использование товарного знака N 180625 на условиях проекта предложенного истцом, а также привлечение генерального директора ОАО "Моторостроитель" к административной ответственности за незаконное использование товарного знака оставить без изменения, кассационную жалобу в этой части без удовлетворения.

В части отказа в удовлетворении требований частного предпринимателя Кузнецова Н.Н. о признании нарушенным его исключительного права владельца на товарный знак "НК" отменить, и дело в этой части направить на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.