Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 февраля 2010 г. N Ф09-818/10-С6 по делу N А71-8609/2009 Суд удовлетворил требование о запрете обществу использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на использование спорного объекта интеллектуальной собственности, поскольку установлен факт использования ответчиком товарного знака в его документации, при этом лицензионный договор не зарегистрирован в установленном порядке, а значит, является незаключенным, иных доказательств, свидетельствующих о правомерности использования спорного товарного знака в своей деятельности, ответчиком не представлено (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 18 февраля 2010 г. N Ф09-818/10-С6 по делу N А71-8609/2009

Дело N А71-8609/2009

ГАРАНТ:

См. также Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2007 г. N 6601/07

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А.А., судей Семеновой З.Г., Маликовой Э.М., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Первопечатник" (далее - общество "Первопечатник") на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.09.2009 по делу N А71-8609/2009 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании принял участие представитель общества "Первопечатник" - Калмынов Н.А. (доверенность от 01.01.2010).

Общество с ограниченной ответственностью "Иванмастер" (далее - общество "Иванмастер") обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Иванмастер-Ижевск" (далее - общество "Иванмастер-Ижевск") о запрете использования товарного знака "ИВАНМАСТЕР" и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование данного товарного знака в размере 300000 руб. (с учетом заявления об уточнении исковых требований, сделанных истцом и принятых судом в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с переименованием общества "Иванмастер-Ижевск" надлежащим ответчиком по делу признано общество "Первопечатник" (ст. 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.09.2009 (судья Сидоренко О.А.) исковые требования удовлетворены, обществу "Первопечатник" запрещено использовать без согласия общества "Иванмастер" товарный знак "ИВАНМАСТЕР" и сходные до степени смешения с ним иные наименования в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, при осуществлении следующих видов деятельности: посредничество (предоставление агентов-посредников), услуги брокеров, дилеров, дистрибьюторов; ремонт, установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); реализация товаров, включая розничную торговлю. Кроме того, с общества "Первопечатник" в пользу общества "Иванмастер" взыскано 300000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 (судьи Снегур А.А., Жукова Т.М., Казаковцева Т.В.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Первопечатник" просит решение и постановление судов отменить, дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на необоснованное применение ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, необоснованное неприменение ст. 10, 1083 названного Кодекса, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам. Как полагает заявитель, ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае не подлежала применению, поскольку регулирует правоотношения, связанные с авторским правом. Общество "Первопечатник" также считает, что судами не принят во внимание факт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении ряда работ (услуг). Так, заявитель ссылается на то, что решением Роспатента от 20.04.2006 была прекращена правовая охрана товарного знака истца в отношении 09, 16, 19, 35, 37 классов МКТУ, в связи с чем истец не имел полномочий на предъявление к ответчику каких-либо требований в указанной части. Данное обстоятельство, по мнению заявителя, установлено постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.02.2007 по делу N А60-20536/05 (Ф09-352/07). Кроме того, общество "Первопечатник" считает, что взысканная с него сумма компенсации не соответствует принципам разумности и соразмерности, при определении ее размера суды не исследовали вопрос о возможных убытках истца. По мнению заявителя, судами также не было учтено отсутствие вины в действиях ответчика. При этом данное общество ссылается на то, что между ним и обществом "Иванмастер" был подписан лицензионный договор, который не был зарегистрирован в Роспатенте в результате неправомерных действий самого истца. Заявитель также указывает, что на момент предъявления иска он прекратил использование товарного знака истца.

Общество "Иванмастер" представило отзыв, в котором просит обжалуемые судебные акты оставить в силе, считая изложенные в кассационной жалобе заявителя доводы необоснованными и противоречащими материалам дела.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, общество "Иванмастер" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "ИВАНМАСТЕР" в отношении товаров (услуг) 09, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Указанное обстоятельство подтверждается свидетельством N 1647859, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.1998, приоритет товарного знака с 30.07.1997, срок действия регистрации до 30.07.2007 (т. 1, л.д. 53).

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 164859 срок действия товарного знака "ИВАНМАСТЕР" продлен до 30.07.2017 (т. 1, л.д. 54).

Между обществом "Иванмастер" (правообладатель) и обществом "Иванмастер-Ижевск" (лицензиат) 04.03.2005 подписан лицензионный договор, по условиям которого правообладатель предоставляет лицензиату на срок действия договора за вознаграждение исключительную лицензию на пользование товарным знаком "ИВАНМАСТЕР" в отношении 35, 36, 37, 42 классов МКТУ (т. 1, л.д. 12, 13). Согласно п. 32 названный договор вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке в Роспатенте и действует до 30.07.2007.

Общество "Иванмастер" 10.03.2005 обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации лицензионного договора, подписанного с обществом "Иванмастер-Ижевск" (т. 1, л.д. 57).

Роспатент 17.10.2005 запросил документы, необходимые для регистрации лицензионного договора (т. 1, л.д. 68). При этом регистрирующий орган указал, что в представленном лицензионном договоре отсутствует адрес правообладателя, а также условие о том, что качество товаров (услуг) лицензиата будет не ниже качестве товаров (услуг) лицензиара, который будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Кроме того, один из экземпляров договора не был подписан уполномоченным лицом лицензиата.

Обществом "Иванмастер" 14.11.2005 в адрес общества "Иванмастер-Ижевск" направлено письмо, в котором правообладатель просил лицензиата подписать откорректированный лицензионный договор (т. 1, л.д. 55).

В связи с непредставлением запрашиваемых документов в установленный 2-месячный срок Роспатентом вынесено уведомление об отказе в регистрации лицензионного договора от 04.03.2005 (т. 1, л.д. 58).

Общество "Иванмастер", полагая, что общество "Иванмастер-Ижевск" без разрешения правообладателя использует принадлежащий последнему товарный знак при осуществлении предпринимательской деятельности (в деловой документации, предназначенной для продвижения на рынок отказываемых услуг), обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с названным иском.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что право на использование товарного знака "ИВАНМАСТЕР" принадлежит обществу "Иванмастер", а ответчик, используя в течение длительного времени указанный товарных знак в своей деловой документации без разрешения правообладателя, допустил нарушение исключительных прав истца.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.12.2006г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующая отношения, связанные, в частности с правами на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно ст. 5 данного закона часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой названного Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой названного Кодекса.

Учитывая, что в те периоды, когда у истца возникло исключительное право на использование товарного знака "ИВАНМАСТЕР" и когда началось использование указанного товарного знака ответчиком, действовал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон "О товарных знаках"), а в момент обращения с данным иском уже действовала часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, к рассматриваемому спору подлежат применению оба вышеуказанных нормативно-правовых акта.

В силу ст. 1 Закона "О товарных знаках" товарный знак и знак обслуживания являются обозначениями, служащими для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации (п. 1 ст. 2 Закона "О товарных знаках").

Согласно ст. 3 Закона "О товарных знаках" на зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Аналогичные положения содержатся и в ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что общество "Иванмастер" в соответствии со свидетельством N 164859 имеет исключительное право на оказание предусмотренных 09, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классами МКТУ услуг с использованием товарного знака "ИВАНМАСТЕР". Наличие у истца исключительного права на оказание услуг с использованием данного товарного знака не оспаривается и самим ответчиком.

На основании п. 1 ст. 4 названного Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Как следует из п. 2 ст. 4 Закона "О товарных знаках", нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, при выполнении работ, оказании услуг, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, и в предложениях к продаже товаров.

В силу п. 1 ст. 22 Закона "О товарных знаках" использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 названного Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Аналогичные правила установлены в ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается незаконное использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Оценив в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии факта использования ответчиком товарного знака "ИВАНМАСТЕР" в его документации, а именно в коммерческих предложениях на поставку и сопровождение оборудования для цифровой печати, визитных карточках, сертификатах на обслуживание оборудования (т. 1, л.д. 14-42).

Судами также сделан правильный вывод об отсутствии у ответчика права оказывать предусмотренные 09, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классами МКТУ услуги с использованием товарного знака "ИВАНМАСТЕР". При этом суды исходили из того, что лицензионный договор между обществами "Иванмастер" и "Иванмастер-Ижевск" от 04.03.2005 на использование товарного знака "ИВАНМАСТЕР" не зарегистрирован в установленном порядке, то есть является незаключенным, а иных доказательств, свидетельствующих о правомерности использования спорного товарного знака в своей деятельности, ответчиком представлено не было.

Установив данные обстоятельства, а также принимая во внимание положения ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации, вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе запрещать или разрешать другим лицам использование средства индивидуализации, суды правомерно удовлетворили требование общества "Иванмастер" и запретили ответчику использовать товарный знак при осуществлении перечисленных видов деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса

Судами также правильно указано на то, что при использовании способа защиты, предусмотренного названной правовой нормой, истец не должен доказывать наличие у него убытков и их размер.

Суд кассационной инстанции считает, что размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, определен судами с учетом всех значимых обстоятельств (умышленный характер нарушения исключительных прав истца, длительный период использования товарного знака в своей деятельности, планируемая сумма вознаграждения, установленная в лицензионном договоре) и соответствует принципам разумности и соразмерности характеру нарушения исключительных прав общества "Иванмастер" на спорный товарный знак.

Довод заявителя о том, что размер компенсации определен судами без учета всех значимых для дела обстоятельств, в том числе и того, что лицензионный договор на использование товарного знака "ИВАНМАСТЕР" не был заключен в результате виновных действий истца, и что использование спорного товарного знака в момент подачи иска было прекращено, подлежит отклонению как направленный на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и сделанных на их основании выводов, что противоречит требованиям ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылка суда первой инстанции на ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации не привела к принятию неправильного судебного акта, в связи с чем данный довод общества "Первопечатник" также отклоняется.

Не может быть принят во внимание и довод заявителя о том, что правовая охрана товарного знака истца в отношении 09, 16, 19, 35, 37 классов МКТУ была досрочно прекращена решением Роспатента от 20.04.2006, поскольку данное возражение не заявлялось ответчиком при рассмотрении спора по существу, а вышеуказанное решение Роспатента в материалы дела представлено не было.

Кроме того, в обоснование довода о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении ряда классов МКТУ общество "Первопечатник" ссылается на постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.02.2007 по делу N А60-20536/05 (Ф09-352/07). Между тем указанным постановлением принятые по результатам рассмотрения дела N А60-20536/05 судебные акты отменены, а само дело направлено на новое рассмотрение.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые решение и постановление следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.09.2009 по делу N А71-8609/2009 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Первопечатник" - без удовлетворения.