Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12 октября 2010 г. по делу N А08-8099/2009-30 Поскольку факт незаконного использования ответчиком на своей продукции обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден материалами дела, суд апелляционной инстанции правомерно взыскал с ответчика компенсацию и, приняв во внимание характер нарушения и срок незаконного использования товарного знака, обоснованно увеличил ее сумму (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа
от 12 октября 2010 г. по делу N А08-8099/2009-30
(извлечение)

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11 настоящее постановление отменено в части размера взыскиваемой компенсации, дело в этой части направлено на новое рассмотрение

Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2011 г. N ВАС-3602/11 настоящее дело передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: председательствующего, судей, при участии в заседании: истец: от Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "К" - Е.И.А. - представитель (дов. от 20.11.2009 N 020-196); ответчик: от Закрытого акционерного общества "С" - П.М.А. - представитель (дов. от 07.09.2010 N 48-10-КФС); С.Н.А. - представитель (дов. от 07.09.2010 N 49-10-КФС);

рассмотрев кассационную жалобу Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "К" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 по делу N А08-8099/2009-30, установил:

Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "К" (далее - ОАО "Московская кондитерская фабрика "К") обратилось в арбитражный суд Белгородской области с иском к Закрытому акционерному обществу "С" (далее - ЗАО "С", ответчик) о взыскании 313 524 652 рублей компенсации, 394 000 рублей расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, 100 000 рублей уплаченной государственной пошлины при подаче иска (уточненные требования).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 заявленные исковые требования удовлетворены в части взыскания с ЗАО "Кондитерская фабрика "С" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "К" 500 000 рублей компенсации, 39 000 рублей - госпошлины, всего - 5 539 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 решение суда изменено в части увеличения взыскиваемой компенсации до 10 000 000 руб., в оставшейся части решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе заявитель просит решение и постановление суда в части удовлетворенных требований отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, удовлетворив иск в полном объеме.

Проверив в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, оценив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, Федеральный арбитражный суд центрального округа приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, по следующим основаниям.

Как установлено судом и явствует из материалов дела, истец производит и реализует на рынке кондитерских изделий на территории России плиточный шоколад под названием "Аленка" с использованием товарного знака по свидетельству N 184515 в упаковке с изображением портрета девочки в цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "К" является правообладателем указанного товарного знака.

Правовая охрана знака предоставлена с 21 сентября 1999 года и действительна по 21 сентября 2019 года.

Материалами дела подтверждается, что ЗАО "Кондитерская фабрика "С", вплоть до 5 сентября 2008 года, производило и вводило в гражданский оборот плиточный шоколад под названием "Алина", упаковка которого имела аналогичное цветовое решение, изображение девочки в похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25 сентября 2008 г. по делу N 114/67-08 действия ответчика по введению в оборот плиточного шоколада "Алина" с использованием товарного знака истца, признаны нарушающими п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции". Указанным решением установлен факт введения ответчиком в гражданский оборот плиточного шоколада "Алина" на рынке кондитерских изделий с использованием комбинированного обозначения, которое является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 184515.

В ходе рассмотрения дела в Федеральной антимонопольной службе России Закрытое акционерное общество "С" славянка представило акт экспертизы от 10.09.2008 N 8086004113 с приложением акта об уничтожении 352 картонных коробок с этикетками шоколада "Алина" семи наименований, общим количеством 2 458 000 штук. Акт составлен Староосколькой торгово-промышленной палатой с участием представителей общества.

Обоснованность решения Федеральной антимонопольной службы России подтверждена вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы от 24.04.2009 по делу N А40-1343/09-149-13.

Кроме того, согласно заключению по вопросу степени сходства товарного знака "Аленка" и упаковки продукции "Алина", подготовленному В.В.О. и утвержденному 30.01.2008 ректором Российского государственного института интеллектуальной собственности, доктором юридических наук Б.И.А., подтверждается сходство до степени смешения между комбинированным товарным знаком истца, и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада "Алина".

Посчитав, что ответчик нарушил его исключительные права на охраняемый по свидетельству N 184515 товарный знак, истец обратился в арбитражный суд.

Изменяя решение суда в части в части увеличения взыскиваемой компенсации до 10 000 000 руб. и оставляя без изменения решение суда в оставшейся части, суд апелляционной инстанции правомерно исходил из следующего.

Факт незаконного использования (введения в гражданский оборот) ответчиком на своей продукции обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца в период с 2006 года по сентябрь 2008 года подтвержден материалами дела, преюдициальным судебным актом по делу N А40-1343/09-149-13 и ответчиком не оспаривается.

Пунктом 2.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ.

Таким образом, в рассматриваемом случае к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в период с 01.01.2006 по 31.12.2007, подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон).

В силу п. 1 ст. 4 указанного Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Пунктом 2 указанной статьи определено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Статьей 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" предусмотрено, что использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 40 Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 4 ст. 46 Закона РФ от 23.09.1992 г. N 3520-1 установлено, что вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В качестве способа защиты права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака.

В этой связи, учитывая наличие нормы закона, предусматривающего возможность такой компенсации в вышеуказанном размере, суд апелляционной инстанции с учетом обстоятельств дела правомерно пришел к выводу о взыскании в пользу истца компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в максимальном размере - 5 000 000 руб. за период с 01.01.2006 по 31.12.2007, поэтому правомерно изменил в указанной части решение суда первой инстанции.

Согласно ст. 5 ФЗ N 231-ФЗ от 18.12.2008 г. "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "от 18.12.2006 г."

Таким образом, как правильно отметил суд, нормы части 4 ГК РФ подлежат применению к сложившимся после 01.01.2008 правоотношениям.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Учитывая, что материалами дела подтверждено нарушение исключительных прав истца после вышеуказанной даты, суд апелляционной инстанции правомерно применил размер компенсации за их нарушение в максимально возможном размере - 5 000 000 руб.

Пунктом 43.3. постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу положения части 1 статьи 288 АПК Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет обоснованность обжалуемого судебного акта лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия проверяемого акта нормам материального и процессуального права, исходя из установленных статьей 286 названного Кодекса пределов рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.

В соответствии с положениями ст. 286, ч. 2 ст. 287 АПК РФ суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Поскольку размер компенсации с учетом вышеприведенных норм права определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения, что сопряжено с исследованием фактических обстоятельств дела и соответствующих доказательств, полномочиями по установлению размера подлежащей взысканию компенсации наделен суд первой и апелляционной инстанции.

В этой связи определение размера компенсации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Учитывая изложенное, размер компенсации за нарушение исключительных прав истца, определенный судом апелляционной инстанции в совокупности в 10 000 000 руб., отвечает принципам разумности и справедливости и определен с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что расчет компенсации основан на положениях подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости реализованного ответчиком в спорный период шоколада "Алина" и судом не применена норма указанной статьи отклоняется, поскольку, как правильно указал суд взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарным знак, а не сходное с ним обозначение, что имело место в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что в качестве способа защиты права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака, суд обоснованно отказал в удовлетворении требования о взыскании с ответчика расходов, понесенных истцом на проведение ОАО "В" социологического исследования в размере 294 000 рублей; на проведение ГОУВПО "Р" сравнительного анализа товарного знака по свидетельству N 184515 с упаковкой в размере 100 000 руб., поскольку названные расходы являются убытками ОАО "Московская кондитерская фабрика "К".

С учетом вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановил:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 по делу N А08-8099/2009-30 оставить без изменения, а кассационную жалобу Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "К" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.