Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2021 г. по делу N СИП-665/2019 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорный товарный знак воспроизводит графическое произведение, права на которое возникли у третьего лица ранее даты приоритета знака спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2021 г. по делу N СИП-665/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Аква Арте" (ул. Фруктовая, д. 7, корп. 1, оф. 5, эт. 2, Москва, 117556, ОГРН 1127746264788) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, 30, 1, г. Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 15.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.01.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 688718.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Органик Фуд" (Варшавское шоссе, д. 42, ком. 4305, Москва, ОГРН 5087746323726), иностранное лицо "PFM & Trading GmbH" (Floraweg 2, 6003 Luzern, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Аква Арте" (далее - общество "Аква Арте") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 15.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.01.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 688718.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Органик Фуд" (далее - общество "Органик Фуд") и иностранное лицо "PFM & Trading GmbH" (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При предыдущем рассмотрении дела Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором поддерживает оспариваемое решение, считает, что указанный ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя, просит в удовлетворении заявленных требований отказать. Третьи лица представили отзыв, а также письменные пояснения, в которых поддерживают обжалуемое решение, просят в удовлетворении заявленных требований отказать. Заявитель представил возражения на письменные пояснения третьих лиц.

При новом рассмотрении дела третьи лица представили письменные пояснения, с приложенными дополнительными доказательствами (в копиях):

1. Договора об отчуждении исключительных прав на произведение от 25.03.2020.

2. Уведомления о платежах (авизо о дебетовании) от 22.03.2014, от 22.11.2014, от 11.11.2014 от 13.09.2014, от 16.08.2014, от 12.07.2014, от 07.06.2014, от 03.05.2014, от 12.04.2014, от 05.04.2014, 22.03.2014, от 24.02.2014, 28.03.2015, от 30.05.2015, от 04.07.2015, 09.11.2018.

3. Товарные накладные;

4. Сведения о распространении журнала "Друг. Для любителей собак";

5. Платежных документов по рекламе в журнале "Друг. Для любителей собак";

6. Переписка с участием Чугункина В.Ю.;

7. Сведения о владении доменным именем delimeal.ru ООО "ПФМ Рус";

8. Сведения о владении доменным именем delimeal.ru ООО "Органик Фуд".

Указанные документы приобщены к материалам дела.

До судебного заседания в суд через систему "Мой Арбитр" от компании 16.03.2021 поступили письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела, от общества "Органик Фуд" 17.03.2021 поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебное заседание явился представитель Роспатента.

Представители общества "Аква Арте", общества "Органик Фуд" и компании, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие заявителя и третьих лиц в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

В ходе рассмотрения настоящего дело в суд через систему "Мой Арбитр" 16.12.2020 от общества "Аква Арте" поступили: заявление о фальсификации договора об отчуждении исключительного права на произведение от 25.03.2020. Суд определением от 14.01.2021 принял к рассмотрению указанное заявление, разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации и поручил третьим лицам представить оригинал названного договора и отложил судебное заседание на 17.02.2021.

В суд через систему "Мой Арбитр" 16.02.2021 от общества "Аква Арте" поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, в котором оно отказывается от своего заявления о фальсификации договора об отчуждении исключительного права на произведение от 25.03.2020 в связи с непредставлением оригинала договора. В связи с чем рассмотрение заявление о фальсификации от 16.02.2020 было прекращено.

В то же время в суд через систему "Мой Арбитр" 16.02.2021 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства для подготовки правовой позиции от конкурсного управляющего общества "Органик Фуд" Скрипко Е.М. К указанному ходатайству приложена копия решения Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2020 по делу N А40-150693/2020, которым общество "Органик Фуд" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в связи с чем судебное заседание было отложено на 18.03.2021.

При этом в ходатайстве от 17.03.2021 общество "Органик Фуд" указало, что оригинал договора об отчуждении исключительного права на произведение от 25.03.2020 у него имеется, и может быть представлено по запросу суда. Однако заявитель правом на повторную подачу заявления о фальсификации договора об отчуждении исключительного права на произведение от 25.03.2020 не воспользовался. В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, товарной знак "" по свидетельству Российской Федерации N 688718 зарегистрирован 18.12.2018 по заявке N 2017732945 от 14.08.2017 с приоритетом от указанной даты (далее - спорный товарный знак) в отношении товаров 5-го и 31-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве.

Обладателем исключительного права на указанный товарный знак является общество "Аква Арте".

Третьи лица 21.01.2019 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью.

В обоснование возражения третьи лица указали, что общество "Органик Фуд" обладает исключительным правом на обозначения "Delimeal" и "Delimill", выполненные в оригинальном графическом стиле с расположением буквы "m" внутри круга на фоне стилизованного земного шара, которые размещены на фоне прямоугольника или без него, что является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком. Третьи лица указали, что наименование "Delimill" создано в 2013 году генеральным директором общества "Органик Фуд", обозначение "" разработано в начале 2014 года. В 2017 году по заданию общества "Органик Фуд" создан новый логотип для маркировки корма, наименование "Delimill" изменено на - "Delimeal", в подтверждение чего представлен трудовой договор с маркетологом от 01.08.2011, приказ о служебном задании от 01.02.2017.

Третьи лица также сослались на то, что по заказу общества "Органик Фуд" создан веб-сайт и каталог продукции для введения корма "Delimill" в оборот, осуществлена реклама товара, в 2015 году опубликована статья в журнале "Друг. Для любителей собак" о корме "Delimill", на реализацию продукции в сети Интернет, что, по их мнению, свидетельствует об известности кормов, маркируемых обозначениями "Delimill" и "Delimeal" и ассоциируемых с третьими лицами.

Кроме того, третьи лица указали, что 26.11.2014 осуществлен ввоз продукции "Delimill" на территорию Российской Федерации, которая в течение 2014, 2015, 2016 годов реализована более чем 80 контрагентам в различных регионах Российской Федерации. В 2018 году после изменения наименования на "Delimeal" маркированная указанным обозначением продукция повторно ввезена на территорию Российской Федерации.

Третьи лица сослались при подаче возражений на принадлежность исключительного права на графическое произведение (логотип) обществу "Органик Фуд" и на их использование обществом "Аква Арте" в качестве товарного знака по свидетельству N 688718 с нарушением пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, третьи лица, ссылались на то, что товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя в отношении товаров 5-го и 31-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, их импортера и заказчика. Указывали на то, что спорный знак не используется правообладателем и что общество "Аква Арте" не имеет ни одного кода ОКВЭД для реализации деятельности, связанной с домашними животными, в связи с чем не может осуществлять производство или реализацию товаров 5-го и 31-го классов МКТУ кормов для домашних животных.

В обоснование своей заинтересованности третьи лица указали на длительное использование ими в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения со спорным знаком, а также на запрет обществом "Аква Арте" ввоза и реализации товаров, маркированных сходным обозначением.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатент принял решение от 15.05.2019 об удовлетворении возражения и о признании недействительным предоставления правовой охраны обозначению в отношении товаров 5-го класса МКТУ "аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей, добавки пищевые из протеина для животных" и товаров 31-го класса МКТУ "альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных".

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 15.05.2019 (далее - оспариваемое решение), общество "Аква Арте" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Заявитель указывает на то, что решение Роспатента не соответствует положениям пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению общества "Аква Арте", выводы обжалуемого решения не соответствуют представленным доказательствам и фактическим обстоятельствам дела.

В частности, заявитель указывает на то, что осуществление третьими лицами рекламы товаров на территории Российской Федерации не подтверждено документально, поскольку сайт delimill.com содержит указание на компанию "Pet Food Marketing & Trading GmbH" и её адрес в Швейцарии, а также номер телефона с кодом Швейцарии, указанный сайт не имеет отношения к Российской Федерации и не функционирует.

Кроме того, общество "Аква Арте" считает, что третьи лица подтвердили только производство компанией HTN-Heimtiernahrung GmbH и поставку в адрес общества "Органик Фуд" на территорию Российской Федерации одной партии товара с обозначением "Delimill" в ноябре 2014 года весом 11 450 килограмм по таможенной декларации от 26.11.2014 N 10225052/261114/0004380/1.

Относительно представленных третьими лицами вводной таблицы, товарных накладных и счетов-фактур, заявитель указывает, что товарные накладные содержат преимущественно корма наименования "Biomill" "Swiss professional", произведенные в Италии, которые не имеют отношения к настоящему делу. Из товарных накладных следует, что на территории Российской Федерации товар реализовывался только в 2015 году (реализация товара после ноября 2016 года была невозможной, поскольку срок его годности истек), причем реализовано было в общей сложности 939 килограмм товара (менее 9% от закупленного в Германии товара Delimill). Получателями товара являются только пять покупателей: ИП Сипачева А.С., ООО "Органик Фуд СПб", ООО "ПетОнлайн", ЗАО "СпецВысотСтрой" и ИП Гусева Н.Ю.

Таким образом, по мнению заявителя, отсутствуют доказательства существенной деятельности по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных сходным обозначением, и их известности российскому потребителю.

Общество "Аква Арте" также считает, что является необоснованной и возможность введения потребителей в заблуждение спорным обозначением, поскольку не доказано возникновение ассоциативных связей, обусловленных известностью общества "Органик Фуд" как производителя кормов, маркированных обозначением. Считает выводы Роспатента о возможности введения спорным обозначением потребителей в заблуждение не соответствующими пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, заявитель считает необоснованными выводы оспариваемого решения о несоответствии правовой охраны обозначения пункту 9 статьи 1483 ГК РФ. Указывает на то, что не представлены доказательства создания логотипа именно Дамианом Сэйлером и по заказу общества "Органик Фуд", как и доказательства передачи Дамианом Сэйлером обществу "Органик Фуд" исключительного права на логотип, а также передачи маркетологу Зинченко О.С. права на переработку этого произведения. По мнению заявителя, отсутствуют доказательства того, что графическое произведение (логотип ""), созданное Зинченко О.С. в 2017 году, на дату подачи заявки на спорный товарный знак приобрело известность на территории Российской Федерации.

Как указано выше, общество "Аква Арте" считает незначительным количество реализованных в Российской Федерации товаров с использованием обозначения Delimill до даты приоритета спорного товарного знака, указывает на то, что реализация товара со спорным обозначением пяти покупателям в указанных количествах, не говорит об известности изображенного на упаковке графического произведения на территории Российской Федерации.

Заявитель также указывает на отсутствие заинтересованности в подаче возражения у компании, считает, что права и обязанности указанного лица оспариваемым решением не затрагиваются.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав представителя Роспатента, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Роспатент при рассмотрении возражения третьих лиц установил, что до приоритета спорного товарного знака общество "Органик Фуд" вело переписку относительно создания по ее заказу комбинированного обозначения "Delimill" для маркировки кормов для животных, поставляемых на российский рынок третьими лицами. При этом в указанной деловой переписке с зафиксированными датами направления сообщений, относящимися к периоду до приоритета спорного знака, присутствуют сами изображения обозначения, а также упаковок для кормов, обозначения "Delimill" и соответствующей графической композиции, а дизайнер Демиен Сэйлер (Damien Seiler) выступает в качестве автора этих графических произведений.

При рассмотрении возражений также установлено, что на основе комбинированного обозначения "Delimill", созданного Демиеном Сэйлером по заказу общества "Органик Фуд", маркетологом Зинченко О.С. по служебному заданию создан логотип "" для новых упаковок кормов для животных, что подтверждается приказом от 01.02.2017 и нотариально заверенным заявлением Зинченко О.С. о создании ею дизайн-макетов упаковок кормов для собак с комбинированными обозначениями со словесным элементом "Delimeal" и графической композицией спорного обозначения, выполненной на красном и белом фоне.

Исследовав указанные обстоятельства, Роспатент установил, что спорный товарный знак "" и графические произведения, созданные по заказу третьего лица, в том числе обозначение "" по смыслу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ являются тождественными и сходными до степени смешения.

Кроме того, Роспатент установил, что 26.11.2014, до приоритета спорного знака, имела место поставка обществом "Органик Фуд" на территорию Российской Федерации кормов для животных, маркированных указанным обозначением. При этом для введения в гражданский оборот продукции под указанным обозначением получена необходимая разрешительная документация.

Оценив указанные обстоятельства, Роспатент принял оспариваемое решение от 15.05.2019 о признании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным в отношении товаров 5-го и 31-го классов МКТУ как несоответствующего пункту 3 и подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента заявителем не пропущен, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (14.08.2017), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Порядок рассмотрения возражений установлен Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Доводы заявителя об отсутствии у Компании заинтересованности в подаче возражения не могут быть основанием для признания оспариваемого решения недействительным, поскольку возражение подано совместно Компанией и обществом "Органик Фуд". Заинтересованность последнего в подаче возражения заявитель не оспаривает.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорное обозначение способно ввести потребители в заблуждение относительно производителя товара, судебная коллегия считает указанные выводы не соответствующими подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном обоснованными в силу следующего.

Рассмотрев возражение третьих лиц в указанной части, Роспатент пришел к выводу о том, что общество "Органик Фуд" до даты подачи заявки на спорный товарный знак провело значительную деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением. При этом Роспатент исходил из того, что третьим лицом разработаны макеты упаковок и рецептура кормов, заключен контракт с производителем, получена соответствующая разрешительная документация на продукцию, ввезен и реализован потребителям товар, осуществлялась реклама товара.

Таким образом, Роспатент посчитал возможным для однородных товаров возникновение ассоциативной связи между спорным товарным знаком и обществом "Органик Фуд", а не обществом "Аква Арте".

Общество "Аква Арте" не отрицает того, что общество "Органик Фуд" до даты приоритета спорного знака вводило в гражданский оборот корма под спорным обозначением. Заявитель указывает на недоказанность возникновения ассоциативных связей и известности общества "Органик Фуд" как производителя кормов под спорным обозначением, считает, что отсутствуют доказательства существенной деятельности по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных сходным обозначением и их известности российскому потребителю.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В отношении проверки соответствия оспариваемого решения положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.09.2020 указал на необходимость исследования представленных доказательств на предмет наличия сведений о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении спорных товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения, могущих подтвердить не только производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и их предшествующим производителем.

Судебная коллегия исследовала представленные доказательства на предмет наличия сведений о длительности и интенсивности использования противопоставленного логотипа в отношении кормов для собак, о территории и объемах реализации маркируемого им товара, о затратах на рекламу и другие сведения, могущие подтвердить возникновение у потребителей ассоциативной связи между товарами и третьими лицами и установила следующее.

Относительно известности у потребителей противопоставленного обозначения третьи лица при рассмотрении возражения представили доказательства реализации кормов покупателям в 2015 году и сведения о публикации рекламы в одном номере журнала "Друг. Для любителей собак" (за май 2015 года). Доказательств, подтверждающих рекламу продукции среди российских потребителей через сеть Интернет, как и доказательств распространения каталога с кормом "Delimill" не представлено. При таких обстоятельствах отсутствует такая длительность и интенсивность использования противопоставленного логотипа которая была бы достаточной для возникновения стойкой ассоциативной связи между товарами и третьими лицами.

При этом не представлено и доказательств фактического наличия ассоциативной связи между спорным обозначением и третьими лицами у потребителей, таких как сведения социологических опросов.

Исходя из всей совокупности доказательств по делу, учитывая обстоятельства использования обозначения, судебная коллегия считает, что, третьи лица не представили достаточных доказательств наличия стойкой ассоциативной связи между ними и спорным обозначением у потребителей. При указанных обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что регистрация спорного обозначения, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства кормов способны ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Выводы решения в указанной части не соответствуют пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорный товарный знак воспроизводит графическое произведение, права на которое возникли у "Органик Фуд" ранее даты приоритета знака, судебная коллегия считает указанные выводы соответствующими подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном необоснованными в силу следующего.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При рассмотрении доводов возражения третьих лиц в указанной части Роспатент исследовал следующие доказательства:

1. Каталог продукции "Delimill";

2. Приказ о служебном задании от 01.02.2017;

3. Базовые логотипы на продукцию "Delimeal";

4. Трудовой договор с маркетологом от 01.08.2011;

5. Нотариальное заявление Зинченко О.С.;

6. Внутреннюю переписку общества "Органик Фуд" о разработке логотипа "Delimeal", переписку с производителем мешков о продукции "Delimeal";

7. Счета на оплату упаковки для кормов "Delimeal";

8. Контракт от 15.08.2014 N DE978/03-2014;

9. Договор о производстве и дистрибуции сухих кормов для домашних животных от 30.06.2017 N NL01/978;

10. Паспорт сделки;

11. Декларацию о соответствии от 18.10.2017;

12. Ветеринарный сертификат Европейского союза, сертификат происхождения товаров;

13. Протоколы соответствия ветеринарным стандартам;

14. Инвойсы на упаковку продукции "Delimeal"; инвойсы на продукцию "Delimeal";

15. Международную товарно-транспортную накладную;

16. Грузовую таможенную декларацию;

17. Товарные накладные;

18. Фотографии продукции "Delimeal";

19. Копию статьи в журнале "Друг. Для любителей собак" за май 2015 года.

В результате исследования доказательств по делу Роспатент установил, что спорное обозначение и макеты упаковок с его изображением созданы по заказу общества "Органик Фуд", которое заключило контракт с производителем кормов, получило соответствующую разрешительную документацию, рекламировало товары (в том числе в сети Интернет), осуществило ввоз товаров на территорию Российской Федерации и их реализацию потребителям до даты подачи заявки на спорный товарный знак.

Следовательно, в обоснование вывода оспариваемого решения о несоответствии правовой охраны спорного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ положен вывод Роспатента о том, что спорный товарный знак воспроизводит графическое произведение, права на которое возникли у "Органик Фуд" ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, обладает только заинтересованное лицо.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства).

При таких обстоятельствах при оценке доводов о наличии или отсутствии у лиц, подавших возражение, права на его подачу Роспатенту надлежало установить факт наличия у общества "Органик Фуд" исключительного права на противопоставленный дизайн этикетки.

Как указано выше в качестве доказательств наличия у общества "Органик Фуд" исключительного права на произведение Роспатент принял каталог продукции "Delimill", приказ о служебном задании от 01.02.2017, базовые логотипы на продукцию "Delimeal", трудовой договор с маркетологом от 01.08.2011, нотариальное заявление Зинченко О.С., внутреннюю переписку общества "Органик Фуд" о разработке логотипа "Delimeal", переписку с производителем мешков о продукции "Delimeal", счета на оплату упаковки для кормов "Delimeal", контракт от 15.08.2014 N DE978/03-2014, договор о производстве и дистрибуции сухих кормов для домашних животных от 30.06.2017 N NL01/978, паспорт сделки, декларация о соответствии от 18.10.2017, ветеринарный сертификат Европейского союза, сертификат происхождения товаров, протоколы соответствия ветеринарным стандартам, инвойсы на упаковку продукции "Delimeal", инвойсы на продукцию "Delimeal", международную товарно-транспортную накладную, грузовую таможенную декларацию, товарные накладные, фотографии продукции "Delimeal", копию статьи в журнале "Друг. Для любителей собак" за май 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.09.2020 в отношении проверки соответствия оспариваемого решения положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ указал на необходимость исследовать представленные доказательств на предмет их допустимости и достаточности для подтверждения перехода исключительного права от автора произведения к обществу "Органик Фуд" и для установления наличия у указанного лица исключительного права на графическое произведение.

При новом рассмотрении дела третьи лица в обоснование своих доводов о законности выводов решения по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ дополнительно представили договор об отчуждении исключительных прав на произведение от 25.03.2020 (далее - договор от 25.03.2020), уведомления о платежах, товарные накладные, сведения о распространении журнала "Друг. Для любителей собак", платежных документов по рекламе в журнале "Друг. Для любителей собак", переписка с участием Чугункина В.Ю., сведения о владении доменным именем delimeal.ru ООО "ПФМ Рус", сведения о владении доменным именем delimeal.ru ООО "Органик Фуд".

Как разъяснено в пункте 137 постановления Пленума N 10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Судебная коллегия учитывает, что дополнительные доказательства, представленные третьими лицами, направлены исключительно на обоснование доводов изначально поданного возражения и не дополняют его новыми доводами, направлены на опровержение доводов заявителя о недоказанности приобретения прав на графическое произведение. Ввиду указанных обстоятельств суд считает возможным принять представленные третьими лицами дополнительные доказательства.

Судебная коллегия исследовала представленные доказательства на предмет их допустимости и достаточности для подтверждения перехода исключительного права от автора произведения к обществу "Органик Фуд" и для установления наличия у указанного лица исключительного права на графическое произведение и установила следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Относительно представленных в материалы дела переписки и заявления Демиена Сэйлера от 06.03.2020, в котором он подтверждает создание по заказу общества "Органик Фуд" дизайн-макетов упаковок для корма со спорным обозначением, а также передачу исключительного права на обозначение обществу "Органик Фуд" в 2014 году судебная коллегия считает необходимым указать следующее.

Судебная коллегия считает, что письмо Демиена Сэйлера как автора произведения само по себе не может являться доказательством наличия исключительных прав у общества "Органик Фуд", поскольку указанное письмо не может подтверждать факт передачи исключительного права обществу "Органик Фуд" с учетом требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанная правовая позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020.

Судебная коллегия считает также, что переписка между обществом "Органик Фуд" и Демиеном Сэйлером с изображением графического произведения с учетом требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сама по себе не может являться доказательством наличия исключительных прав у общества "Органик Фуд", поскольку она не соответствует положениям статей 1233, 1234 ГК РФ.

Вместе с тем, третьи лица представили в материалы дела договор об отчуждении исключительных прав на произведение от 25.03.2020 и уведомления о платежах.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

С учетом изложенного судом предприняты меры к установлению действительного содержания договора от 25.03.2020, исходя как из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений, так и из существа сделки с учетом действительной общей воли сторон, цели договора и фактически сложившихся отношений сторон.

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3 и 422 ГК РФ).

По условиям пункта 1.1 договора об отчуждении исключительных прав на произведение от 25.03.2020, заключённого между Демиена Сэйлера (автором) и обществом "Органик Фуд" (приобретателем), последнее поручило Демиену Сэйлеру разработать дизайн-макеты и логотипа для кормов для животных с наименованием "Delimill".

Согласно пункту 1.2. договора от 25.03.2020 Демиен Сэйлер разработал произведение - логотип для кормов для животных "Delimill": "" (произведение), а по условиям пункта 1.3. - Демиен Сэйлер гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем исключительного права.

Согласно пункту 1.4. договора от 25.03.2020 указанный выше логотип передан обществу "Органик Фуд" путем направления посредством электронной почты: Damien.seiler@gmail.com на электронную почту import@organicfood-rf.ru.

По условиям пункта 1.5 договора от 25.03.2020 исключительное право на произведение перешло от автора к приобретателю в момент направления итогового варианта логотипа по электронной почте.

Условия о предмете договора от 25.03.2020 согласованы Демиеном Сэйлером обществом "Органик Фуд" в разделе 2 указанного договора.

Согласно пункту 2.1. договора от 25.03.2020 Демиен Сэйлер передает обществу "Органик Фуд" исключительное право на произведение в полном объеме, для использования его любым способом и в любой форме, включая права, перечисленные в статьях 1229, 1270 ГК РФ с даты создания логотипа.

Условия о вознаграждении согласованы Демиен Сэйлер обществом "Органик Фуд" в разделе 3 договора.

Согласно пункту 3.1. договора от 25.03.2020 Демиен Сэйлер подтверждает получение вознаграждения за передачу исключительных прав на логотип в размере 300 евро, а по условиям пункта 3.2 - вознаграждение получено за передачу исключительных прав на логотип и за его разработку.

При этом в тексте договора от 25.03.2020 указание на норму пункта 2 статьи 425 ГК РФ, позволяющую установить, что условия заключенного договора применяются к отношениям его сторон, возникшим до заключения договора.

Как разъясняется в абзаце пятом пункта 47 постановления Пленума N 10, к договорам, предмет которых предполагает создание произведения, применяются правила статей 1288, 1296 или 1298 ГК РФ.

Как следует из пункта 5 статьи 1297 ГК РФ к договорам, предметом которых является создание произведения по заказу, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения, применяются правила статьи 1288 ГК РФ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 5 статьи 1297" имеется в виду "пункта 5 статьи 1296"

Согласно пункту 2 статьи 1288 ГК РФ договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

Пунктом 3 статьи 1288 ГК РФ установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Судебная коллегия установила, что по договору от 25.03.2020 обществу "Органик Фуд" были переданы исключительные имущественные права на соответствующее графическое произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Как указано в пункте 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Согласно пункту 3 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.

Судебная коллегия считает, что третьи лица представили в материалы дела допустимые доказательства, подтверждающие факт перехода исключительного права на графическое произведение, в том числе договор с автором произведения Демианом Сэйлером, который предусматривает отчуждении исключительного права на созданное по заказу произведение за вознаграждение, а также доказательства выплаты обществом "Органик Фуд" указанного вознаграждения за полученное исключительное право.

Судебная коллегия при этом отклоняет как необоснованный довод заявителя об отсутствии у общества "Органик Фуд" исключительных прав на графические произведения, представляющие собой комбинированные обозначения со словесными элементами "Delimeal/Delimill". Указанный довод заявитель обосновывает тем, что, по его мнению, в материалах дела отсутствуют доказательства перехода исключительных прав на обозначение со словесным элементом "Delimill" от Дэмиана Сэйлера к обществу "Органик Фуд", а обозначение со словесным элементом "Delimeal" является переработкой обозначения, созданного Дэмианом Сэйлером, в связи с чем исключительные (авторские) права на указанное произведение не возникли у Зинченко О.С. и соответственно не были переданы обществу "Органик Фуд".

Согласно пункту 1 статьи 1295 ГК РФ авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Как следует из деловой переписки Дэмиана Сэйлера и Зинченко О.С. с сотрудниками общества "Органик Фуд", предметом которой являлось создание логотипов и дизайн-макета сайта, включающих обозначения со словесными элементами "Delimeal/Delimill", а также из приказа о служебном задании общества "Органик Фуд" от 01.02.2017, названные обозначения были созданы Дэмианом Сэйлером и Зинченко О.С. в рамках служебного задания общества "Органик Фуд".

Указанные обстоятельства принадлежности исключительного права на противопоставленное произведение (логотип) за обществом "Органик Фуд" установлены также вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2020 по делу N СИП-664/2019 с участием всех лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вопреки мнению заявителя то обстоятельство, что определением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 отказано в объединении в одно производство настоящего дела с делом N СИП-664/2019 с указанием на то, что предметом спора являются различные ненормативные правовые акты, не исключает возможность учета указанных обстоятельств принадлежности исключительного права на логотип в силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, Роспатент правомерно установил, что авторские права на обозначения со словесными элементами "Delimeal/Delimill" возникли у Дэмиана Сэйлера и О.С. Зинченко, а исключительные права у общества "Органик Фуд".

При этом довод заявителя о том, что для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить известность произведения искусства, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком, является необоснованным.

В подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ требование к известности произведения искусства или его фрагмента отсутствует.

Таким образом, судебная коллегия признает законными и обоснованными выводы административного органа о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661543 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах нашли свое подтверждение выводы оспариваемого решения о том, что исключительное право на противопоставленное графическое произведение, созданное Демиеном Сэйлером до даты подачи заявки на спорный товарный знак, принадлежит обществу "Органик Фуд", которое заключило контракт с производителем кормов, получило соответствующую разрешительную документацию, осуществило ввоз товаров на территорию Российской Федерации и их реализацию потребителям до даты подачи заявки на спорный товарный знак.

Судебная коллегия проанализировала условия договора от 25.03.2020 и установила, что он предусматривает условие об отчуждении обществу "Органик Фуд" (заказчику) исключительного права на логотип, а также выплату вознаграждения.

Поскольку третьи лица представили договор с автором произведения об отчуждении исключительного права на графическое произведение и доказательства выплаты вознаграждения за полученное исключительное право, суд полагает, что представленные доказательства в совокупности позволяют сделать вывод о том, что исключительное права на графическое произведение принадлежат обществу "Органик Фуд".

Таким образом, оспариваемое решение соответствует пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном являются необоснованными.

В отношении логотипов "" и "", являющихся итогом переработки обозначения "", судебная коллегия учитывает обстоятельства создания их маркетологом общества "Органик Фуд" Зинченко О.С. в рамках трудовых отношений, что подтверждается трудовым договором от 01.08.2011 и приказом от 01.02.2017, перепиской и нотариально заверенным заявлением Зинченко О.С.

При исследовании обстоятельств правообладания указанными обозначениями суд учитывает фонетическое тождество и высокую степень графического сходства между обозначением, созданным Демиеном Сэйлероми его переработками Зинченко О.С., а также то обстоятельство, что заявитель не представил доказательств принадлежности ему либо другому лицу исключительного права на графические произведения (логотипы).

При этом судебная коллегия руководствуется положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходит из всей совокупности доказательств по делу и того обстоятельства, что общество "Аква Арте" не подтвердило ни приобретение им прав на графическое произведение (логотип), ни использование им обозначения до даты подачи заявки.

Доводы общества "Аква Арте" о том, что документально подтвержден только один случай ввоза товара на территорию Российской Федерации и что число контрагентов, которым реализован товар, является недостаточным, не опровергают указанных обстоятельств и не свидетельствуют об ошибочности выводов Роспатента о несоответствии регистрации знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, сделанных исходя из совокупности представленных по делу доказательств.

Судебная коллегия рассмотрела доводы третьих лиц о злоупотреблении правом заявителем при приобретением исключительного права на спорный товарный знак.

В своих письменных пояснениях третьи лица заявляют довод о том, что действия общества "Аква Арте", связанные с регистрацией спорного товарного знака содержат признаки злоупотребления правом по смыслу статьи 10 ГК РФ.

В обосновании указанного довода третьи лица ссылаются на осведомленность заявителя до регистрации спорного знака об использовании тождественного обозначения обществом "Органик Фуд".

По мнению третьих лиц, об указанном свидетельствует непредставление заявителем доказательств приобретения исключительного права на графическое произведение (логотип) до регистрации заявителем тождественного обозначения для однородных товаров для животных.

Кроме того, третьи лица ссылаются на оказание обществом "Аква Арте" до даты подачи заявки на спорный товарный знак экспедиторских услуг обществу "Органик Фуд" по перевозке кормов с наименованием "Delimeal".

Третьи лица также указывают на то, что из протокола заседания Палаты по патентным спорам от 18.03.2019 (т. 7, л.д. 5-6) следует, что при рассмотрении возражений в Роспатенте интересы общества "АКВА АРТЕ" представлял Чугункин В.Ю., который приходится бывшим супругом генеральному директору общества "Органик Фуд" Чугункиной М.И. Третьи лица ссылаются на представление интересов общества "АКВА АРТЕ" в переговорах с контрагентами общества "Органик Фуд" бывшим работником общества "Органик Фуд" Крохиной Е.С.

Указанные обстоятельства, по мнению третьих лиц, подтверждают, что заявителю на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака было известно о введении обществом "Органик Фуд" в гражданский оборот товаров с использованием обозначения.

Рассмотрев доводы третьих лиц о наличии признаков злоупотребления правом в действиях заявителя, связанных с государственной регистрацией спорного товарного знака и его последующим использованием, суд отклоняет их как необоснованные ввиду следующего.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 постановления Пленума N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Поскольку возможность заявления отдельного требования о признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом законом не предусмотрена, суд рассматривает требование третьих лиц о признании действий общества "Аква Арте", связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 688718 злоупотреблением правом, в качестве довода, направленного на опровержение доводов заявления о признании недействительным решения Роспатента от 15.05.2019.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

В отношении возможности применения к заявителю последствий злоупотребления правом, предусмотренных статьей 10 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.09.2020 указал на необходимость установить, существует ли документальное подтверждение приобретения спорным обозначением широкой известности и наличия у этого обозначения способности вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, а также имели ли действия по регистрации спорного товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам. При этом цель правообладателя, его намерения подлежат установлению с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения, а равно его последующего (после получения права) поведения, а если обозначение на момент подачи заявки использовалось третьими лицами - известности, репутации обозначения, вероятности случайности такого совпадения.

Установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Факт использования спорного обозначения до даты подачи заявки на его регистрацию как товарного знака подтвержден только со стороны "Органик Фуд", что установлено выше и подтверждается представленными заявителем доказательствами, в том числе контрактом от 15.08.2014 N DE978/03-2014, инвойсами на продукцию "Delimeal", международными товарно-транспортными накладными, грузовой таможенной декларацией, товарными накладными.

В обоснование своих доводов о том, что общество "АКВА АРТЕ" до даты подачи заявки на спорный товарный знак оказывало экспедиторские услуги обществу "Органик Фуд" по перевозке кормов с наименованием "Delimeal" общество представило заявки на перевозку от 19.06.2015 N 5_2015 и от 18.02.2016 N 02_2016, транспортные накладные от 22.06.2015 и от 25.02.2016, товарная накладная от 19.06.2015.

В товарной накладной от 19.06.2015 N 4054 (т. 4, л.д. 135-136) и в счете-фактуре от 19.06.2015 N 4054 (т. 4, л.д. 137) присутствует товар "Полнорационный корм для собак" в ассортименте, с указанием кодов товара (в товарной накладной) и номера таможенной декларации 10225052/261114/00043 (в счете-фактуре).

Вместе с тем, товарная накладная от 19.06.2015 N 4054 подтверждает факт передачи товара обществом "Органик Фуд" индивидуальному предпринимателю Гусевой Н.Ю. Сведения о том, что общество "Аква Арте" являлось перевозчиком данного товара или по каким-либо иным причинам имело доступ к данной товарной накладной в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, осведомленность общества "Аква Арте" об использовании обозначения обществом "Органик Фуд" сама по себе недостаточна для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, указанное общество действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Вместе с тем, третьи лица не представили сведений о том, что обозначение приобрело известность среди потребителей.

При рассмотрении судом вопроса о наличии в регистрации обозначения признаков злоупотреблением правом в качестве критерия недобросовестного поведения должно быть принято во внимание и последующее (после регистрации) поведение правообладателя в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

При оценке договора от 28.12.2018 N 98 и технических условий ТУ 10.92.10-001-09220921-2019 на корма судебная коллегия исходит из того, что они относятся к периоду после регистрации товарного знака и не свидетельствует об использовании заявителем спорного обозначения, ввиду чего не могут подтверждать несоответствие выводов оспариваемого решения подпункту 1 пункта 3 и подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. Указанные доказательства подлежат оценке при рассмотрении вопроса о наличии признаков злоупотребления правом.

Судебная коллегия считает, что представленные в материалы дела доказательства не опровергают добросовестность действий заявителя по регистрации обозначения в качестве товарного знака, а, признание действий общества "Аква Арте" злоупотреблением правом только на основании самого факта подачи заявки на регистрацию сходного до степени смешения обозначения при отсутствии введения товаров в оборот лишь в течение 19 рабочих дней с момента регистрации товарного знака противоречило бы приведенным выше правовым подходам.

Последовательность указанных действий общества "Аква Арте" не свидетельствует о том, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено без первоначального намерения использовать обозначение в предпринимательской деятельности, исключительно для того, что бы воспользоваться репутацией третьих лиц и воспрепятствовать обществу "Органик Фуд" использовать обозначение, которое приобрело известность у контрагентов указанного общества (отсутствие иных добросовестных целей).

Третьи лица не представили сведений, подтверждающих, что действия по регистрации спорного товарного знака со стороны заявителя имели основной целью причинение вреда другим лицам, в том числе цель устранения присутствия третьих лиц на рынке товара путем присвоения широко используемого ими обозначения. В материалах дела отсутствует документальное подтверждение приобретения спорным обозначением широкой известности и наличия у этого обозначения способности вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем.

Таким образом, отсутствуют сведения о том, что приобретая исключительное право на товарный знак, заявитель имел намерение воспользоваться узнаваемостью обозначения.

При таких обстоятельствах доводы третьих лиц об осведомленности заявителя об использовании обозначения до даты приоритета знака, как и об отсутствии использования обозначения со стороны заявителя, не являются достаточными для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, заявитель действовал недобросовестно.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы и возражения участвующих в деле лиц и представленные ими доказательства, суд приходит к выводу о несоответствии выводов оспариваемого решения в части возможности обозначения ввести потребители в заблуждение подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и о соответствии выводов решения о том, что спорный товарный знак воспроизводит графическое произведение, права на которое возникли у "Органик Фуд" ранее даты приоритета, пункту 9 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку выводы решения о несоответствии регистрации спорного товарного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ признаны правомерными, а они в свою очередь являются самостоятельным основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, то у суда отсутствуют основания для признания незаконным оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям законодательства в указанной части, существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения не установлено, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Учитывая результат рассмотрения дела, расходы на уплату государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на общество "Аква Арте".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Аква Арте" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационной порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова