Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. N С01-661/2019 по делу N А40-240172/2018 Оснований для отмены ранее принятых судебных решений нет, поскольку суды пришли к правомерному выводу об отсутствии нарушения исключительных прав истца на указанные товарные знаки ввиду отсутствия сходства до степени смешения обозначений на спорных товарах ответчиков и их предложении в сети Интернет со средствами индивидуализации истца. Соответствующее заключение судов мотивировано выводом о сходстве лишь слабых словесных элементов в товарных знаках истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. N С01-661/2019 по делу N А40-240172/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 25 марта 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" (ул. Лифляндская, д. 6, лит. М, пом. 13Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1027806895258) на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2020 по делу N А40-240172/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" к обществу с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (ул. Гельсингфорсская, д. 3, лит. Л, пом. 1-Н, комн. 125, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1057812894160) и обществу с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (ул. Обручева, д. 55А, Москва, 117246, ОГРН 1037732007620) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" - Родионов М.Ю. (по доверенности от 09.11.2018), Усков В.В. (по доверенности от 09.11.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" - Наследова Е.В. (по доверенности от 30.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" (далее - общество "МАЛТРИ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (далее - общество "ОРТО.НИК") и обществу с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (далее - общество "НЕО-ФАРМ") со следующими исковыми требованиями:

- запретить обществу "ОРТО.НИК" и обществу "НЕО-ФАРМ" использовать обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИК", сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельству Российской Федерации N 631940 и N 665642, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) "стельки ортопедические";

- взыскать с общества "ОРТО.НИК" и общества "НЕО-ФАРМ" в пользу общества "МАЛТРИ" по 1 000 000 компенсации за нарушение исключительных прав на указанные выше товарные знаки.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019 исковые требования удовлетворены частично: обществу "ОРТО.НИК" и обществу "НЕО-ФАРМ" запрещено использовать обозначения "КОНЦЕПТ" и "МИКС", сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельствам Российской Федерации N 631940 и N 665642, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10-го класса МКТУ "стельки ортопедические"; с общества "ОРТО.НИК" в пользу общества "МАЛТРИ" взыскано 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на указанные выше товарные знаки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2019 судебные акты первой и апелляционной инстанции были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2020, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на отсутствие в материалах дела доказательств наличия в действиях истца злоупотребления правом.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами не учтено, что общество "МАЛТРИ" начало использовать обозначения "Микс" / "MIX" и "Концепт" / "CONCEPT" на своих товарах значительно ранее общества "ОРТО.НИК", и осуществлял использование этих обозначений в существенно большем объеме.

Заявитель кассационной жалобы указывает на наличие решения Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2019 по делу N СИП-459/2019, в которым установлено, что общество "МАЛТРИ" стало использовать на территории Российской Федерации обозначение "ORTO MIX" в 2007 году, то есть ранее чем обществом "ОРТО.НИК", которым такой товар, а именно - стельки ортопедические, маркированные обозначением "МИКС", и с использованием обозначений "ORTONIK" и "TALUS", вводился в гражданский оборот только с 2016 года.

При этом, как отмечает общество "МАЛТРИ", решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2019 по делу N А56-68668/2019, в соответствующей части оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, также установлено, что истец впервые поставил стельки "ORTO CONCEPT" 14.05.2005, стельки "ORTO MIX" - 10.05.2007, то есть ранее общества "ОРТО.НИК".

Как полагает заявитель кассационной жалобы, разрешая вопрос о наличии в действиях истца, связанных с приобретением и использованием товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 631940 и N 665642, признаков злоупотребления правом, суды не дали оценку доказательствам, подтверждающим известность потребителям спорных обозначений именно в качестве обозначений товаров общества "ОРТО.НИК".

С точки зрения общества "МАЛТРИ", судами не дана оценка имеющимся в деле доказательствам, подтверждающим совершение истцом действий по введению в оборот на территории Российской Федерации ортопедических стелек с использованием спорных обозначений на протяжении более десяти лет до даты обращения истца за государственной регистрацией данных обозначений в качестве охраняемых элементов товарных знаков, и также не установлено, в какой степени данные обстоятельства могли повлиять на известность данных обозначений именно в качестве средств индивидуализации истца.

Общество "МАЛТРИ" считает, что регистрация в качестве товарного знака собственного обозначения, то есть обозначения, длительное время используемого в хозяйственной деятельности лица до даты приоритета товарного знака, не может рассматриваться в качестве злоупотребления правом, поскольку отвечает индивидуализирующей функции товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что действия общества "ОРТО.НИК", избравшего в качестве средства индивидуализации своей продукции словесные элементы, представляющие собой обозначения идентичных по назначению товаров конкурента - истца по настоящему делу, противоречили принципам честности, разумности и добросовестности, и не могли преследовать иной цели, кроме создания смешения с продукцией истца, который, как установлено судом, начал использование элементов "MIX" и "CONCEPT" значительно раньше общества "ОРТО.НИК".

К тому же заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что при новом рассмотрении дела обществом "ОРТО.НИК" не приводились доводы о злоупотреблении правом обществом "МАЛТРИ".

Кроме того, как указывает общество "МАЛТРИ", при новом рассмотрении суд ограничился только исследованием обозначений, размещенных непосредственно на упаковках товаров - ортопедических стелек, которые вводились обществом "ОРТО.НИК" в гражданский оборот, не приняв во внимание то, что, оно также ссылалось на нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 631940 и N 665642 не только на упаковках товаров, но и на нарушение, выразившееся, в том числе, в размещении словесных спорных обозначений на интернет-сайте общества "ОРТО.НИК" - ortonik.ru.

При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд не сравнивал товарные знаки истца и размещенные на сайте общества "ОРТО.НИК" словесные обозначения "Стельки ортопедические "МИКС", "Полнопрофильные ортопедические стельки "КОНЦЕПТ" на предмет их сходства по графическому, звуковому и смысловому критериям.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что суды не мотивировали, по какой причине ими были отклонены доводы общества "МАЛТРИ" о наличии известности потребителям обозначений "CONCEPT" и "MIX" именно как продукции истца, с опорой на приведенные истцом доказательства использования указанных обозначений в отношении товаров - ортопедических стелек, начиная с 2005, 2006 годов.

Общество "МАЛТРИ" считает, что в обжалуемых судебных актах содержатся выводы в отношении не привлеченного к участию в деле третьего лица - учредителя общества "ОРТО.НИК" Беззубова Н.В.

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, в обжалуемом решении фактически установлено, что учредитель и единоличный исполнительный орган ответчика является заказчиком произведения - изображения логотипа, а также правообладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 409454, N 727293, N 738869.

Вместе с тем, как полагает общество "МАЛТРИ" доказательства, подтверждающие принадлежность Беззубову Н.В. исключительного авторского права на указанное произведение, обстоятельства создания указанного произведения по заказу Беззубова Н.В. судом не исследовались.

Общество "ОРТО.НИК" в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания изложенные в кассационной жалобе доводы оспорили, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Общество "НЕО-ФАРМ" извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как было установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "МАЛТРИ" является правообладателем товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 631940 (дата регистрации - 09.10.2017, дата приоритета - 20.01.2017) и по свидетельству Российской Федерации N 665642 (дата регистрации - 03.08.2018, дата приоритета - 27.04.2018), зарегистрированных для товара 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "стельки ортопедические".

Как указывает общество "МАЛТРИ", оно производит и продает ортопедические изделия на российском рынке с 2003 года. С 2005 года в линейку его продукции входят ортопедические стельки под обозначением "ORTO CONCEPT" и "ORTO MIX", в подтверждение чего представлены регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и таможенная декларация от 2005 года.

Как указывает общество "МАЛТРИ", его ортопедические стельки приобрели репутацию на рынке ортопедических изделий и с момента выхода ортопедических стелек под обозначением "ORTO CONCEPT" до 18.09.2018 было продано 493 174 пар стелек на общую сумму 277 023 850,31 рублей и ортопедических стелек "ORTO Mix" - 301 712 пар стелек на общую сумму 230 724 949,06 рублей, что для специализированного рынка ортопедических изделий является значительным.

Обществу "МАЛТРИ" стало известно, что общество "ОРТО.НИК" производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации аналогичную продукцию - ортопедические стельки - и использует для индивидуализации этих товаров обозначение со словесными элементами "КОНЦЕПТ" и "МИКС".

В подтверждение указанного обстоятельства общество "МАЛТРИ" представило нотариальный протокол осмотра доказательств от 25.08.2018. Из данного нотариального протокола следует, что нотариусом была приобретена продукция первого ответчика - стельки ортопедические - под обозначениями "КОНЦЕПТ" и "МИКС". На обратной стороне упаковки указана информация об обществе "ОРТО.НИК" как об изготовителе указанных товаров. Кроме того, информация о товарах первого ответчика - ортопедических стельках "КОНЦЕПТ" и "МИКС" представлена на интернет-сайте с доменным именем ortonik.ru, администратором которого является общество "ОРТО.НИК", что подтверждается ответом регистратора доменных имен - акционерного общества "РСИЦ" (RUcenter) от 28.02.2018 N 772-С.

Обществу "МАЛТРИ" также стало известно, что общество "НЕО-ФАРМ" осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями через сеть аптек "НеоФарм", которые находятся, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

В одной из аптек общества "НЕО-ФАРМ" были приобретены спорные стельки производства общества "ОРТО.НИК", в подтверждение чего истец ссылался на нотариальный протокол осмотра доказательств.

Полагая, что указанными действиями общество "ОРТО.НИК" и общество "НЕО-ФАРМ" нарушают исключительные права общества "МАЛТРИ" на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 631940 и N 665642, последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о принадлежности обществу "МАЛТРИ" исключительных прав на названные товарные знаки и нарушения этих прав ответчиками.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что используемые ответчиками обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца по звуковому, визуальному и смысловому признаку, используются для идентичных товаров.

Доводы общества "ОРТО.НИК" о том, что слова "МИКС" и "КОНЦЕПТ" носят описательный характер, поэтому соответствующие элементы товарных знаков не должны охраняться, судом первой инстанции отклонены в силу того, что в реестре товарных знаков не указано на их дискламацию.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции и указал на отсутствие в обжалуемом решении оценки суда первой инстанции доводов общества "ОРТО.НИК" о том, что на товарах помимо обозначений "КОНЦЕПТ" и "МИКС" размещен товарный знак первого ответчика "TALUS", что исключает вероятность смешения, а также не дана оценка доводам общества "ОРТО.НИК" о наличии признаков злоупотребления правом в действиях общества "МАЛТРИ", в связи с чем судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, вынесенные при первоначальном рассмотрении спора отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении дела, суд первой инстанции установил, что предметом спора являются полиграфические упаковки ортопедических стелек КОЛЛЕКЦИИ "TALUS", на которые нанесены слова "Микс" или "Концепт" и пришел к выводу о том, что упаковки изделий коллекции TALUS не являются сходными до степени смешения с упаковками изделий общества "МАЛТРИ".

Суд первой инстанции также установил широкую известность стелек коллекции "TALUS", наличие на упаковке коммерческого наименования производителя "ORTO NIK", присутствие на упаковке и товаре изображения . Данные обстоятельства, по мнению суда, исключает вероятность смешения их с продукцией других производителей, в том числе с продукцией истца.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание факт регистрации в качестве товарного знака по свидетельству N 738869 от 12.12.2019 (приоритет 05.09.2019) изображения упаковки стелек первого ответчика, включающей словесный элемент "микс".

Более того, суд первой инстанции усмотрел в действиях истца признаки злоупотребления правом.

Так, суд первой инстанции установил, что первый ответчик продвигал свою продукцию, используя обозначения "микс" и "концепт" задолго до регистрации истцом товарных знаков по свидетельствам N 631940 (дата регистрации - 09.10.2017, дата приоритета - 20.01.2017); по свидетельству Российской Федерации N 665642 (дата регистрации - 03.08.2018, дата приоритета - 27.04.2018).

Суд первой инстанции также принял во внимание, что весной 2018 истец и первый ответчику вели переговоры по поводу использования спорных наименований на российском оптовом рынке ортопедических стелек (факт ведения переговоров подтвержден представителем заявителя кассационной жалобы в суде кассационной инстанции). При этом первый ответчик предложил истцу мировое соглашение, по условиям которого обязался не оспаривать правомерность регистрации товарного знака по свидетельству N 631940 и в разумные сроки сменить название своей продукции, однако истец вышел из переговоров, подав 27.04.2018 в Роспатент заявку на ускоренную регистрацию товарного знака по свидетельству N 665642, и не дожидаясь регистрации товарного знака, предъявил первому ответчику новую претензию относительно обозначения "mix".

Судом первой инстанции также были учтены пояснения первого ответчика, согласно которым 07.06.2018 Роспатент уведомлял истца об отсутствии различительной способности у элемента "mix", в связи с чем истцу было предложено зарегистрировать обозначение "ortomix", исключить элемент "mix" из охраны, однако истец возражал, указывая, что указанное обозначение является фантазийным и не характеризует товары, заявленные на регистрацию. При этом на момент подачи заявления на регистрацию спорных товарных знаков истцу было достоверно известно, что первый ответчик производит продукцию, используя такие обозначения.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы заявителя апелляционной жалобы, аналогичные его доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Законность обжалуемых судебных актов проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

В отношении аргумента заявителя кассационной жалобы о том, что судебный акт затрагивает права и законные интересы правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 738869, что, по мнению истца, является безусловным основанием для отмены обжалуемых актов, судебная коллегия отмечает следующее.

По смыслу части 1 статьи 4 и части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по общему правилу правомочие обращения в арбитражный суд (в том числе с кассационной жалобой) за защитой своих нарушенных прав и законных интересов может осуществляться только тем лицом, право которого непосредственно нарушено. Исключения из этого правила могут устанавливаться только Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

В кассационной жалобе общества "МАЛТРИ" приводятся доводы о том, что судебные акты по делу приняты в том числе в отношении прав и законных интересов правообладателя вышеуказанного товарного знака - Беззубова Николая Борисовича.

При этом, обращаясь с указанными доводами кассационной жалобы, направленными на защиту нарушенных, по мнению истца, прав иного лица, ответчик не обосновывает свое процессуальное право на такое обращение. В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает соответствующие доводы заявителя кассационной жалобы в указанной части не являющимися основанием для отмены судебных актов.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что какое-либо не участвующее в деле лицо с самостоятельной кассационной жалобой на судебные акты в предусмотренном статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке не обращалось.

Изучив материалы дела, рассмотрев иные доводы, изложенные в кассационных жалобах, пояснениях к ним и в отзыве истца, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Обществом "МАЛТРИ" при обращении с настоящим иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В пункте 1 статьи 1515 ГК РФ нет подпункта 1

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на произведение входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

Как было отмечено выше, судами установлен факт наличия у истца правомочия на обращение в защиту исключительного права на товарные знаки.

Вместе с тем суды пришли к выводу об отсутствии нарушения исключительных прав истца на указанные товарные знаки ввиду отсутствия сходства до степени смешения обозначений на спорных товарах ответчиков и их предложении в сети Интернет со средствами индивидуализации истца. Соответствующее заключение судов мотивировано выводом о сходстве лишь слабых словесных элементов в товарных знаках истца, а именно: "mix" и "concept".

Суд кассационной инстанции считает необходимым в связи с этим отметить следующее.

Нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

С учетом приведенных правовых подходов суд первой инстанции, сопоставив спорные обозначения с товарными знаками истца, пришел к мотивированному выводу об отсутствии их сходства до степени смешения. Обоснование соответствующего вывода приведено в обжалуемом судебном акте.

В отношении аргументов заявителя кассационной жалобы о несоответствии нормам права и фактическим обстоятельствам дела вывода суда первой инстанции о наличии в действиях истца злоупотребления правом судебная коллегия отмечает следующее.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Суд первой инстанции мотивировал вывод о наличии в поведении истца признаков злоупотребления правом (часть 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), что послужило дополнительным самостоятельным основанием для отказа в иске.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения (или сходного до степени смешения) иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность такому лицу факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо получить необоснованные преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью иного (третьего) лица;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Как указывалось выше, суд первой инстанции установил, что до регистрации истцом на свое имя товарных знаков, в защиту которых был предъявлен иск в рамках настоящего дела, он и первый ответчик вели переговоры об урегулировании спора, связанного с использованием сторонами спорных обозначений, путем заключения мирового соглашения, из которых истец вышел по причинам, не зависящим от ответчика, и зарегистрировал спорные товарные знаки, предъявив претензии ответчику в защиту исключительных прав на такие знаки до их фактической регистрации.

При этом согласно пункту 2 статьи 434.1 ГК РФ при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются:

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;

2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.

В заседании суда кассационной инстанции представители заявителя кассационной жалобы (истца) факт ведения переговоров с первым ответчиком и обстоятельства их прекращения не оспорили. При этом на предложение Суда по интеллектуальным правам рассмотреть вопрос о продолжении переговоров сторон с целью урегулирования спора миром представители истца высказались за разрешение судом кассационной инстанции по существу.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает необоснованными доводы заявителей кассационной жалобы о том, что указанные выше и установленные судами обстоятельства не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и выводы по поводу этих обстоятельств сделаны с нарушением норм права.

При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на следующие обстоятельства.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

На основании изложенного судом кассационной инстанции оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества "МАЛТРИ" не усмотрено.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2020 по делу N А40-240172/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев