Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2009 г. N 15АП-774/2009

город Ростов-на-Дону

дело N А32-15411/2007

23 апреля 2009 г.

15АП-774/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 апреля 2009 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ломидзе О.Г.

судей Ильиной М.В., Тимченко О.Х.

при ведении протокола судебного заседания председательствующим

при участии: от истца: Серпкова Н.А., доверенность от 16.032009г.; Палакян Н.А., доверенность от 11.01.2009г.; от ответчика: Платонов М.П., доверенность от 01.12.2008г. N 5048

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Колос" (согласно протоколу N 26/1 от 07.07.2008г. переименовано на ООО "N.R.G. KOLOS CORPORATION")

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 декабря 2008 г. по делу N А32-15411/2007,

принятое в составе председательствующего судьи Колодкиной В.Г. и арбитражных заседателей Ковалевой Е.А. и Керелюка Л.В.

по иску общества с ограниченной ответственностью "Колос" (согласно протоколу N 26/1 от 07.07.2008г. переименовано на ООО "N.R.G. KOLOS CORPORATION")

к ответчику закрытому акционерному обществу "Новокубанское"

о защите прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Колос" (согласно протоколу N 26/1 от 07.07.2008г. переименовано на ООО "N.R.G. KOLOS CORPORATION", далее общество "N.R.G. KOLOS CORPORATION") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ответчику закрытому акционерному обществу "Новокубанское" (далее общество "Новокубанское") с иском о защите прав на товарный знак.

В обоснование заявленных требований общество "N.R.G. KOLOS CORPORATION" указало на то, что истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "ВЕЛИКАЯ РУСЬ", удостоверенное свидетельством N 167096. Дата приоритета - 19 января 1998 г. Регистрация осуществлена в отношении товаров 33 класса Международного классификатора товаров и услуг: алкогольные напитки, за исключением пива. В качестве нарушения, допускаемого ответчиком, указано: истец вводит в оборот коньяк, на этикетке и упаковке которого размещено обозначение "Русь Великая". Лицензионный договор между истцом и ответчиком заключен не был.

Истец ссылается на п.1 ст. 4, ст.46 Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и просил у суда:

- запретить ответчику использовать в качестве средств индивидуализации при производстве алкогольной продукции, включая коньяк, при введении в гражданский оборот такой продукции, при получении документации, связанной с ее введением в гражданский оборот, обозначения "Русь Великая", сходного с товарным знаком истца по свидетельству N 167096;

- обязать ответчика за его счет удалить с контрафактного товара коньяка "Русь Великая", с его этикеток, упаковок незаконно используемое обозначение "Русь Великая", сходное до степени смещения с товарным знаком истца по свидетельству N 167096;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 25 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Ответчик в отзыве на исковое заявление использование названия "Русь Великая" не отрицал, при этом указывал на то, что требования истца не подлежат удовлетворению, поскольку обозначение "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" истцом вообще не использовалось, ответчик полагает, что требования истца являются злоупотреблением правом. С 1997 г. коньяк "Русь Великая" неоднократно открыто представлялся на различных выставках и конкурсах (т.1. л.д.72, 92).

Решением арбитражного суда от 11 декабря 2008 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Решение мотивировано указанием на функциональное назначение защиты товарного знака: обеспечение для правообладателя преимуществ экономического содержания. Суд констатировал, что подобные преимущества невозможны без ввода в гражданский оборот товаров, для индивидуализации которых правообладатель использовал товарный знак. Суд установил, что товарный знак "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" истцом для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ не используется.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Указывает на то, что закон не ставит осуществление права на защиту исключительного права на товарный знак в зависимость от использования товарного знака правообладателем.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения, указывая на то, что истец настоящее время не использует товарный знак, у истца отсутствует лицензия на осуществление деятельности по производству, хранению или обороту алкогольной продукции, в отношении которой зарегистрирован товарный знак; отсутствует и сам товар.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, соответственно.

Представитель истца представил протокол N 26/1 внеочередного общего собрания ООО "Колос" от 07.07.2008г., подтверждающий принятие решения о переименовании юридического лица с ООО "Колос" на ООО "N.R.G. KOLOS CORPORATION"; а также документы, подтверждающие продление срока действия исключительного права на товарный знак; лицензии N 164 от 07.12.1999г. (А 614793) и N 164 от 10.07.1996г. (Б 086371) на производство, реализацию водки.

С целью предоставления сторонам возможности для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 15 апреля 2009 г.

В судебном заседании 15 апреля 2009 г. стороны пояснили суду, что достигнуть мирового соглашения не удалось. Представитель ответчика пояснил, что возможность заключения лицензионного договора с истцом руководством общества "Новокубанское" отклонена.

Представитель заявителя апелляционной жалобы поддержала доводы жалобы, пояснила суду, что коллегией по патентным спорам отказано в удовлетворении заявления общества "Новокубанское" от 14.11.2007г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 167096 оставлена в силе, представила копию протокола от 06.04.2009г. также пояснила, что общество "N.R.G. KOLOS CORPORATION" в настоящий момент намерено осуществлять производство и реализацию водки, представила лицензию N164 от 19 марта 2009 г., утвержденную рецептуру, иные документы, опосредующее приготовления к производству и реализации водки.

Представитель ответчика пояснил суду, что истец в настоящее время не использует товарный знак, представил ответ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на адвокатский запрос. Правовая позиция ответчика состоит в том, что права истца, не использующего товарный знак, не могут быть нарушены. Ответчик полагает, что действия истца являются злоупотреблением правом, поскольку целью иска является не защита нарушенного права, а причинение истцу убытков, просил оставить решение суда без изменения. Также пояснил, что общество "Новокубанское" добивается досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, представил суду особое мнение заявителя, поданное в палату по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 16 апреля 2009 г.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта по следующим основаниям.

Материалами дела подтверждается следующее.

Общество "N.R.G. KOLOS CORPORATION" является правообладателем товарного знака "ВЕЛИКАЯ РУСЬ", удостоверенное свидетельством N 167096. Дата приоритета - 19 января 1998 г. Регистрация осуществлена в отношении товаров 33 класса Международного классификатора товаров и услуг: алкогольные напитки, за исключением пива. Согласно представленным истцом документам и ответу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.03.2009г. N 12/35-2159/41 на запрос суда срок действия товарного знака продлен и действует до 19 января 2018 года.

Материалами дела также подтверждается, не отрицается ответчиком, факт размещения обозначения "Русь Великая" на этикетках и упаковках коньяка, вводимого в оборот ответчиком обществом "Новокубанское". Также подтверждается отсутствие лицензионного договора между истцом и ответчиком.

Истец ходатайствовал о назначении экспертизы (т.2, л.д.35).

Определением суда от 3 июня 2008 г. была назначена экспертиза с целью определения, есть ли между обозначением "Русь Великая" и "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" сходство до степени смешения (т.2, л.д.91).

Заключением эксперта констатировано наличие между обозначением "Русь Великая" и товарным знаком "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" сходства до степени смешения - т.2, л.д. 100.

Правовая охрана товарного знака обеспечивается на основании государственной регистрации. Исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Суд первой инстанции принял позицию ответчика, согласно которой защита права на товарный знак обусловлена предоставлением правообладателем доказательств того, что им осуществляется производство, хранение, торговля, иные операции с алкогольной продукцией, маркируемой товарным знаком "ВЕЛИКАЯ РУСЬ".

Данное толкование положений законодательства о товарных знаках апелляционный суд полагает ошибочным.

Позиция ответчика и толкование, данное судом, были бы верными только в том случае, если бы факт использования (неиспользования) товара, маркированного зарегистрированным знаком, квалифицировался законодателем в качестве юридического факта, необходимого для активизации и достаточного для прекращения правовой охраны.

Однако толкование всех положений российского законодательства, регулирующих отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной, использованием товарных знаков, позволяет утверждать, что этот не так.

Российский законодатель достаточно ясно определил, что правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации. Именно в момент регистрации возникает исключительное право владельца на товарный знак, обеспечивающее его монопольное положение в отношении соответствующего результата интеллектуальной деятельности - ст.2 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" N 3520-1 от 23 сентября 1993 г., ст.1479 ГК РФ.

В момент регистрации возникает как субъективное право, так и его правовая охрана, поскольку защита права - неотъемлемый его признак, без которого не может быть констатировано самого субъективного права.

Основания прекращения правовой охраны товарного знака названы исчерпывающим образом как в положениях ранее действовавшего Закона N 3520-1 от 23 сентября 1993 г., так и в Кодексе. Факт неиспользования, сам по себе, достаточным основанием для прекращения правовой охраны не являлся.

При этом неиспользование зарегистрированного товарного знака законодателем не поощряется, рассматривается как обстоятельство, которое может повлечь досрочное прекращение правовой охраны, причем по заявлению любого заинтересованного лица - п.3 ст. 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", п.1 ст.1486 ГК РФ.

Данное негативное последствие рассматривается законодателем как единственное и вполне достаточное.

Однако указанные дисциплинирующие правообладателя нормы также не рассматривают сам по себе факт неиспользования товарного знака в качестве достаточного основания для прекращения уполномоченным органом правовой охраны.

Законодатель гарантирует правообладателю в течение трех лет сохранение правовой охраны и обеспеченного этой охраной исключительного положения даже при неиспользовании (прекращении использования) товарного знака. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении трех лет непрерывного неиспользования товарного знака правообладателем (при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления).

То есть, указанные нормы Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Гражданского кодекса РФ также служат подтверждением того, что сам по себе факт неиспользования товарного знака правового значения не имеет.

Неиспользование влечет негативные последствия для правообладателя при условии определенной продолжительности, наличия факта неиспользования на определенный момент (момент подачи заявлениям заинтересованным лицом о прекращении правовой охраны), принятия решения уполномоченным органом о досрочном прекращении правовой охраны.

Как следует из материалов дела, данной правовой возможностью ответчик воспользовался, вопрос рассматривается Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В настоящий момент коллегией по патентным спорам отказано в удовлетворении заявления общество "Новокубанское" от 14.11.2007г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

До прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в установленном законодательством порядке истец вправе требовать защиты исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в отношении не производимых товаров (данный подход получил отражение в практике одного из окружных судов - постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 17 июня 2008 г. по делу N А55-6280/-7).

Апелляционный суд отклоняет ссылку ответчика на неоднократное и открытое представление коньяка "Русь Великая" на выставках и конкурсах, поскольку истец как правообладатель вправе обратиться за защитой в любое время, законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, схожего до степени смещения с чужим товарным знаком и интересов правообладателя товарного знака. Кроме того, использование данного наименования до даты приоритета товарного знака истцом не доказано, представленный в материалы дела диплом 1997 года спорного обозначения не содержит (т.1, л.д.150).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона Российской Федерации 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", действовавшего на момент возникновения спорных отношений, правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением прав на товарный знак признается введение в хозяйственный оборот обозначения, сходного до степени смешения, с зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров или услуг.

Данное нарушение со стороны ответчика подтверждено материалами дела.

Действия истца направлены на защиту нарушенного права. Действия, направленные на защиту нарушенного права, не могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, поскольку имеют своей целью восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение дальнейшего нарушения, а не причинение вреда ответчику.

Суд апелляционной инстанции предпринял меры для примирения сторон, заключения лицензионного договора и продолжения дальнейшего использования ответчиком обозначения, сходного до степени смещения с товарным знаком истца.

Ответчик, осознавая тот факт, что истец является правообладателем, лицензионный договор заключать не желает, намерен продолжать использовать объект чужого исключительного права без дозволения со стороны правообладателя. По пояснениям представителя ответчика суду апелляционной инстанции возможность заключения лицензионного договора с истцом руководством общества "Новокубанское" отклонена.

Исходя из изложенного, апелляционный суд отклоняет довод ответчика, согласно которому действия истца являются злоупотреблением правом.

Поскольку истец является правообладателем, право истца нарушено ответчиком, истец вправе требовать защиты нарушенного права.

Защита состоит в прекращении нарушения исключительного права истца, удаления незаконно используемого обозначения, сходного до степени смещения с товарным знаком с товара и его упаковки.

Пункт 4 статьи 46 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 устанавливал, что правообладатель также вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, возмещения убытков либо вместо возмещения убытков выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. Часть четвертая ГК РФ устанавливает "вилку" от 10 000 руб. до пяти миллионов рублей (ст.1515). Сущность данной меры ответственности законодателем не изменена: речь идет о компенсации, которая взыскивается вместо возмещения убытков. Поэтому потерпевшему не обязательно доказывать размер убытков.

Апелляционный суд полагает соразмерным размер компенсации в 100 000 руб., с учетом того, что данный размер являлся минимальным размером компенсации в момент возникновения спорного правоотношения. Заявленный размер компенсации 25 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, апелляционный суд с учетом всех обстоятельств дела находит несоразмерным.

Поскольку суд первой инстанции неправильно истолковал закон, решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 декабря 2008 г. по делу N А32-15411/2007 отменить.

Запретить закрытому акционерному обществу "Новокубанское" использовать в качестве средств индивидуализации при производстве и реализации алкогольной продукции, относящейся к товарам 33 класса МКТУ обозначения "Русь Великая", сходного до степени смешения с товарным знаком истца "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" по свидетельству N 167096.

Обязать закрытое акционерное общество "Новокубанское" за его счет удалить с контрафактного товара коньяка "Русь Великая", с его этикеток, упаковок незаконно используемое обозначение "Русь Великая", сходное до степени смещения с товарным знаком истца "ВЕЛИКАЯ РУСЬ" по свидетельству N 167096;

Взыскать с закрытого акционерного общества "Новокубанское" в пользу общества с ограниченной ответственностью " "N.R.G. KOLOS CORPORATION" 100 000 рублей компенсации.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

О.Г. Ломидзе

Судьи

М.В. Ильина О.Х. Тимченко