Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 г. N 08АП-2298/13

город Омск

10 июня 2013 г.

Дело N А70-7372/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2013 го да.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июня 2013 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зориной О.В.

судей Семёновой Т.П., Смольниковой М.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Зинченко Ю.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-2298/2013 и 08АП-2299/2013) общества с ограниченной ответственностью "Геотермнефтьсервис" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 31 января 2013 года и дополнительное решение Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2013 года по делу N А70-7372/2012 (судья Багатурия Л.Е.), принятые по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геотерм" (ОГРН 1027200803805, ИНН 7203092200) к обществу с ограниченной ответственностью "Геотермнефтьсервис" (ОГРН 1077203044885, ИНН 7203200223) об обязании внести изменения в Устав общества, зарегистрировать внесенные изменения в установленном порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, о запрете использовать фирменное наименование и обязании выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 руб.

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геотерм" - Белоусова П.Н. по доверенности от 11.01.2013; Актабаев Е.Н. по доверенности от 07.11.2012 (после перерыва не явился);

установил:

общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геотерм" (далее - ООО НПФ "Геотерм", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Геотермнефтьсервис" (далее - ООО "Геотермнефтьсервис", ответчик) об обязании внести изменения в Устав общества, зарегистрировать внесенные изменения в установленном порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, о запрете использовать фирменное наименование и обязании выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 руб.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец уточнил исковые требования и просил следующее:

- запретить ООО "Геотермнефтьсервис" использовать произвольную часть фирменного наименования "Геотерм", зарегистрированную за ООО НПФ "Геотерм" при осуществлении видов экономической деятельности аналогичных видам деятельности ООО НПФ "Геотерм", а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук;

- запретить ООО "Геотермнефтьсервис" использовать товарный знак, принадлежащий ООО НПФ "Геотерм" (свидетельство N 363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО НПФ "Геотерм" (свидетельство (N 363217), в целях введения и обращения в гражданском обороте товаров и услуг, защищенных свидетельством N 363217, в том числе, на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; в товаросопроводительных документах, в объявлениях, на бланках, на вывесках, в рекламе, в фирменном наименовании, в сети "Интернет";

- обязать ООО "Геотермнефтьсервис" устранить нарушение законных прав и интересов ООО НПФ "Геотерм" путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из фирменного наименования обозначения "Геотерм";

- взыскать с ООО "Геотермнефтьсервис" в пользу ООО НПФ "Геотерм" компенсацию за незаконное использование товарного знака, принадлежащего ООО НПФ "Геотерм" в размере 3 000 000 руб.

Уточнение были приняты судом первой инстанции к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 31.01.2013 по делу N А70-7372/2012 (с учетом определения об исправлении опечатки от 01.03.2013) исковые требования удовлетворены частично; ООО "Геотермнефтьсервис" запрещено использовать произвольную часть фирменного наименования "Геотерм", зарегистрированную за ООО НПФ "Геотерм" при осуществлении видов экономической деятельности аналогичных видам деятельности ООО НПФ "Геотерм", а именно: предоставление услуг по добыче нефти и газа, предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля топливом, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; оптовая торговля химическими продуктами; научные исследования и разработки в области естественных наук; ООО "Геотермнефтьсервис" запрещено использовать товарный знак, принадлежащий ООО НПФ "Геотерм" (свидетельство N 363217) или обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО НПФ "Геотерм" (свидетельство N 363217), в целях введения и обращения в гражданском обороте товаров и услуг, защищенных свидетельством N 363217, в том числе, на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; в товаросопроводительных документах, в объявлениях, на бланках, на вывесках, в рекламе, в фирменном наименовании, в сети "Интернет"; на ООО "Геотермнефтьсервис" возложена обязанность устранить нарушение законных прав и интересов ООО НПФ "Геотерм" путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из фирменного наименования обозначения "Геотерм"; с ООО "Геотермнефтьсервис" в пользу ООО НПФ "Геотерм" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака, принадлежащего ООО НПФ "Геотерм", в размере 300 000 руб. а также 21 000 руб. государственной пошлины; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Дополнительным решение Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2013 по делу N А70-7372/2012 с ООО "Геотермнефтьсерис" в пользу ООО НПФ "Геотерм" взыскано 12 000 руб. судебных расходов, связанных с проведением экспертизы.

Не соглашаясь с принятыми судебными актами, ООО "Геотермнефтьсерис" обратилось с апелляционными жалобами, в которых просило решение и дополнительное решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новые судебные акты.

В обоснование апелляционных жалоб их податель указал следующее:

- судом не приведено достаточное обоснование для вывода о схожести фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца. По мнению ответчика, вывод эксперта по данному вопросу об отсутствии схожести фирменного наименования и товарного знака необоснованно отклонен судом.

- выводы суда о нарушении исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак основаны на доказательствах, которые не являются допустимыми и относимыми: акты от 18.04.2012, 01.04.2012, 31.03.2012, 07.02.2012, 06.02.2012 не подписаны ответчиком, подписи на дополнительных планах от февраля 2012 года от имени директора ответчика и технолога выполнены не ими, наряды-задания подписаны не от имени ответчика, протокол производственного совещания от 17.02.20112, письма от 01.03.2012, от 02.04.2012, 28.03.2012, 04.06.2012 никем не подписаны, договор от 01.03.2012 N 4-Р/2012 получен истцом с нарушением законодательства о коммерческой тайне, рекламная информация распечатана с сайта, который не принадлежит ответчику, письмо от 10.10.2012 НГДУ "Лянторнефть" не имеет отношения к делу;

- решение суда в части предписания ответчику устранить нарушение законных прав и интересов истца путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из наименования обозначения "Геотерм" не соответствуют законодательству Российской Федерации, поскольку такой способ защиты не предусмотрен ни статьей 12 ГК РФ, ни специальными нормами о защите исключительных прав;

- факт нарушения исключительных прав не доказан, то есть компенсация не подлежала взысканию, но поскольку она взыскана, размер взысканной компенсации является чрезмерным;

- суд первой инстанции необоснованно без оснований отклонил ходатайства ответчика о привлечении третьих лиц, назначении повторной экспертизы;

- суд первой инстанции нарушил статью 168 АПК РФ о необходимости оценки доказательств исключительно при принятии решения, поскольку высказался о достаточности доказательств, представленных истцом, заранее;

- учитывая частичное удовлетворение исковых требований, суд первой инстанции необоснованно взыскал с ответчика расходы на проведение экспертизы по делу в полном объеме.

Оспаривая доводы апелляционных жалоб, ООО НПФ "Геотерм" представило отзыв, в котором просило решение и дополнительное решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

ООО "Геотермнефтьсерис", надлежащим образом извещенное о времени и месте заседания суда апелляционной инстанции, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило. В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) апелляционные жалобы рассмотрены судом апелляционной инстанции без участия ответчика.

В заседании суда апелляционной инстанции, открытом 28.05.2013, был объявлен перерыв до 30.05.2013, в заседании суда, открытом 30.05.2013, был объявлен перерыв до 04.06.2013 (в пределах пяти рабочих дней). Информация о перерывах размещена в картотеке арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети Интернет.

Представить ООО НПФ "Геотерм" в заседании суда апелляционной инстанции поддержали доводы, изложенные в отзыве на апелляционные жалобы, просил решение и дополнительное решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, апелляционные жалобы, отзыв на нее, выслушав представителей ООО НПФ "Геотерм", проверив законность и обоснованность обжалуемых судебных актов в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда Тюменской области от 31.01.2013 и дополнительного решения Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2013 по настоящему делу.

Фактические обстоятельства дела установлены судом первой инстанции в соответствии с представленными в дело доказательствами, основания для установления иных фактических обстоятельств у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что наименование ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции.

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции установил, что ответчик использует словесное обозначение "Геотерм" на деловой документации (фирменных бланках и печати), при выполнении работ, оказании услуг, аналогичных тем, которые выполняет (оказывает) истец, и в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания).

Данное словесное обозначение является схожим до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за истцом.

Ответчик осуществляет свою деятельность на рынке услуг, совпадающем со сферой деятельности истца, и использует словесный элемент товарного знака истца в своем фирменном наименовании.

Материалами дела подтверждается факт установления приоритета товарного знака истца 08.06.2007 (том 1 лист дела 122), то есть за два месяца до регистрации ответчика (14.08.2007 - том 1 лист дела 26).

Доказательств получения от правообладателя исключительного права на товарный знак "Геотерм" разрешения на использование словесного обозначения "Геотерм" ответчик не представил.

Расчет заявленный истцом компенсации судом первой инстанции проверен, ее размер снижен до 300 000 руб.

Чрезмерным не является, о чем будет указано ниже.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

Доводы апелляционной жалоб судом апелляционной инстанции отклоняются по следующим основаниям:

1. Судом не приведено достаточное обоснование для вывода о схожести фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 и пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В отношении знаков обслуживания предоставляется аналогичная защита (пункт 2 статьи 1477 ГК РФ), а товарный знак истца является одновременно знаком обслуживания в отношении ряда работ и услуг

Как усматривается из материалов настоящего дела, суд по ходатайству сторон назначил экспертизу на предмет установления сходства до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика, а также товарного знака истца с наименованием ответчика (том 3, листы дела 109-111).

Согласно выводам эксперта Торгово-промышленной палаты Тюменской области фирменное наименование истца и ответчика можно признать схожим до степени смешения с учетом ведения ими аналогичной деятельности на одной территории, что способствует вероятности введения потребителя в заблуждение относительно того, кто именно оказывает услуги.

Относительно сходства товарного знака истца и наименования ответчика эксперт дал отрицательное заключение.

При этом указал, что обозначения "ГЕОТЕРМ-01" и "ГЕОТЕРМ-001" (наименования химически активных веществ) используемые ответчиком в документации при оказании производимых услуг тождественны товарному знаку истца "ГЕОТЕРМ" для однородных товаров по классу 01, способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (том 4 листы дела 5-15).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд первой инстанции, приняв во внимание противоречивость выводов эксперта, правильно пришел к выводу о возможности самостоятельно разрешить вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака истца и наименования ответчика.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 указанных Правил следует, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака истца зарегистрировано именно словесное обозначение (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд апелляционной инстанции считает, что словесные обозначения "геотерм" и "геотермнефтьсервис" являются сходными по звуковому, графическому и смысловому признакам, поскольку словесное обозначение товарного знака истца и основная часть наименования ответчика совпадают полностью во всех элементах (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577).

Составная часть "нефтьсервис" различительным свойством не обладает, поскольку указывает на сферу и/или вид оказания услуг.

Так, согласно пункту 2.3.1. не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Такие элементы сами по себе различительной способностью не обладают и не способны породить в совокупности с товарным знаком истца качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия товарного знака истца.

Анализ же словесного обозначения "геотерм" в качестве набора буквосочетаний правового значения не имеет, поскольку товарный знак истца зарегистрирован в установленном законом порядке, то есть его различительная способность установлена уполномоченным органом и подлежит защите судом в любом случае до признания правовой охраны недействительной или прекращенной.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции пришел к совершенно правомерному выводу о том, что опасность смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителя существует.

Поэтому для определения сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, в настоящем деле применение специальных знаний не требуется.

В связи с чем в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы судом первой инстанции отказано правильно.

2. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие незаконное использование ответчиком товарного знака истца.

Как усматривается из материалов дела, в подтверждение использования ответчиком в своих фирменных бланках, печатях товарного знака истца ООО НПФ "Геотерм" представило: акты от 18.04.2012, от 01.04.2012, от 31.03.2012, от 07.02.2012, от 06.02.2012; дополнительные планы от февраля 2012, наряды-задания, протокол производственного совещания от 17.02.2012, письмо от 01.03.2011, от 02.04.2012, от 28.03.2012,от 04.03.2012, договор N 4-Р/2012 о 01.03.2012 на проведение ремонтно-изоляционных работ, рекламная информация ответчика, размещенная в сети "Интернет", письмо от 10.10.2012 НГДУ "Лянторнефть" (том 1 листы дела 62-100, 113-118, том 3 лист дела 98).

Ответчик, ссылаясь на неотносимость и недопустимость представленных истцом доказательств указал, что акты от 18.04.2012, 01.04.2012, 31.03.2012, 07.02.2012, 06.02.2012 не подписаны ответчиком, а подписаны работником истца, подписи на дополнительных планах от февраля 2012 года от имени директора ответчика и технолога выполнены не ими, наряды-задания подписаны не от имени ответчика, протокол производственного совещания от 17.02.2012 и письма от 01.03.2012, от 02.04.2012, 28.03.2012, 04.06.2012 никем не подписаны, договор от 01.03.2012 N 4-Р/2012 получен истцом с нарушением законодательства о коммерческой тайне, рекламная информация распечатана с сайта, который не принадлежит ответчику, письмо от 10.10.2012 НГДУ "Лянторнефть" не имеет отношения к делу.

Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные истцом доказательства и проверив возражения ответчика, установил следующее:

Как усматривается из материалов дела представленные истцом в качестве доказательств использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака протокол производственного совещания от 17.02.2012, письма ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 01.03.2012 N 02/11/02-01-184, ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" от 02.04.2012 N ССК-НФ-12-0717-и, ООО "Геотермнефтьсервис" от 28.03.2012 N 25, от 04.06.2012 не подписаны (том 1 листы дела 97-101, 106-107, том 2 лист дела 24).

Поскольку указанные документы никем не подписаны, они не являются доказательствами (не позволяют определить источник, то есть установить достоверность, части 1 и 4 статьи 75 АПК РФ).

Они не учитываются судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Ссылка ответчика на получение истцом договора N 4-Р/2012 о 01.03.2012 с нарушением законодательства о коммерческой тайне несостоятельна.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальной информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Между тем, ответчик не доказал, что сведения, содержащиеся в договоре, позволяют их обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

При этом соответствующая возможность по получению коммерческой выгоды должна быть законной, а не заключаться в том, чтобы не позволить обладателю товарного знака установить нарушение его исключительных прав.

Само по себе условие о конфиденциальности не может считаться достаточным основанием для отнесения доказательства к доказательству, полученному с нарушением Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ.

Само по себе указание в условиях договора на конфиденциальный характер сведений, не означает их законную защиту как коммерческой тайны.

Наличие обстоятельств хищения данного документа со стороны истца (противоправного завладения в отсутствие воли работников ответчика или работников его контрагента) ответчик не обосновал.

Нарушение условий договора в отношении конфиденциальности со стороны контрагента является основанием для предъявления соответствующих требований к контрагенту.

В связи с чем договор N 4-Р/2012 о 01.03.2012 является допустимым доказательством, подтверждающим использование ответчиком товарного знака истца в своей деятельности.

Поскольку указанный договор является доказательством нарушения прав истца, истец вправе использовать данное доказательство в порядке самозащиты (статья 14 ГК РФ).

Его поведение нельзя признать недобросовестным вторжение в имущественную сферу иных участников оборота.

Кроме того, суд апелляционной инстанции считает доказанным факт нарушения прав истца представленными актами от 07.02.2012 и 06.02.2012 (том 1 листы дела 84-85, 89-90).

Действительно, данные акты не содержат подписей руководителя ответчика.

Вместе с тем в них в силу прямого указания от имени ответчика действует технолог ООО "Геотермнефтьсервис" Мясников А.И.

Ответчик утверждает, что данное лицо не являлось его работником, однако никаких объективных доказательств этому утверждению в дело не представлено.

Данное лицо могло совмещать работу и у истца и у ответчика.

Кроме того, данные акты подписаны дополнительно представителем заказчика ООО "РН-Юганскнефтегаз".

Поэтому, коль скоро они подписаны от лица технолога ООО "Геотермнефтьсервис", ответчик мог опровергнуть содержание указанных актов путем заявления суду ходатайства об истребовании у заказчика информации, кем именно выполнялись работы, отраженные в этих актах и выполнялись ли вообще.

Однако такого ходатайства ответчик не заявил, ограничившись указанием на то, что он не признает Мясникова А.И. своим работником.

Такая позиция не является достаточной, чтобы считать опровергнутым содержание письменного документа, составленного с участием незаинтересованного лица (заказчика).

В то же время, поскольку акты от 18.04.2012, 01.04.2012, 31.03.2012 подписей представителя заказчика не содержат, их суд не считает достоверным доказательством требований истца. Проверка их содержания представляется затруднительной.

Поскольку ответчик сделал заявление о фальсификации ряда доказательств, на которых имеется подпись руководителя ответчика, и поскольку суд первой инстанции не приступал к проверке этих доказательств в соответствии со статьей 161 АПК РФ, данные доказательства не могли являться основанием для удовлетворения иска.

Соответственно, суд апелляционной инстанции их во внимание не принимает.

В то же время данное нарушение процесса не повлияло на правильность принятого решения (часть 3 статьи 270 АПК РФ).

Предоставление распечаток с сайта истец не обосновал с точки зрения части 3 статьи 75 АПК РФ.

Поэтому данные доказательства также не учитываются судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции учитывает, что доказательства, которые он посчитал допустимыми и относимыми, в полной мере подтверждают использование ответчиком товарного знака (знака обслуживания) истца, поскольку свидетельствуют об использовании спорного обозначения в отношении товаров, работ услуг по кодам 01 и 37 приложения N 1 к свидетельству истца на товарный знак.

Кроме того, истец использовал товарный знак в обозначении вида оказываемых услуг по данным кодам, а также по коду 42 в указании основных видов своей деятельности в уставе, что также является введением данного обозначения в оборот.

При выполнении услуг, оказании работ, особенно в случаях осуществления этой деятельности по результатам проведения торгов, предоставление устава заказчику является обычным условием заключения соответствующего договора.

Поэтому следует признать, что таким образом ответчик рекламирует соответствующие работы и услуги под спорным обозначением для неопределенного круга лиц.

Добросовестность в действиях ответчика по регистрации устава отсутствует. Руководитель ответчика являлся работником истца на дату регистрации устава ответчика, а формулировка спорных видов деятельности полностью совпала, в том числе, по порядку изложения. Поэтому суду представляется очевидной попытка создать максимально тождественное по своей деятельности с истцом юридическое лицо.

3. Решение суда в части предписания ответчику устранить нарушение законных прав и интересов истца путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из наименования обозначения "Геотерм" не соответствует законодательству Российской Федерации.

Учитывая то, что в соответствии с абзацем третьим статьи 12 ГК РФ а также в соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, доводы подателя жалобы подлежат отклонению.

4. Факт нарушения исключительных прав не доказан, при этом размер взысканной компенсации является чрезмерным.

Суд апелляционной инстанции считает доказанным факт нарушения, о чем было сказано выше.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, пунктом 1 части 4 статьи 1515, пунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В связи с незаконным использованием ответчиком принадлежащего истцу товарного знака "Геотерм" ООО НПФ "Геотерм" заявлено требование о взыскании с ООО "Геотермнефтегаз" компенсации в размере 3 000 000 руб.

Принимая во внимание положения совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, суд первой инстанции, исходя из срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, принципов разумности и справедливости, посчитал соответствующим характеру совершенного нарушения и последствиям нарушения, размер компенсации в сумме 300 000 руб.

Ответчик доказательств чрезмерности взысканной судом суммы не представил, при этом обоснований тому, какой размер компенсации, по мнению ответчика, соразмерен допущенному нарушению, не привел.

В то же время, суд апелляционной инстанции учитывает недобросовестный и злонамеренный характер действий руководителя ответчика по использованию в деятельности ответчика товарного знака истца, поскольку эти действия явно и очевидно были направлены на получение необоснованного преимущества вновь созданного юридического лица за счет разработки и налаживанию деятельности истцом в сфере оказания услуг по герметизации скважин с использованием специально разработанных препаратов, а также сопутствующих услуг.

Поэтому оснований для уменьшения размера компенсации не имеется.

5. Суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайства ответчика о привлечении третьих лиц.

Как усматривается из материалов дела, ответчиком в суде первой инстанции заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц ООО НПФ "Геотерм-Тюмень", ЗАО "Тюменский завод пластмасс".

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде.

Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Между тем, как верно указано судом первой инстанции судебный акт по настоящему дела не влияет на права или обязанности ООО НПФ "Геотерм-Тюмень", ЗАО "Тюменский завод пластмасс".

В связи с чем в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении третьих лиц отказано правильно.

Настаивая на обстоятельствах правомерного введения в оборот и использования товара с обозначением "геотерм", ответчик был обязан представить доказательства того, что им этот товар был получен от правообладателя или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Поскольку ответчик таких доказательств не представил, он не вправе ссылаться на наличие согласия у кого-либо другого.

6. Суд первой инстанции необоснованно взыскал с ответчика расходы на проведение экспертизы по делу в полном объеме.

Податель жалобы считает, что расходы на проведение экспертизы должны быть взысканы с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Между тем ООО "Геотермнефтьснрвис" не учтено, что частичное удовлетворение исковых требований в настоящем деле связано со снижением судом первой инстанции размера компенсации, которая определяется по усмотрению суда.

Поэтому расходы, связанные с проведением экспертизы правильно отнесены на ответчика в полном объеме, так как решение принято в пользу истца и так как полностью удовлетворено неимущественное требование, без удовлетворения которого взыскание компенсации было бы невозможным.

При этом проведенная экспертиза не имела своей целью способствовать установлению судом размера компенсации, то есть вопросы, разрешенные экспертизой, полностью относились к неимущественному требованию.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых решения и дополнительного решения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. при подаче апелляционной жалобы в связи с отказом в ее удовлетворении суд апелляционной инстанции по правилам статьи 110 АПК РФ относит на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 31 января 2013 года и дополнительное решение Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2013 года по делу N А70-7372/2012 (судья Л.Е. Багатурия) оставить без изменения, апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-2298/2013 и 08АП-2299/2013) общества с ограниченной ответственностью "Геотермнефтьсервис" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

Т.П. Семёнова М.В. Смольникова