Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2013 г. N 05АП-1052/13

г. Владивосток

04 марта 2013 г.

Дело N А51-22505/2012

Резолютивная часть постановления оглашена 27 февраля 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 марта 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина,

судей Л.Ю. Ротко, И.С. Чижикова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.Ю. Федосенко,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Маркос",

апелляционное производство N 05АП-1052/2013

на решение от 18.12.2012 года

судьи А.А. Хижинского

по делу N А51-22505/2012 Арбитражного суда Приморского края

по иску Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн)

к обществу с ограниченной ответственностью "Маркос" (ИНН 2536234460, ОГРН 1102536010610)

третьи лица: Владивостокская таможня

о запрете действий по введению в гражданский оборот товара, запрете использовать товарный знак, изъятии из оборота товара и взыскании 3 345 000 рублей денежной компенсации,

при участии:

от истца - адвокат Птицын Н.И. по доверенности от 19.02.2013, удостоверение адвоката N 1929.

от ответчика - Новиков В.В. по доверенности от 16.04.2012 N 5/2, паспорт;

от третьего лица - представитель не явился;

УСТАНОВИЛ:

Компания Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Маркос"

1. О запрете обществу с ограниченной ответственностью "Маркос" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в ДТ N 10702030/210812/0065253, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN371630;

2. О запрете обществу с ограниченной ответственностью "Маркос" без разрешения компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) использовать товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФN 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован;

3. Об изъятии из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации подгузники, которые ввозятся обществом с ограниченной ответственностью "Маркос" на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/210812/0065253, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N371630;

4. О взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Маркос" в пользу Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) сумму денежной компенсации в размере 3 345 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630 (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 18.12.2012 обществу с ограниченной ответственностью "Маркос" запрещено осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в ДТN 10702030/210812/0065253, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630. Обществу с ограниченной ответственностью "Маркос" запрещено без разрешения компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) использовать товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФN 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован. Суд обязал изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации подгузники, которые ввозятся обществом с ограниченной ответственностью "Маркос" на территорию Российской Федерации по ДТN 10702030/210812/0065253, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630. С общества с ограниченной ответственностью "Маркос" в пользу Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) взыскано 1 000 000 рублей денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В удовлетворении исковых требований в части взыскания 2 345 000 рублей денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак отказано.

Не согласившись с решением суда, общество с ограниченной ответственностью "Маркос" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить как незаконное и необоснованное. В обоснование доводов жалобы ссылается на отсутствие вины ответчика в нарушении исключительного права истца на товарный знак "MERRIES". По мнению заявителя жалобы, положения статей 188, 189 Таможенного кодекса таможенного союза, а также пункта 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 применению не подлежат. Ссылается на то, что решение в части запрета осуществления ввоза на территорию РФ спорного товара и предписания изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации спорный товар не может быть исполнено, поскольку на момент принятия решения товар не находился на территории РФ так как был вывезен ответчиком в режиме реэкспорта. Указывает, что характер допущенного нарушения является незначительным, так как совершено помимо воли ответчика, незаконного использования результата интеллектуальной деятельности ответчиком допущено не было, напротив ответчик предпринял все меры для недопущения такого нарушения, в связи с чем взыскание компенсации в размере 1 000 000 руб. не соответствует последствиям нарушения.

От ответчика поступило ходатайство об объявлении перерыва в связи с тем, что уполномоченный представитель ответчика участвует в другом судебном заседании, назначенном ФАС ДВО на 27.02.2013 на 10-00. Представитель истца по ходатайству об объявлении перерыва возражал.

Суд, совещаясь на месте и руководствуясь статьями 163, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил удовлетворить ходатайство и объявить перерыв в судебном заседании до 27 февраля 2013 года до 11 часов 05 минут. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с Информационным Письмом Президиума ВАС РФ N 113 от 19.09.06 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" путем размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

После перерыва судебное заседание продолжено в 11 часов 13 минут того же дня в том же составе суда при участии: от истца - адвокат Птицын Н.И. по доверенности от 19.02.2013, удостоверение адвоката N 1929; от ответчика - Новиков В.В. - по доверенности N 5\2 от 16.04.2012, паспорт.

Ответчик считает, что судом первой инстанции вынесено законное и обоснованное решение, с учетом обстоятельств и при оценке всех доказательств, представленных сторонами, и просит оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия рассматривает дело в отсутствие третьего лица.

Решение проверяется в порядке статей 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционная инстанция считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) принадлежит исключительное право на товарный знак: "MERRIES", зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 371630, дата приоритета 07.12.2007, дата регистрации 09.02.2009, в отношении различных товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для товара - подгузники, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые.

В целях дополнительной правой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарный знак истца внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 11 июля 2012 г. N 14-42/34727, согласно которому, единственным уполномоченным импортером товаров, маркированных товарным знаком истца, на территорию Российской Федерации является: ООО "НТС Градиент", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 14, ИНН: 7720125736.

28.08.2012 Владивостокская таможня письмом N 04-2-22/2708 информировала истца о том, что принято решение о приостановлении выпуска детских подгузников (в количестве 3345 упаковок), представленных к таможенному оформлению ООО "Маркос" по ДТ N 10702030/210812/0065253, на упаковке которых нанесен товарный знак "MERRIES". Согласно ДТ N 10702030/210812/0065253 декларантом подгузников, является ответчик.

Поданная ответчиком ДТ N 10702030/210812/0065253 на ввоз товара, отменена таможенным органом в виду отсутствия разрешения на импорт от правообладателя товарного знака "MERRIES".

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании пункта 1 части 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт ввоза на территорию Российской Федерации и декларирования обществом с ограниченной ответственностью "Маркос" товара в нарушение перечисленных норм по ДТ N 10702030/210812/0065253 подтвержден и сторонами не оспорен.

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что спорный товар не был введен в гражданский оборот на территории РФ. Апелляционная коллегия полагает, что указанный довод заявителя является несостоятельным в силу следующего.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного Союза под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного Союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Часть 1 статьи 187 Таможенного кодекса Таможенного Союза предусматривает, что при декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для выпуска товаров, декларант вправе осматривать и измерять подлежащие декларированию им товары, в том числе до подачи таможенной декларации.

Правом, предусмотренным статьей 187 Таможенного кодекса Таможенного Союза, а именно правом осматривать подлежащие декларированию товары до подачи таможенной декларации, до обнаружения таможенным органом нарушений законодательства, взятия проб и образцов, общество не воспользовалось, то есть не приняло все необходимые меры для соблюдения требований законодательства.

Ответчик предпринял действия, направленные на ввоз на территорию России товаров по чужим товарным знаком (контрафактных товаров), осуществив действия по их вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их заявления к таможенному оформлению для последующего выпуска в свободное обращение на территории России. Данные действия ответчика согласуются с положениями статей 2, 181, 195 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Кроме того, согласно п. 15 Информационного письма ВАС РФ N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, изъятия материального носителя к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю, а также при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Согласно пункту 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции, установив факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и нарушение указанных прав ответчиком, разъяснений, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к обоснованному выводу об удовлетворении иска, определив при этом размер компенсации с учетом обстоятельств дела и характера нарушения в размере 1 000 000 руб.

Довод ответчика об отсутствии в его действиях вины в нарушении исключительного права истца на товарный знак "MERRIES", что согласно статье 401 Гражданского кодекса российской Федерации и пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключает привлечение ответчика к ответственности за нарушение названного исключительного права, правильно не принят судом первой инстанции.

Как следует из пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 КГ РФ, согласно которой, лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

При этом в силу части 2 указанной статьи Кодекса отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Суд первой инстанции правильно указал на то, что при достаточной степени заботливости и осмотрительности при реализации гражданских прав ответчик обязан был исследовать вопрос законности включения в гражданский оборот соответствующей маркировки, исключив ее соответствие товарному знаку, принадлежащему истцу. Вместе с тем, как следует из представленной таможенной декларации и последовавших в связи с ней действий таможенного органа пресечение дальнейшего ввоза на территорию Российской Федерации и включения в гражданский оборот товара произошло по причинам, не зависящим от совершавшего такие действия ответчика, что свидетельствует от отсутствии оснований для применения судом положений статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции не дал оценки доказательствам, подтверждающим вывоз спорного товара в режиме реэкспорта, что свидетельствует о незаконности решения в части удовлетворения требования об изъятии и уничтожении без какой-либо компенсации незаконно ввезенного ответчиком товара, судебной коллегией отклоняется, поскольку определением Арбитражного суда Приморского края от 26.09.2012 приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на подгузники, ввезенные обществом с ограниченной ответственностью "Маркос" на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/210812/00652253, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630. Таким образом, действия по вывозу товара были совершены ответчиком в нарушение статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации во время действия обеспечительных мер и уже после нарушения прав истца.

Таким образом, все доводы заявителя апелляционной жалобы по существу сводятся к иному пониманию и толкованию законных и обоснованных выводов суда первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения.

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 18.12.2012 года по делу N А51-22505/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

Л.Ю. Ротко И.С. Чижиков