Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11 В соответствии с гражданским законодательством нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.,

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф.,

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по делу N А08-8099/2009-30, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (истца) - Бостан О.Н., Шайхутдинова П.А.;

от закрытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Славянка" (ответчика) - Конюшенко Е.И., Михин Б.В., Осипов Г.С., Певко М.А., Серпкова Н.А., Сосов М.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - фабрика "Красный Октябрь") обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к закрытому акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Славянка" (далее - фабрика "Славянка") о взыскании 313 524 652 рублей компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом "Аленка" (свидетельство N 184515), а также 394 000 рублей расходов, понесенных в связи с восстановлением нарушенного права, и 100 000 рублей судебных расходов (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 исковые требования удовлетворены в части взыскания 5 500 000 рублей компенсации, 39 000 рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 решение суда первой инстанции изменено: размер компенсации увеличен до 10 000 000 рублей.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 12.10.2010 постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов фабрика "Красный Октябрь" просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение единообразия судебной практики и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований.

Заявитель полагает, что суды необоснованно отказали во взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2008 году, в сумме 57 369 782 рублей. По мнению заявителя, суды неверно истолковали положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс), сочтя, что указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. При этом заявитель не оспаривает выводы судов о необоснованности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2006 - 2007 годах, в сумме 256 154 870 рублей, так как на указанный период не может быть распространено действие нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, вступившей в силу с 01.01.2008.

В отзыве на заявление фабрика "Славянка" просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, поскольку полагает, что суды сделали правильные выводы о невозможности применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. По мнению фабрики "Славянка", согласно буквальному толкованию данной нормы, а также системному толкованию положений названной статьи взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не сходное с ним обозначение. Компенсация, взыскиваемая в указанном размере, не сопоставима с размером убытков потерпевшего и фактически является штрафной санкцией.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Аленка", охраняемого свидетельством Российской Федерации N 184515 в отношении товаров 30-го класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена с 21.09.1999 по 21.09.2019.

Фабрика "Красный Октябрь" производит и реализует на рынке кондитерских изделий на территории Российской Федерации плиточный шоколад под названием "Аленка" с использованием названного товарного знака: на упаковке изображена голова девочки в цветастом платке, из-под которого выбивается челка.

Данный товарный знак применяется в следующем цветовом сочетании: желтый (нижняя часть), темно-коричневый (верхняя часть), золотистый, зеленый, красный.

В таком цветовом сочетании комбинированное обозначение со словесным элементом "Аленка" решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2009 признано с 21.01.2009 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Судами установлено и ответчиком не оспаривалось, что фабрика "Славянка" в период с 2006 года по сентябрь 2008 года производила и вводила в гражданский оборот плиточный шоколад под названием "Алина", упаковка которого имела аналогичное цветовое решение и изображение головы девочки в похожем цветастом платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008 по делу N 1 14/67-08 установлены факты введения фабрикой "Славянка" в гражданский оборот на рынке кондитерских изделий плиточного шоколада "Алина" с использованием комбинированного обозначения и сходства до степени смешения указанного обозначения с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 184515. Названным решением действия фабрики "Славянка" по введению в оборот плиточного шоколада "Алина" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком фабрики "Красный Октябрь", направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, признаны недобросовестной конкуренцией и нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Обоснованность данного решения подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2009 по делу N А40-1343/09-149-13.

Кроме того, в подтверждение сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Аленка" фабрики "Красный Октябрь" и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада "Алина", истцом представлено заключение Российского государственного института интеллектуальной собственности. Факт смешения подтверждается и выводами социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного права на охраняемый по свидетельству N 184515 товарный знак, заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости реализованной контрафактной продукции. Из представленных ответчиком расчетов фактической себестоимости и прибыли по группе продукции "шоколад "Алина" общая выручка-стоимость реализованной продукции за 2006 - 2008 годы составила 156 762 326 рублей, двукратный размер стоимости реализованной контрафактной продукции - 313 524 652 рубля.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды исходили из того, что факт введения ответчиком в гражданский оборот продукции с размещенным на упаковке обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 2006 года по сентябрь 2008 года подтвержден преюдициальным судебным актом по делу N А40-1343/09-149-13, материалами настоящего дела и не оспаривается ответчиком. При этом суды признали, что товары, производимые ответчиком и истцом, являются однородными.

Учитывая разъяснения, изложенные в подпункте 2.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суды пришли к правильному выводу о том, что в рассматриваемом деле к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 01.01.2006 по 31.12.2007 подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), а с 01.01.2008 - положения части четвертой Гражданского кодекса.

Пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках определено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец в качестве меры ответственности за нарушения, допущенные в 2008 году, потребовал компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Однако суды пришли к выводу, что согласно буквальному смыслу указанной нормы взыскание компенсации в таком размере возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения, что имело место в настоящем деле. Поэтому суды признали, что фабрика "Красный Октябрь" вправе требовать компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 названной статьи.

Определяя сумму компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции исходил из ее максимального размера, установленного законодательством: за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 - 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (но ошибочно исчислил ее в сумме 500 000 рублей), с 01.01.2008 - 5 000 000 рублей.

Учитывая допущенную судом первой инстанции арифметическую ошибку, суд апелляционной инстанции изменил решение, взыскав компенсацию в размере 5 000 000 рублей за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 и 5 000 000 рублей - с 01.01.2008.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Между тем судам необходимо было учесть следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в части размера взыскиваемой с 01.01.2008 компенсации нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности и в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в данной части.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции для определения размера компенсации, подлежащей взысканию.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по делу N А08-8099/2009-30, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу в части взыскания компенсации с 01.01.2008 отменить.

Дело в этой части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов