Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2014 г. N 18АП-3796/14

г. Челябинск

23 декабря 2014 г.

Дело N А34-4367/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2014 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Соколовой И.Ю.,

судей Богдановской Г.Н., Суспициной Л.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Максименковой К.С., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвина-ОПТ" на решение Арбитражного суда Курганской области от 25.02.2014 по делу N А34-4367/2013 (судья Тюрина И.Г.).

В заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Курган" - Ладонин Алексей Владимирович (доверенность от 26.09.2013 N 16;

общества с ограниченной ответственностью "Бета-Курган" - Ладонин Алексей Владимирович (доверенность от 26.09.2013 N 20).

Общество с ограниченной ответственностью "Инвина-Опт" (далее - ООО "Инвина-Опт") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчикам о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.06.2013 в отдельные производства выделены требования ООО "Инвина-Опт" к ответчикам, находящимся на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе в отдельные производства выделены исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Курган" (далее - ООО "Альфа-Курган") и обществу с ограниченной ответственностью "Бета Курган" (далее - ООО "Бета Курган").

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.06.2013 дело N А60-20439/2013 в порядке статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации передано по подсудности в Арбитражный суд Курганской области.

Определением Арбитражного суда Курганской области от 05.08.2013 исковое заявление ООО "Инвина-Опт" к ООО "Альфа-Курган", ООО "Бета Курган" о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак принято к производству Арбитражного суда Курганской области.

Определениями Арбитражного суда Курганской области от 29.08.2013 и 03.10.2013 к производству, для рассмотрения совместно в первоначальным, приняты встречные исковые заявления ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган" к ООО "Инвина-Опт" о признании действий последнего недобросовестной конкуренцией, выраженной в приобретении и использовании товарных знаков по свидетельствам N 426884, N 460014, сходных до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган", соответственно.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Управление Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области (далее - УФАС по Свердловской области), общество с ограниченной ответственностью "Миралко" (далее - ООО "Миралко"), общество с ограниченной ответственностью "Алкоточка" (далее - ООО "Алкоточка").

Решением Арбитражного суда Курганской области от 25.02.2014 (резолютивная часть оглашена 18.02.2014) в удовлетворении заявленных ООО "Инвина-Опт" требований отказано. Встречные исковые требования ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган" удовлетворены. Действия ООО "Инвина-Опт" признаны недобросовестной конкуренцией, выраженной в приобретении и использовании товарных знаков по свидетельствам N 426884, N 460014, сходных до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган", соответственно.

С вынесенным решением не согласился истец по первоначальному иску и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ООО "Инвина-Опт" (далее также - податель жалобы, апеллянт) просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначальных исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель ссылается на отсутствие в его действиях признаков недобросовестной конкуренции. Анализируя положения части 2 статьи 14 и пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее закон о защите конкуренции) указывает, что запрету подлежат действия, направленные на создание новых, не существовавших ранее ограничений и препятствий для предпринимательской деятельности. Между тем, исключительные права истца на товарный знак существовали до момента осуществления ответчиками деятельности под обозначением "Красное и Белое". Сам по себе факт замены правообладателя товарного знака с приоритетом 19.10.2001 не изменил правоотношения между обладателем исключительных прав на товарный знак и неограниченным кругом иных лиц, обязанных воздерживаться от использования схожих обозначений с момента регистрации этого знака. Волеизъявление на приобретение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N426884 возникло у истца 01.03.2004. При таких обстоятельствах, использование ответчиками чужого товарного знака начиная с 2006 года является противоправным.

По мнению истца, применение судом первой инстанции положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является необоснованным, поскольку злоупотребление правом возможно по отношению к лицам, обладающим охраняемыми законом субъективными правами, которые у ответчиков по настоящему делу отсутствуют.

Податель жалобы полагает необходимым дать критическую оценку правовой позиции УФАС по Свердловской области, проверка которой в судебном порядке не произведена. При этом, следует учесть вступивший в законную силу судебный акт Девятого апелляционного суда по спору о прекращении правовой охраны товарного знака, приобретенного по договору о частичном отчуждении исключительных прав, которым подтверждена законность обладания правами на товарный знак ООО "Инвина Отп".

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014 (резолютивная часть оглашена 24.04.2014) производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Инвина-ОПТ" на решение Арбитражного суда Курганской области от 25.02.2014 по делу N А34-4367/2013 было приостановлено до вступления в законную силу окончательного судебного акта по делу N А60-9147/2014 Арбитражного суда Свердловской области.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014 производство по делу возобновлено. В отсутствие возражений сторон рассмотрение апелляционной жалобы произведено в судебном заседании после возобновления производства по делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом; в судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, за исключением представителя ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган", не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

ООО "Альфа-Курган" представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором выражено несогласие с изложенными в нем доводами.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Инвина-Опт" является правообладателем товарного знака содержащего словесный элемент "Белое&Красное", выполненный в цветовом сочетании: красный,черный, согласно свидетельству N 426884 зарегистрированного в отношении товаров и услуг 35 и 42 классов МКТУ (включая реализацию товаров). Товарный знак зарегистрирован 29.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации со сроком действия до 19.09.2011. Приоритет товарного знака установлен с 19.10.2001 ( л.д. 39 т.1).

Права на указанный товарный знак приобретены ООО "Инвина-Опт" на основании договора о частичном отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Энтер-пресс" 01.03.2004 (т. 4 л.д. 70).

В соответствии с п. 2.3 договора уступки, моментом перехода прав по товарному знаку является дата регистрации данного договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом, полномочия и совершение необходимых действий для регистрации договора возложены на приобретателя прав на товарный знак.

Также ООО "Инвина-Опт" является правообладателем в отношении товарного знака "Белое&Красное", представляющего собой комбинированное обозначение, выполненное путем размещения прилагательных, выполненных соответствующим обозначению цветом (слово Белое - белым цветом и Красное-красным), согласно свидетельству N 460014, зарегистрированному в отношении товаров и услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак зарегистрирован 19.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации со сроком действия до 08.11.2020. Приоритет товарного знака установлен с 08.11.2010 (т. 1 л.д. 32).

Из имеющихся в материалах настоящего дела доказательств и обстоятельств, установленных постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2014 по делу N А40-80723/2013 усматривается, что фактическое использование зарегистрированных товарных знаков "Белое&Красное" в своей предпринимательской деятельности истцом осуществляется путем заключения лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака от 18.10.2012 с ООО Алкоточка" и ООО "Миралко" (т. 1 л.д. 43-47, 54-53).

В свою очередь ответчиками в ходе осуществления коммерческой деятельности используется обозначение "Красное&Белое" для индивидуализации услуг розничных магазинов.

Из установленных судом первой инстанции и неоспариваемых участвующими в деле лицами обстоятельств следует, ООО "Альфа-Курган", ООО "Бета Курган", а также ООО "Лабиринт-Екатеринбург", ООО "Лабиринт-Челябинск", ООО "Анкор", ООО "Ледник", ООО "Айсберг", ООО "Барк", ООО "Апогей", ООО "Гелиос", ООО "Альфа Пермь", ООО "Бараус", ООО "Архипелаг", ООО "Альфа Тюмень", ООО "Бета Тюмень", ООО "Альбион", ООО "Дионис", ООО "Градусник", ООО "Авангард", ООО ТД "Азимут", ООО "Сателлит", ООО "Ганимед", ООО "Лабиринт-Урал", ООО "Градус", ООО "Аврора", ООО "Баргузин", ООО "Бахус", ООО "Борей", ООО "Град", ООО "Аллегро", ООО "Аполлон", ООО "Лабиринт", ООО "Альфа-Пермь", ООО "Альтаир" являются группой лиц по смыслу пункта 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Указанной группой осуществляется использование обозначения"Красное&Белое" 11.08.2006 с момента открытия первого магазина "Красное&Белое" в г. Копейске Челябинской области. По состоянию на 05.07.2012 под обозначением "Красное&Белое" осуществляет свою деятельность по розничной продаже 487 магазинов (в соответствии с утверждениями истца и ответчика приведенными в исковом заявлении и отзыве на апелляционную жалобу, соответственно).

Используемое ответчиками по первоначальному иску средство индивидуализации представляет собой комбинированное обозначение "Красное&Белое" (логотип) в котором словесный элемент помещен в прямоугольник двух контрастных цветов с размещением прилагательных, соответствующих цветов в прямоугольники с контрастным изображением (белого на красном и красного на белом).

Ссылаясь на использование ответчиками принадлежащего обществу товарного знака для обозначения деятельности по реализации алкогольной продукции через розничную торговую сеть, без разрешения обладателя исключительных прав на товарный знак, ООО "Инвина Опт" обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями, указав на сходство до степени смешения обозначения "Красное&Белое", используемого ответчиками, с товарным знаком "Белое&Красное" и однородность предпринимательской деятельности. Правовым обоснованием требований являются положения статей 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Встречные исковые требования ООО "Альфа-Курган" и ООО "Бета Курган" мотивированы приобретением ООО "Инвина Опт" прав на товарный знак с целью приобретения преимуществ при осуществлении конкурентной предпринимательской деятельности, после создания широкой сети магазинов "Красное&Белое".

При разрешении спора, суд первой инстанции установил, что использование обозначения "Красное&Белое", сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, начато ответчиками по первоначальному до регистрации истцом прав на товарный знак. Принимая решение об отказе в удовлетворении первоначальных и удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции квалифицировал действия истца по регистрации прав на приобретенный в 2004 году товарный знак в 2010 году, после создания ответчиками розничной сети, индивидуализированной обозначением "Красное&Белое", в качестве направленных на недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случаях и в порядке, установленных названным Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Распоряжение исключительным правом осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пунктов 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (синематическим).

В подпункте 14.4.2 Правил, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В данном случае, несмотря на отдельные отличия (порядок слов "белое" и "красное", выполнение слов черным цветом в товарном значке по свидетельству N 426884, выполнение слов "белое" и "красное" в товарном знаке по свидетельству N 460014 на черном фоне, тогда как слова в обозначении, используемом ответчиками, выполнены красным и белым цветом и расположены соответственно на белом и красном фоне), в целом обозначение "Красное&Белое" ассоциируется с товарными знаками "Белое&Красное" по обоим указанным свидетельствам в связи с использованием одних и тех же слов "белое", "красное", выполненных одним шрифтом, соединенных одним знаком "&".

Обстоятельство сходства товарных знаков истца и обозначения, используемого ответчиками подтверждено имеющимся в материалах дела, представленным истцом заключением специалиста от 29.03.2013 г. N 12/14-127 (т. 1 л.д. 65-106) и не оспаривается участвующими в деле лицами.

Вместе с тем, учитывая принадлежность истцу прав на два товарных знака, защищенных свидетельствами N 426884 и N 460014, судебная коллегия считает необходимым отметить, что товарный знак "Белое&Красное", выполненный путем размещения прилагательных выполненных соответствующим обозначению цветом (слово Белое - белым цветом и Красное-красным), согласно свидетельству N 460014 наиболее приближен по степени сходства с обозначению "Красное&Белое", в силу использования принципа контрастного изображения.

Из представленных по делу доказательств, усматривается, что истец с использованием принадлежащего ему товарного знака осуществляет деятельность по реализации в розничной сети продовольственных товаров, в том числе алкогольных напитков.

Заключение ООО "Инвина Опт" лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака от 18.10.2012 с ООО "Алкоточка" и ООО "Миралко" в деятельности магазинов розничной торговли свидетельствует об осуществлении аналогичной деятельности. При таких обстоятельствах существует вероятность смешения оказываемых ответчиком услуг, с услугами, защищенными товарным знаком, принадлежащем истцу по первоначальному иску.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, любые действия способные вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений подлежат запрету.

Вместе с тем, наличие в конкретном рассматриваемом случае формальных условий для реализации истцом принадлежащего ему права на защиту исключительного права использования товарного знака, не является основанием для удовлетворения заявленного иска.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения названных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления их с незаконной целью или незаконными средствами, нарушая при этом права и законные интересы других лиц.

В силу статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", недопустима недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

С учетом изложенного, использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, является одной из форм злоупотребления правом.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 62 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом, для применения арбитражным судом норм статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках спора о защите права, отсутствует необходимость предварительного оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в связи со злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. На это прямо указано в пункте 62 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Совокупность собранных по делу доказательств позволяет сделать вывод о злоупотреблении со стороны ООО "Инвина Опт" правом при приобретении полномочий, обусловленных принадлежаностью вышеназванных товарных знаков, на что правомерно указал Арбитражный суд Курганской области.

Доводы апеллянта о том, что с момента заключения договора 01.03.2004 у него уже возникло волеизъявление на использование приобретенного им товарного знака, суд находит несостоятельными, поскольку право на товарный знак у истца возникло лишь с момента государственной регистрации договора - 29.10.2010 (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательств использования товарного знака истцом до этого момента суду не представлено. Имеющиеся в материалах дела лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака, заключенные истцом с ООО Алкоточка" и ООО "Миралко" 18.10.2012 г., а также представленные в судебном заседании договоры купли-продажи, датированные январем 2011 года, доказательствами, подтверждающими использование зарегистрированных товарных знаков "Белое&Красное" в предпринимательской деятельности истца до указанной даты, не являются.

При этом, регистрация истцом в 2010 году товарного знака "Белое&Красное" выполненного путем размещения прилагательных выполненных соответствующим обозначению цветом (слово Белое - белым цветом и Красное-красным), согласно свидетельству N 460014, по мнению суда апелляционной инстанции произведена в целях приближения по степени сходства к обозначению "Красное&Белое", в силу использования принципа контрастного изображения и решения в красно-белом цвете. Тогда как ранее, в товарном знаке защищенным свидетельством N 426884 было использовано одноцветное решение (черное в написании прилагательных) на белом фоне. Указанное различие за счет использования в товарном знаке красного цвета фона и контрастного расположения существенно влияет на формирование зрительских впечатлений.

Между тем, в период с момента приобретения истцом на основании договора прав на товарный знак "Белое&Красное" (впоследствии зарегистрированных по свидетельству N 426884) и до момента регистрации прав на товарный знак в установленном порядке 29.12.2010, а также регистрация товарного знака "Белое&Красное" (свидетельство N 460014) ответчиками начато и активно использовалось обозначение "Красное&Белое", создана широкая сеть магазинов розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров под торговой маркой "Красное&Белое".

Исходя из названного, действия ООО "Инвина Опт" характеризуются направленностью на смешение его деятельности с деятельностью, осуществляемой розничной сетью "Красное&Белое", являются актом недобросовестной конкуренции и правильно квалифицированы судом первой инстанции в таком качестве.

Аналогичная квалификация действий ООО "Инвина Опт" дана в решении Арбитражного суда Свердловской области делу N А60-9147/2014 и постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по названному делу от 13.11.2014, в рамках которых дана судебная оценка решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области от 29.10.2013 по делу N 92А, которым в действиях ООО "Инвина-Опт" признан факт нарушения части 2 статьи 14 Закона "О защите конкуренции" на рынке реализации товаров, выразившихся в приобретении и использовании прав на товарные знаки "Белое&Красное", сходные до степени смешения с обозначением "Красное&Белое".

Исходя из названного и на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительные права истца на товарный знак не подлежат защите судом по отношению к ООО "Альфа-Курган", ООО "Бета Курган".

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Государственная пошлина за рассмотрение дела судом апелляционной инстанции распределяется между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежит взысканию с подателя апелляционной жалобы в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 25.02.2014 по делу N А34-4367/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвина-ОПТ" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инвина-ОПТ" в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

И.Ю. Соколова

Судьи

Г.Н. Богдановская Л.А. Суспицина