Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. N С01-150/2013 по делу N А44-6472/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решение и передал дело об обязании прекратить изготовление и распространение товаров на новое рассмотрение, поскольку для определения объема использования ответчиком технического решения, тождественного техническому решению истца, необходимо провести независимую судебно-экономическую экспертизу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. N С01-150/2013 по делу N А44-6472/2012

Резолютивная часть постановления оглашена 21 октября 2013 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Уколова С.М., Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика "Дельфин"

на решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013, принятое судьей Александровым С.А. по делу N А44-6472/2012,

и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013, принятое судьями Зайцевой А.Я., Носач Е.В., Романовой А.В. по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "ФОКС" (г. Боровичи, Новгородская область, ОГРН 1025300992419)

к обществу с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика "Дельфин" (г. Боровичи, Новгородская область, ОГРН 1105331000114)

об обязании прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек: наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет", взыскании компенсации 2685,05 руб., взыскании судебных расходов,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя жалобы (ответчика): Степанов А.В. (дов. N 53 от 14.09.2012), Веселов И.Г., Емельянова Н.А., Васильев С.Н. (дов. N 55 от 14.09.2012)

от истца: Осетинский А.Л. (дов. от 18.10.2013) установил:

общество с ограниченной ответственностью "ФОКС" (далее - ООО "ФОКС", общество) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика "Дельфин" (далее - ООО "Швейная фабрика "Дельфин", фабрика) с требованиями:

- обязать прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек: наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет", взыскать 2 685 руб. 05 коп. компенсации. Кроме того, заявлено ходатайство о возмещении судебных издержек: 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец увеличил исковые требования в имущественной части, просил взыскать убытки в виде упущенной выгоды в размере 1 597 606 руб. Также было заявлено ходатайство о взыскании судебных издержек: 40000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 50000 руб. расходов на оплату патентного исследования, 21140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ООО Швейная фабрика "Дельфин" в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет", в объеме, превышающем ежегодно 661 набора кубиков "Репка", 661 набора кубиков "Азбука", 661 набора кубиков "Веселый счет". В удовлетворении требования о взыскании убытков отказано. Кроме того, суд взыскал с ООО Швейная фабрика "Дельфин" в пользу ООО "ФОКС" 4000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 40 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 50 000 руб. в возмещение расходов на проведение патентного исследования, 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО Швейная фабрика "Дельфин" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013 и Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013 года в обжалуемой части изменить:

- обязать общество с ограниченной ответственностью Швейная фабрика "Дельфин" в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет" с использованием более одного раскройного оборудования (в том числе Hoffman модель HF 200TFY750 и др.) с производительностью 1852 штук изделий в час и 14816 штук изделий в 8-ми часовую смену, из них: 4938 штук кубиков "Репка" в 8-ми часовую смену, 4938 штук кубиков "Азбука" в 8-ми часовую смену и 4938 штук кубиков "Веселый счет" в 8-ми часовую смену; отказать ООО "ФОКС" в возмещении расходов на оплату услуг представителя 40 000 руб., в возмещении расходов на проведение патентного исследования 50 000 руб. и 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса; взыскать с ООО "ФОКС" в пользу ООО Швейная фабрика "Дельфин" 50 000 рублей в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы; взыскать с ООО "ФОКС" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28976,60 рублей по имущественному требованию и 4000 рублей по неимущественному. При этом заявитель жалобы ссылался на то, что судами нарушены нормы материального и процессуального права, а именно: имело место неправильное истолкование закона, в частности, статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и неправильное применение статьи 110 и части 2 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "ФОКС" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на то, что жалоба направлена на переоценку фактических обстоятельств дела, доводы жалобы о том, что расходы подлежали распределению между сторонами пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, являются необоснованными.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно доводов жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, ООО "ФОКС" является обладателем исключительных прав на полезную модель "Ткань для изготовления развивающих детских кубиков", что подтверждается патентом РФ N 105180 с датой приоритета от 18.08.2010, с датой регистрации - 10.06.2011, срок действия - до 18.08.2020.

Ссылаясь на факт выпуска и распространения ООО Швейная фабрика "Дельфин" изделий, в которых использованы признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту N 105180, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к следующим выводам. Ответчик использует в изделиях все существенные признаки полезной модели по патенту РФ N 105180, но имеет право преждепользования на техническое решение, которое защищено патентом истца. Таким образом, требование истца о возложении на него обязанности полностью прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет" подлежит удовлетворению на основании статьи 1361 ГК РФ с учетом сделанных ответчиком приготовлений к использованию тождественного решения для производства 1983 наборов кубиков в год. В иске о взыскании убытков суд отказал, сославшись на их недоказанность. При распределении судебных расходов по делу суд признал доказанным факт несения истцом расходов в размере 40 000 руб. на оплату услуг представителя, 21 140 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, 50 000 руб. расходов на проведение патентного исследования. Также суд отнес на ответчика расходы истца по уплате государственной пошлины.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, апелляционную жалобу ООО Швейная фабрика "Дельфин" - без удовлетворения.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Факт производства и предложения к продаже ООО Швейная фабрика "Дельфин" мягконабивных игрушек - набор кубиков "Репка", "Кубики "Азбука", "Веселый счет" подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривается. При этом ответчик использует в упомянутых выше изделиях все существенные признаки полезной модели по патенту N 105180, что подтверждается заключением судебной экспертизы от 27.11.2012, проведенной по определению Арбитражного суда Новгородской области от 02.11.2012.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381, 1382 данного Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как правильно указал суд, добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

Определяя объем права преждепользования, суд первой инстанции установил, что по товарной накладной от 19.04.2010 N 4575 истцом приобретено раскройное оборудование Hoffman модель HF 200TF/750, производительность которого, согласно заключению эксперта Новгородской ТПП от 11.03.2013 N 066 0100460, при производстве раскроя рапортов изделий кубик (под названиями "Репка", "Азбука", "Веселый счет") составляет до 1852 шт. изделий в час, при 8-ми часовой работе оборудования за одну смену объем его производительности составляет 14 816 шт. изделий в смену. По договору поставки от 04.06.2010 N 3032-юр по товарной накладной от 22.06.2010 N 11406/01 истцом приобретена бязь х/б с набивным рисунком раскроя 1033 м.

Согласно расчету суда, из 1033 м бязи можно раскроить 661 набор кубиков одного вида и 1983 набора кубиков всех трех видов.

Определяя, что ответчиком выполнены необходимые приготовления для производства 1983 набора кубиков в год, и обязывая его прекратить изготовление, распространение мягконабивных игрушек - наборов кубиков "Репка", "Азбука", "Веселый счет", в объеме, превышающем ежегодно 661 набора кубиков "Репка", 661 набора кубиков "Азбука", 661 набора кубиков "Веселый счет", суд первой инстанции не учел всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Так, судом не была дана оценка договору N 03/10 от 04 июня 2010 года, согласно которому ответчик являлся покупателем цилиндрических сетчатых шаблонов к ротационной печатной машине, а также не исследовался вопрос о максимальной производственной мощности фабрики в целом. Кроме того, судом не учтено, что при определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Таким образом, при новом рассмотрении дела суду необходимо предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы для определения объема использования технического решения, тождественного техническому решению истца по патенту РФ N 105180, приготовления для которого были совершены фабрикой до даты приоритета, принимая во внимание все экономические критерии.

Суд кассационной инстанции также не может согласиться с выводами судов о том, что судебные расходы полностью относятся на проигравшую сторону, полагая таковым ответчика, поскольку, исходя из неимущественного характера требований, к данной категории дел не могут применяться положения части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие распределение судебных расходов при частичном удовлетворении заявленных требований, а также о том, что ответчик злоупотреблял своими процессуальными правами.

Часть первая статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не содержит каких-либо исключений из принципа пропорционального распределения судебных расходов при частичном удовлетворении неимущественных требований. Поскольку в таком случае, действительно, не представляется возможным определить объем удовлетворенных требований в процентном отношении, у суда нет препятствий отнести расходы на стороны в равных частях. Не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и противоречат положениям статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и выводы апелляционного суда о злоупотреблении ответчиком своими процессуальными правами. Кроме того, при распределении судебных издержек суды не дали оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности доказательств "экспертным заключениям", представленным как истцом, так и ответчиком, и выполненным по их заказу.

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций, согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По смыслу и содержанию пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными в связи с неправильным истолкованием судами закона, неправильным применением норм материального и процессуального права, несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В данном случае для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в связи с чем дело, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, определить, в каком объеме ответчик добросовестно использовал (или сделал необходимые к этому приготовления) техническое решение, тождественное техническому решению истца по патенту РФ N 105180, до даты его приоритета, с учетом всех доказательств по делу в их совокупности и взаимосвязи, предложить сторонам решить вопрос о проведении независимой судебно-экономической экспертизы, а также, оценив все доказательства по делу с учетом критериев относимости, допустимости и достоверности, исходя из соображений разумности и справедливости, решить вопрос о распределении судебных расходов, и правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.04.2013 по делу N А44-6472/2012 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2013 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

С.М. Уколов

В.В. Голофаев