Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. N С01-969/2016 по делу N СИП-149/2016 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение не обладает различительной способностью, так как используется многими лицами в качестве известного названия коктейля и вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. N С01-969/2016 по делу N СИП-149/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 5 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 декабря 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании Беркли Кэпитал Эс. Эй./Berklee Capital S.A. (Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, Netherlands (Нидерланды)) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2016 по делу N СИП-149/2016 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Рогожин С.П.)

по заявлению компании Беркли Кэпитал Эс. Эй./Berklee Capital S.A.

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 и признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД/TSN Brands LTD (35 Barrack Road, Third Floor, Belize City, Belize).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Беркли Кэпитал Эс. Эй./Berklee Capital S.A. - Макарычева Н.Н. и Ушакова Н.М. (по доверенности от 11.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания Беркли Кэпитал Эс. Эй./Berklee Capital S.A (далее - компания Беркли Кэпитал Эс. Эй.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 и признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД/TSN Brands LTD (далее - компания ТСН Брэндс ЛТД).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2016 в удовлетворении требований компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Беркли Кэпитал Эс. Эй., ссылаясь на несоответствие выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил обжалуемое решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Представитель Роспатента просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы и оставить в силе обжалуемое решение суда.

Компания ТСН Брэндс ЛТД, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своего представителя не направила, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, словесный товарный знак "Black Russian" по свидетельству Российской Федерации N 381529 с приоритетом от 08.02.2008 зарегистрирован 15.06.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя компании Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк. в отношении товаров "фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; энергетические напитки; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные со вкусом виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; пивные коктейли; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; алкогольные энергетические напитки; слабоалкогольные коктейли с содержанием алкоголя до 9%; напитки алкогольные со вкусом и/или содержанием виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки алкогольные на основе виноградного и/или плодово-ягодного вина; винные коктейли; пивные коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" 33-го класса МКТУ.

В результате государственной регистрации 13.11.2010 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг за N РД0072476 правообладателем названного товарного знака стала компания Беркли Кэпитал Эс. Эй.

Оспариваемый товарный знак "Black Russian" является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Компания ТСН Брэндс ЛТД 20.04.2015 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529, мотивированным его несоответствием требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Исследовав представленные с возражением документы, в том числе сведения из сети "Интернет", а также источники, заверенные федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская государственная библиотека", Роспатент установил, что обозначение "Black Russian" было придумано задолго до даты подачи заявки как название коктейля, состоящего из водки, кофейного ликера и льда. При этом в качестве названия коктейля использовалось как обозначение "Black Russian", так и его перевод с английского языка - "Черный русский".

При принятии оспариваемого решения Роспатент принял во внимание, что описание классических пропорций и рецептура коктейля размещены на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов, а значит, их может использовать каждый бармен. Несмотря на то, что составы коктейля могут иметь различные варианты (в некоторых заведениях в него добавляют Кока-Колу для уменьшения крепости), основа всегда оставалась прежней, то есть в любом случае это - смесь водки и кофейного ликера.

На основании информационного письма Лиги барменов России Роспатент установил, что коктейль "Black Russian"/"Черный Русский" включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов и известен с 1949 года, а на территории Российской Федерации с начала 1990-х годов. Коктейль "Black Russian"/"Черный Русский" относится к категории классических и входит в обязательную программу обучения барменов.

Также Роспатент проанализировал результаты социологических опросов, проведенных федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Институт социологии Российской академии наук". Согласно данным опросам 97% специалистов полагают, что обозначение "Black Russian"/"Черный русский" является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что коктейль "Black Russian"/"Черный русский" относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля. Абсолютному большинству жителей Российской Федерации (70%) знакомо обозначение "Black Russian", и существенная часть опрошенных познакомились с тестируемым обозначением до 2001 года. Абсолютное большинство респондентов (62%) полагает, что обозначение "Black Russian"/"Черный русский" является названием вида алкогольных коктейлей. Большинство потребителей ответило, что обозначение "Black Russian"/"Черный Русский" может использоваться любой компанией для маркировки своих алкогольных коктейлей. Подавляющее большинство потребителей (86%) считает, что алкогольные коктейли "Black Russian"/"Черный русский" готовятся и подаются в барах и ресторанах. Большинство (82%) из числа тех, кто считает, что обозначение "Черный русский" относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, знают, что он содержит кофейный ликер и водку.

Принимая во внимание изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "Black Russian" воспринимается жителями Российской Федерации (в том числе потребителями) как определенный вид коктейля, изготавливаемый по определенному рецепту, то есть не обладает различительной способностью, поскольку вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно алкогольных коктейлей, ввиду чего не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Установив, что обозначение "Black Russian" является известным названием коктейля с определенной рецептурой, Роспатент также признал товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 381529 не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данный товарный знак в случае его использования для всех других товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, которые не являются коктейлем соответствующего вида, способен ввести потребителя в заблуждение относительного этих товаров.

Решением от 29.12.2015 Роспатент удовлетворил возражение компании ТСН Брэндс ЛТД, признав недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529 полностью.

Компания Беркли Кэпитал Эс. Эй., ссылаясь на незаконность решения Роспатента от 29.12.2015 и на нарушение ее прав и законных интересов в предпринимательской сфере, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Заявление рассмотрено судом первой инстанции по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, оснований для признания его недействительным не имеется.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что компанией Беркли Кэпитал Эс. Эй. не представлено каких-либо доказательств приобретения обозначением "Black Russian" различительной способности или наличия в сознании потребителей ассоциативной связи данного обозначения с компанией Беркли Кэпитал Эс. Эй. или компанией Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк. (прежним правообладателем). При этом суд учитывал наличие доказательств, подтверждающих, что указанное обозначение упоминается в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих ресторанов и баров с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов).

На основании изложенного суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529 противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции отклонил ссылку компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. на представленные ею в опровержение выводов Роспатента результаты социологических опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поскольку из содержания поставленных перед респондентами вопросов, не представляется возможным определить, что устанавливались обстоятельства, связанные с восприятием обозначения "Black Russian", по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака (08.02.2008).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что решение суда первой инстанции не обжалуется в части выводов о заинтересованности компании ТСН Брэндс ЛТД в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта в части выводов суда первой инстанции, которые не оспариваются компанией Беркли Кэпитал Эс. Эй., президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (08.02.2008) применимое законодательство для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В силу пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара. Элементы, указанные в данном подпункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В обоснование кассационной жалобы компания Беркли Кэпитал Эс. Эй. указывает на неправильное применение судом первой инстанции подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 2.3.2.1 Правил, выразившееся в неправильном истолковании закона. При этом заявитель кассационной жалобы считает ошибочным вывод суда о том, что обозначение "Black Russian" вошло во всеобщее употребление для обозначения товара - "коктейли" 33-го класса МКТУ.

В отношении этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что нормы права применяются судом не произвольно, а в соответствии с характером правоотношения к установленным по делу обстоятельствам.

Суд первой инстанции на основании оценки имеющихся в деле доказательств сделал обоснованный вывод о том, что доказательства, представленные Роспатентом как органом, обязанным доказывать соответствие закону и иным нормативным правовым актам принятого им ненормативного правового акта (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждают, что обозначение "Black Russian" не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами в качестве известного названия коктейля и вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно коктейлей.

При этом Роспатент и суд первой инстанции дали надлежащую оценку заключениям Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии Российской академии наук" от 26.03.2015 N 30-2015 и N 31-2015, составленным по результатам проведения социологического опроса сомелье и барменов, а также по результатам социологического опроса потребителей алкогольных коктейлей, согласно которым большинство респондентов (97%) считают обозначение "Black Russian"/"Черный Русский" названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что совокупность имеющихся в деле доказательств подтверждает, что спорное обозначение упоминается в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих ресторанов и баров с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов), а следовательно, вошло во всеобщее употребление для товара "коктейль" определенного состава. При этом включение коктейля в меню свидетельствует о доведении информации о нем до потребителей, что также подтверждается приведенными выше опросами.

Основания для иной оценки доказательств и указанных выводов суда первой инстанции, имеющих значение для применения подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, у суда кассационной инстанции отсутствуют, ввиду чего соответствующий довод компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. отклоняется.

По указанным основаниям президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется довод компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. о том, что спорное обозначение употребляется исключительно с применением какого-либо способа выделения, а следовательно, обозначение не использовалось и не используется в качестве видового наименования товара и представляет собой обычное фантазийное торговое наименование.

Президиум Суда по интеллектуальным правам находит необоснованным довод компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. о том, что суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте не выразил свою позицию по ряду ее доводов, поскольку указанные доводы сводятся лишь к тому, что спорное обозначение, по мнению названной компании, не вошло во всеобщее употребление. Однако данный довод компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. не нашел своего подтверждения при рассмотрении дела в суде первой инстанции. В то же время несогласие компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. с выводами суда не может служить основанием для отмены судебного акта.

Также не может быть признана состоятельной ссылка компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. на обстоятельства, установленные решением суда по делу N СИП-547/2014, поскольку факты, установленные названным решением при проверке законности другого ненормативного правового акта Роспатента в отношении спорного товарного знака, основаны на иной совокупности доказательств.

В отношении довода компании Беркли Кэпитал Эс. Эй. о том, что неправильное применение судом первой инстанции подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ привело к неправильному выводу суда о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Вывод суда первой инстанции о несоответствии обозначения "Black Russian" подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ основан на установленном судом обстоятельстве о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно алкогольных коктейлей.

В то же время установление факта известности обозначения "Black Russian" как названия коктейля с определенной рецептурой является основанием для признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381529 не соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данный товарный знак, в случае его использования для всех других товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, которые не являются коктейлем соответствующего вида, способен ввести потребителя в заблуждение относительного вида этих товаров.

В связи с изложенным выводы суда первой инстанции о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на компанию Беркли Кэпитал Эс. Эй.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2016 по делу N СИП-149/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу компании Беркли Кэпитал Эс. Эй./Berklee Capital S.A. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев