Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2017 г. N С01-23/2017 по делу N А24-774/2016 Суд оставил без изменения судебные акты о запрете ответчику использовать в своем фирменном наименовании обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку собранными доказательствами подтверждается полное вхождение товарного знака истца в фирменное наименование ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2017 г. N С01-23/2017 по делу N А24-774/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 7 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Торговая фирма "Детский мир" (пр-т К. Маркса, д. 21, г. Петропавловск, 683031, ОГРН 1024101039434)

на решение Арбитражного суда Камчатского края от 01.07.2016 (судья Скрипник Ю.С.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 (судьи Култышев С.Б., Глебов Д.А., Скрипка Н.А.) по делу N А24-774/2016

по иску публичного акционерного общества "Детский мир" (ул. Тимирязевская, д. 1, Москва, 127422, ОГРН 1027700047100)

к акционерному обществу "Торговая фирма "Детский мир"

о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Детский мир" - Ченокал А.В. (по доверенности от 10.10.2016);

от акционерного общества "Торговая фирма "Детский мир" - Федоряка А.А., Мещерякова М.А. (по доверенности от 20.05.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

публичное акционерное общество "Детский мир" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу "Торговая фирма "Детский мир" (далее - ответчик) и акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный центр" (далее - регистратор), в котором просило:

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 2 500 000 рублей за незаконное использование общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 66 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359487;

- обязать ответчика демонтировать находящиеся в магазине по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 21 вывески, содержащие обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с указанными товарными знаками;

- обязать ответчика удалить с сайта www.kamdm.ru обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с указанными товарными знаками;

- обязать ответчика исключить из фирменного наименования обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с указанными товарными знаками и внести соответствующие изменения в учредительные документы;

- обязать регистратора аннулировать регистрацию доменного имени kamdm.ru.

Требование истца к ответчику о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 2 500 000 руб. выделено в отдельное производство, передано по подсудности в Арбитражный суд Камчатского края.

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 01.07.2016 ответчику запрещено использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 66, с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 рублей компенсации, 10 000 рублей государственной пошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с частичным удовлетворением иска, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и нарушение норм материального права, просит принятые судами решение и постановление отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что судами неверно определен момент возникновения исключительного права истца на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 66, перепутаны понятия даты приоритета товарного знака и даты признания товарного знака общеизвестным, которые не являются тождественными.

Также, по мнению ответчика, суды ошибочно посчитали недоказанным, что ответчик является правопреемником магазинов "Детский мир" N 1 и N 45, созданных до даты признания товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 66 общеизвестным.

Ссылаясь на буквальное толкование пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), ответчик отмечает, что судами не было установлен необходимый для применения указанной нормы факт введения в заблуждение потребителей использованием ответчиком своего фирменного наименования.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании кассационной инстанции представители ответчика поддержали кассационную жалобу по изложенным в ней доводам; представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном названным Кодексом, может требовать, в том числе, полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем общеизвестного товарного знака "Детский мир" по свидетельству Российской Федерации N 66 (признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985), зарегистрированного 17.12.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц".

Также истец является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359487 (дата приоритета - 18.08.2006), зарегистрированного 11.09.2008 в отношении товаров 1-32 и услуг 35-44-го классов МКТУ.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 30.12.1992.

Ссылаясь на незаконность использования принадлежащего истцу общеизвестного товарного знака "Детский мир" в составе фирменного наименования ответчика, истец обратился за судебной защитой.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора, сопоставив сравниваемые средства индивидуализации, пришел к выводу о полном вхождении товарного знака истца в фирменное наименование ответчика, что последним не оспаривается.

Оценив доводы сторон, касающиеся времени возникновения правовой охраны общеизвестного товарного знака, суд первой инстанции, руководствуясь действующими в период подачи заявления о признании общеизвестным в Российской Федерации оспариваемого знака положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-I и Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38, пришел к выводу о том, что более ранним приоритетом в рассматриваемом случае обладает товарный знак истца.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак истца "Детский мир" по свидетельству Российской Федерации N 66 признан общеизвестным с 01.01.1985, и именно с этой даты у истца на это обозначение возникло преимущество в праве на товарный знак по отношению к фирменному наименованию ответчика.

Доводы ответчика о том, что он является правопреемником магазинов "Детский мир" N 1 и N 45, созданных до даты признания товарного знака истца N 66 общеизвестным, и, следовательно, правомерно использует фирменное наименование с 1962 года, отклонены судом первой инстанции ввиду недоказанности факта такого правопреемства.

При этом суд отметил, что согласно представленному в материалы дела Типовому плану приватизации дата государственной регистрации МП м-н N 45 "Детский мир" - 05.11.1988, то есть позднее даты, с которой товарный знак истца признан общеизвестным (01.01.1985), а представленные ответчиком в материалы дела документы (справки, сведения о дислокации торговой сети, объяснительные записки, трудовые книжки, проект на строительство промтоварного магазина в Октябрьском районе) не являются доказательствами того, что ответчик является правопреемником торговой сети "Промтовары", в которую входил открытый в г. Петропавловске-Камчатском в марте 1962 года магазин N 1 "Детский мир".

Поскольку ответчик не подтвердил преимущество своего фирменного наименования перед товарным знаком истца, суд пришел к выводу о том, что ответчиком нарушено исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем требования истца о запрете ответчику использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Детский мир", тождественное общеизвестному товарному знаку истца, признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ссылки ответчика на осуществление различных с истцом видов деятельности, отклонены судом первой инстанции, поскольку исходя из нормы части 3 статьи 1508 ГК РФ, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он зарегистрирован; при этом с учетом обстоятельств дела суд отметил, что избрание истцом заявленного способа правовой защиты общеизвестного товарного знака против ответчика, чья деятельность не тождественна деятельности истца, в данном случае соответствует положениям статьи 1508 ГК РФ.

Заявленные истцом требования об обязании ответчика удалить с сайта www.kamdm.ru обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 66, демонтаже вывески, содержащей обозначение "Детский мир", оставлены судом первой инстанции без удовлетворения, поскольку на момент рассмотрения дела указанные требования добровольно исполнены ответчиком.

В части требования о взыскании с ответчика 2 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца суд первой инстанции, исходя из установленных им обстоятельств дела, степени вины нарушителя, вида нарушения права (использование в фирменном наименовании), и, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, снизил размер компенсации до 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело по имеющимся в нем доказательствам, указанные выводы суда первой инстанции поддержал.

Отклоняя ссылки ответчика на неверное толкование судом первой инстанции понятия приоритета общеизвестного товарного знака, суд апелляционной инстанции исходил из особого порядка предоставления защиты общеизвестному товарному знаку, фактически имеющему место с обратной силой по отношению к дате его государственной регистрации - а именно, с момента признания в установленном порядке такого знака общеизвестным на определенную дату в прошлом.

Указанные выводы судов кассационная инстанция находит соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении спора судами правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Вывод судов о том, что именно с даты признания товарного знака общеизвестным у правообладателя возникло преимущество в праве на него по отношению к фирменному наименованию ответчика является правильным.

При этом неверное, по мнению ответчика, упоминание в судебных актах о не имеющем отношения к рассматриваемому спору конвенционном приоритете товарного знака, не могут быть приняты судом в качестве основания для отмены судебных актов, поскольку данное обстоятельство не привело к принятию неправильных судебных актов по существу спора, для разрешения которого существенное значение имеет наличие особого порядка предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, возникающей с момента признания в установленном порядке такого знака общеизвестным на определенную дату в прошлом.

Ссылки ответчика на неправильную оценку судами представленных им доказательств правопреемства, направлены, по существу, на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

Содержащийся в кассационной жалобе довод ответчика об отсутствии факта введения потребителей в заблуждение при использовании им в своей предпринимательской деятельности обозначения "Детский мир", в связи с чем у судов отсутствовали основания для применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, отклоняется судом кассационной инстанции.

В связи с тем, что общеизвестный товарный знак в силу своей природы обладает повышенной информативностью для широкого круга потребителей в части индивидуализации товаров и услуг его владельца, выпуск товаров и оказание услуг, маркированных обозначением, тождественным этому товарному знаку, несомненно создает угрозу возникновения у потребителей не соответствующего действительности представления о принадлежности этих товаров и услуг обладателю исключительного права на общеизвестный товарный знак.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что в силу статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав возможна не только в случае фактического нарушения права, но и совершения действий, создающих угрозу его нарушения.

Кроме того, в данном случае имеет значение и то обстоятельство, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары (услуги), неоднородные с товарами (услугами), в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.

Озвученные в судебном заседании доводы ответчика о том, что при оценке обстоятельств его правопреемства судами применены не действующие на тот момент нормы материального права, отклоняются судом кассационной инстанции как не соответствующие тексту обжалуемых судебных актов.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, основания для отмены или изменения принятых по делу судебных актов у суда кассационной инстанции не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Камчатского края от 01.07.2016 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 по делу N А24-774/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Торговая фирма "Детский мир" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин