Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 г. по делу N СИП-361/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 г. по делу N СИП-361/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лавровой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (Б. Знаменский пер., д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.05.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633778 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, пом. 2, комн. 3, Москва, 109147, ОГРН 1177746464280).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" - Свинцов М.В. (по доверенности от 06.09.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" - Бахтыозин Д.Н., Валишина О.И. и Езерская Ю.А. (по совместной доверенности от 05.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - общество "БонтемпиРест") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.05.2018 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (далее - общество "ПИНСА БИСТРО") против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633778 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "ПИНСА БИСТРО".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пиццы" о вступлении в дело N СИП-361/2018 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказано.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2018 кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пиццы" на определение Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 возвращена.

В обоснование заявленного требования общество "БонтемпиРест" отмечает, что Роспатент, признавая спорный товарный знак не обладающим различительной способностью, принял во внимание доказательства, представленные в материалы дела и касающиеся возникновения ассоциативных связей между этим товарным знаком и блюдом итальянской кухни у потребителей в зарубежных странах. По мнению заявителя, данные доказательства выполнены полностью либо частично на иностранном языке и недоступны среднему российскому потребителю, а сам факт ссылки на них в оспариваемом решении является грубым процедурным нарушением рассмотрения возражения.

При этом, как утверждает заявитель, при рассмотрении Роспатентом возражения отсутствовали доказательства того, что именно российский потребитель воспринимает обозначение "ПИНСА", входящее в состав спорного товарного знака, как наименование товара "пицца".

Представленные в материалы дела распечатки с сайта it.wikipedia.org, с точки зрения общества "БонтемпиРест", не могут быть признаны достоверными доказательствами, поскольку данный Интернет-ресурс является открытым, то есть любой пользователь может внести изменения в сведения, опубликованные в нем.

Общество "БонтемпиРест" отмечает, что имеющиеся в материалах дела выдержки из словарно-справочной литературы относятся к источникам, содержащим сведения о наличии итальянских диалектов и вариаций произношения и написания итальянских слов в определенную эпоху, которые не относятся к настоящему времени.

Общество "БонтемпиРест" обращает внимание на то, что Роспатентом не были приняты во внимание доводы и не оценены доказательства приобретения спорным товарным знаком различительной способности в ходе его длительного использования.

Роспатент в отзыве не согласился с доводами, изложенными в заявлении, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством и не затрагивает прав и законных интересов общества "БонтемпиРест" в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против доводов, изложенных в заявлении, Роспатент отмечает, что представленными совместно с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку документами подтверждается известность обозначения "pinza/пинца" как наименования готового изделия из муки в виде лепешки, разновидности пиццы. При этом Роспатент полагает, что эти сведения, несмотря на то, что они размещены в иностранном интернет-пространстве, также являются общедоступными и для российского потребителя.

Роспатент обращает внимание на то, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционирует его как обозначение товара, что подтверждается представленной в материалы дела выдержкой из книги И. Авруцкой "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного бизнеса", в которой содержится рецепт блюда "пинца".

Названные документы, по мнению Роспатента, подтверждают то обстоятельство, что обозначение "ПИНЦА" воспринимается потребителями в качестве названия готового блюда, имеющего итальянское происхождение, а факт реализации обществом "БонтемпиРест" именно данного блюда также подтвержден материалами дела.

При этом Роспатент отмечает, что в рассматриваемом случае авторство Ди Марко Коррадо в отношении легенды о появлении блюда "пинца" не имеет правового значения, поскольку не влияет на вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности.

В отношении представленного обществом "БонтемпиРест" в материалы дела аналитического отчета всероссийского социологического исследования (далее - аналитический отчет), проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (далее - общество "Аналитическая социология"), утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований, социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П., Роспатент указывает на то, что выводы, изложенные в нем, содержат внутренние противоречия, а отсутствие опросных листов не позволяет провести проверку достоверности содержащихся в нем сведений.

Кроме того, Роспатент считает необоснованным утверждение общества "БонтемпиРест" о допущенных Роспатентом процедурных нарушениях при рассмотрении возражения, поскольку представленные в материалы дела распечатки с сайтов в сети Интернет, вопреки доводам общества "БонтемпиРест", содержали перевод на русский язык в той части, в которой общество "ПИНСА БИСТРО" обосновывало свою правовую позицию.

Общество "ПИНСА БИСТРО" в отзыве, поддержав позицию Роспатента, изложенную в отзыве и оспариваемом ненормативном правовом акте, также возражало против удовлетворения заявленного требования.

Общество "ПИНСА БИСТРО" полагает, что изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы основаны на правильном применении норм действующего законодательства и на всесторонней и полной оценке представленных в материалы дела доказательств.

При этом третье лицо считает, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку вызывает стойкую ассоциацию с блюдом итальянской кухни "пицца", а следовательно, такой товарный знак является указанием на товар и его свойства.

Общество "ПИНСА БИСТРО" полагает, что представленным в материалы дела отчетом о результатах социологического исследования восприятия обозначений "пинца", "пинса", "пинцерия", подготовленным Фондом содействия изучению общественного мнения (далее - отчет ВЦИОМ) подтверждается тот факт, что рядовой российский потребитель ассоциируется спорный товарный знак именно с обозначением "пицца", поскольку они фонетически близки (75% опрошенных респондентов).

Третье лицо обращает внимание на то, что сам правообладатель спорного товарного знака - общество "БонтемпиРест" позиционирует обозначение "ПИНСА" и одноименное блюдо как разновидность "пиццы".

С точки зрения общества "ПИНСА БИСТРО", правовая охрана названному товарному знаку не может быть предоставлена в отношении таких товаров как мука, зерновые продукты, хлебобулочные изделия и в отношении заведений по их изготовлению и реализации и однородных им товаров и услуг.

Возражая против доводов общества "БонтемпиРест", общество "ПИНСА БИСТРО" ссылается на то, что совокупность представленных в материалы дела доказательств, являющихся допустимыми и относимыми, подтверждается отсутствие различительной способности у оспариваемого товарного знака.

При этом, как считает третье лицо, заявителем не подтверждено авторство Валентино Бонтемпи в отношении блюда "пинца", а представленное в материалы дела письмо Ди Марко Коррадо содержит ложные сведения, которые опровергаются аффидевитом к нему.

По утверждению общества "ПИНСА БИСТРО", описательность сходного обозначения "PINSA" по отношению к товарам, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, также подтверждается решениями патентного ведомства Соединенных Штатов Америки в отношении заявок N 87042736, N 87520817 и N 87691454, которыми установлено, что данное обозначение указывает на вид товара, предшествовавший появлению блюда "пицца".

В письменных объяснениях, поступивших в суд 15.10.2018, заявитель повторно обращает внимание на необходимость оценки наличия ассоциативных связей между спорным обозначением и конкретным товаром именно российского потребителя, а представленные в материалы административного дела сведения, размещенные в сети Интернет, выполнены на иностранном языке, что затрудняет их восприятие российским потребителем.

Общество "БонтемпиРест" отмечает, что представленные обществом "ПИНСА БИСТРО" совместно с отзывом на заявление документы не могут быть приняты во внимание суда, поскольку данные документы не исследовались Роспатентом и дополняют первоначально поданное им возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Не соглашаясь с доводами, изложенными в отзыве общества "ПИНСА БИСТРО", общество "БонтемпиРест" указывает на то, что вопрос сходства до степени смешения обозначений "ПИНЦА/PINSA" и "ПИЦЦА/PIZZA" не имеет правового значения при оценке наличия у товарного знака различительной способности.

В дополнительных письменных пояснения, поданных в суд 09.11.2018, общество "ПИНСА БИСТРО" обращает внимание суда на то, что сами по себе действия по подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака, являющего указанием на общеизвестное блюдо "пинса", являются злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку направлены на ограничение конкуренции путем вытеснения с рынка производителей и лиц, реализующих товары "пинса/пицца", а также данное обстоятельство создает угрозу возникновения ситуации, при которой у заявителя появляется право на обращение к данным лицам с требованиями о пресечении использования обозначения "ПИНЦА/PINSA".

В письменных пояснениях, поступивших в суд 19.12.2018, заявитель поддержал ранее изложенные доводы, настаивал на удовлетворении заявленного требования, а также возражал против довода третьего лица о наличии в действиях заявителя по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

В судебном заседании 20.12.2018 представитель общества "БонтемпиРест" представил письменное объяснение, в котором просил исключить ссылки на аналитический отчет и письмо владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо как на неотносимые доказательства. Представитель заявителя пояснил, что названные аналитический отчет и письмо представлялись им в палату по патентным спорам в обоснование контрдовода о соответствии спорного обозначения подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, однако поскольку решение Роспатента основано лишь на выводе о несоответствии товарного знака подпункту 3 пункта 1 названной статьи, указанные документы не имеют доказательственного значения для настоящего судебного спора.

Представители общества "ПИНСА БИСТРО" в судебном заседании поддержали ранее заявленные ходатайство об истребовании доказательств и заявления о фальсификации доказательств - аналитического отчета и письма владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо, мотивированные тем, что названные доказательства содержат сведения, действительность которых опровергается приложенными к заявлениям документами.

Судом по интеллектуальным правам отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, подтверждающих фактическое проведение социологического опроса, поскольку обществом "БонтемпиРест" сделано заявление о неотносимости представленного им аналитического отчета к обстоятельствам, связанным с установлением соответствия спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как указанный отчет был представлен в обоснование контрдовода о соответствии спорного обозначения подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, тогда как Роспатентом в оспариваемом решении установлено соответствие спорного обозначения этому подпункту. При этом проведенное социологическое исследование не согласуется с датой приоритета спорного товарного знака, а третье лицо ранее указало, что часть респондентов подтверждают факт проведения опроса.

Также коллегия судей пришла к выводу о том, что заявления о фальсификации доказательств - аналитического отчета и письма владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как доводы, изложенные в названных заявлениях, основаны на том, что выводы, сделанные обществом "Аналитическая социология" в аналитическом отчете, некорректно отражают ответы респондентов, а сведения, содержащиеся в письме Ди Марко Коррадо, частично не соответствуют действительности. Между тем третьим лицом не заявлено, что названные доказательства имеют порок формы, не исходят от лиц, указанных в них в качестве исполнителей, в полном объеме содержат сведения, не соответствующие действительности. Перечисленные в заявлениях о фальсификации доводы, по сути, направлены на необходимость критической оценки этих доказательств.

Кроме того, суд исходит из того, что решение Роспатента от 24.05.2018 в оспариваемой его части не основано на доказательствах, об исключении которых из числа доказательств по делу просит третье лицо.

С учетом вышеизложенного коллегия судей усматривает в действиях третьего лица по обращению с ходатайством об истребовании доказательств и заявлениями о фальсификации доказательств злоупотребление процессуальными правами, поскольку они не направлены на достижение какой-либо значимой и добросовестной процессуальной цели (исключение данных доказательств не может отразиться на результате рассмотрения спора, так как Роспатент не основывал на них свои оспариваемые выводы) и ведут лишь к затягиванию судебного разбирательства по делу.

Представитель общества "БонтемпиРест" поддержал доводы, изложенные в заявлении и письменных объяснениях. На вопрос суда уточнил, что решение Роспатента от 24.05.2018 оспаривается заявителем в только части удовлетворения возражения и не оспаривается в той части, в которой в удовлетворении возражения отказано.

Представители Роспатента и общества "ПИНСА БИСТРО" против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в отзывах и письменных объяснениях.

Как следует из материалов дела, общество "БонтемпиРест" является правообладателем словесного товарного знака "ПИНЦА" по свидетельству Российской Федерации N 633778, зарегистрированного 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016 в отношении товаров 29-го "мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые", 30-го "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы", 32-го "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов МКТУ.

Общество "ПИНСА БИСТРО" 15.03.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ, мотивированным несоответствием регистрации этого товарного знака положениям подпунктов 1 и 3 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, обществом "ПИНСА БИСТРО" в материалы административного дела представлены следующие документы:

устав общества "ПИНСА БИСТРО";

договор аренды нежилого помещения от 21.05.2017 N 1;

сведения о заявке N 2017734105 на государственную регистрацию товарного знака;

распечатки с Интернет-сайта www.pinsamaestrello.com и сведения о регистрации данного доменного имени за обществом "ПИНСА БИСТРО";

распечатки из сети-Интернет, содержащие сведения об открытии заведения общественного питания "PINSA MAESTRELLO";

претензионные письма от общества с ограниченной ответственностью "Гарда" и Валентино Бонтемпи, направленные в адрес общества "ПИНСА БИСТРО";

решения Роспатента в отношении товарного знака по международной регистрации N 11650472, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590244 и обозначения по заявке N 2015700984;

распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о словесной единице "ПИНСЕ", "ПИНЦЕ" и "ПИЦЦЕ" с иностранных сайтов с их переводом на русский язык;

распечатки из сети Интернет с российских сайтов, содержащие сведения о словесной единице "ПИНСЕ", "ПИНЦЕ" и "ПИЦЦЕ";

распечатки из сети Интернет в отношения значения слова "просо" и страниц книги "Древнее общество от 1935 года";

выдержки из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и ГОСТа 31985-2013 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заведениях, расположенных на территории Российской Федерации, в которых предлагают готовое блюдо "пинца";

распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заведениях, расположенных в иностранных государствах, в которых предлагают готовое блюдо "пинца";

распечатки с Интернет-сайта www.tripadvisor.com;

сведения о товарных знаках, содержащих неохраняемые словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA"), "ПИЦЦЕРИЯ" ( "PIZZERIA");

сведения об аннулировании европейского товарного знака N 002548964; копии материалов, представленные с заявлением об аннулировании европейского товарного знака N 002548964;

копия указания Министерства политики продовольствия и лесного хозяйства Республики Италия с переводом на русский язык;

статистические данные в отношении россиян, выезжающих за границу, опубликованные на Интернет-сайте www.gsk.ru;

статистические данные о количестве туристов по месту пребывания, опубликованные на Интернет-сайте www.ontit.it;

распечатки из сети-Интернет, содержащие выдержки из Словаря веницианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год, 1829 год с переводом на русский язык;

распечатки с Интернет-сайта www.pinzeria.ru, содержащие сведения о ресторанах Валентино Бонтемпи;

распечатки с Интернет-сайта www.whois-service.ru, содержащие сведения о принадлежности доменного имени www.pinzeria.ru;

распечатки с архивного сервиса http://web.archive.org, содержащие сведения о правообладателе спорного товарного знака.

Общество "БонтемпиРест" представило отзыв на возражение общества "ПИНСА БИСТРО", в котором указало на то, что рядовому российскому потребителю не известно значение слова "ПИНЦА", отсутствуют доказательства возникновения ассоциативной связи между данным обозначением и конкретным видом товара; само по себе обозначение "ПИНЦА" является фантазийным для товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, использовалось только самим правообладателем.

Роспатент решением от 24.05.2018 удовлетворил возражение общества "ПИНСА БИСТРО", признав недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633778 в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент установил отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначение определенного вида товаров, в связи с чем отказал в признании предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным ввиду несоответствия положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент, оценив представленные совместно с возражением документы, исходя из восприятия современного российского потребителя, формируемого на основании повседневного жизненного опыта, популярности в Российской Федерации итальянской кухни, пришел к выводу о вероятности возникновения ассоциативной связи между спорным товарным знаком "ПИНЦА" и наименованием блюда итальянской кухни (вариации пиццы).

Кроме того, Роспатент учел, что аналитическим отчетом, представленным правообладателем спорного товарного знака, также подтверждается, что 28% опрошенных респондентов известно данное обозначение "ПИНЦА", в связи с чем Роспатент установил, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение "ПИНЦА" воспринималось в качестве наименования вида товара, что исключает возможность индивидуализации этим обозначением товаров и услуг одного лица, действующего на рынке ресторанов итальянской кухни и пиццерий.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о том, что факт предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент отказал в признании правовой охраны спорного товарного знака не соответствующей положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БонтемпиРест", полагая, что решение Роспатента от 24.05.2018 является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "БонтемпиРест" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "ПИНСА БИСТРО".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.12.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Обществом "БонтемпиРест" не оспариваются выводы Роспатента в части соответствия предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям подпункта 1 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы, изложенные в заявлении, сводятся к несогласию общества "БонтемпиРест" с выводом Роспатента о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит судебной проверке именно на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определением Верховного Суда Российской Федерации N 300-ЭС15-1994 следует читать как "от 01.04.2015"

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно обязательным для применения Роспатентом положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания, 2) воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций N 39).

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, а именно, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Следовательно, при даче квалификации спорному обозначению (товарному знаку) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено к регистрации, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого ненормативного правового акта следует, что Роспатент, делая вывод о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходил из того, что обозначение "ПИНЦА" является указанием на одноименное блюдо итальянской кухни, разновидность пиццы, и что данное обозначение как наименование этого блюда широко известно российскому потребителю.

Вместе с тем Роспатентом не учтено, что исходя из правового подхода, содержащегося в пункте 2.2 Рекомендаций N 39, при исследовании вопроса об описательности заявленного обозначения необходимо выяснить, воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе, либо для этого нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях установления восприятия обозначения является потребитель в Российской Федерации.

Правовая позиция о том, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать восприятие (ассоциативные связи) современного российского среднего потребителя, содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности в силу его описательности, поскольку потребители на дату приоритета оспариваемого товарного знака воспринимали обозначение "ПИНЦА" в качестве наименования товара (разновидности пиццы), основан на оценке представленных в материалы дела распечаток из сети Интернет страниц сайтов www.tripadvisor.com, он-лайн словаря vocabolario.it, указанного в примечании к статье, размещенной на сайте it.wikipedia.org, а также распечатки из сети Интернет, содержащей выдержки из Словаря веницианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год, 1829 год, в которых имеются упоминание о "пинце" как о блюде итальянского происхождения, разновидности пиццы.

Вместе с тем указанные источники ни по отдельности, ни в совокупности не могут свидетельствовать о том, что обозначение "ПИНЦА" известно рядовому российскому потребителю и воспринимается им именно как наименование итальянского блюда, являющегося разновидностью пиццы, поскольку сами по себе эти источники являются иностранными, а сведения, содержащихся в них, выполнены на иностранном языке, что снижает вероятность того, что рядовой российской потребитель имеет реальную возможность ознакомления с ними.

При этом утверждение Роспатента о том, что данные сведения опубликованы в открытом доступе, не опровергает того факта, что их размещение в иностранном сегменте сети Интернет затрудняет возможность их изучения российским потребителем, в абсолютном большинстве своем не обладающим знанием итальянского языка.

Ссылка Роспатента в оспариваемом решении на динамику посещения российскими гражданами Италии не может быть признана в рассматриваемом случае обоснованной, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о широком распространении блюда "пинца" в ассортименте предприятий общественного питания Италии, существовании ресторанов, специализирующихся на приготовлении этого блюда и прочая информация, указывающая на наличие у российского туриста реальной возможности познакомиться с блюдом "пинца". Не были представлены в материалы административного производства и результаты социологических опросов, указывающих на известность российскому потребителю обозначения "ПИНЦА" на дату приоритета спорного товарного знака и наличии у него ассоциативных связей между этим обозначением и блюдом итальянской кухни.

Судебная коллегия отмечает, что для признания недействительной регистрации товарного знака недостаточными являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Таким образом, выводы Роспатента относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети Интернет, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обуславливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников (аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 N С01-1330/2014 по делу N СИП-687/2014).

Также заслуживают внимания доводы заявителя о несоответствии ряда принятых Роспатентом во внимание доказательств (распечаток из сети Интернет), представленных в палату по патентным спорам подателем возражения - третьим лицом по настоящему делу, критериям относимости и достоверности, а именно: распечаток сведений с сайта it.wikipedia.org, ввиду того, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения и изменение информации на соответствующей странице произошло после даты приоритета спорного товарного знака.

Также суд обращает внимание, что лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети Интернет информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее. Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети Интернет, соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, по общему правилу, исследуются обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные с использованием сети Интернет, при отсутствии иных оснований для отказа в их принятии и приобщении оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака и к моменту подачи возражения.

Невозможность определения даты или периода размещения информации приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания.

Достоверность доказательств, полученных посредством самостоятельной фиксации информации, находящейся в сети Интернет, лицами, участвующими в деле, суд оценивает как на предмет факта размещения такой информации в сети Интернет в определенный период времени, так и на предмет достоверности самой по себе размещенной в сети Интернет информации по своему внутреннему убеждению, с учетом формирования предмета доказывания на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле (принцип состязательности).

При оценке достоверности информации, размещенной в сети Интернет и отраженной в доказательствах, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам и в суд, коллегия судей учитывает следующее. Информация с онлайн-сервиса свободного наполнения "Википедия" не считается подтверждающей изложенные в ней обстоятельства, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной. Вместе с тем, поскольку в основу решения органа, осуществляющего публичные полномочия, положен сам факт размещения какой-либо информации в "Википедии" для всеобщего доступа - применительно к данному спору в целях установления уполномоченным органом известности потребителям спорного слова и его значения - Суд по интеллектуальным правам проверяет момент внесения (размещения) такой информации и сопоставляет эту дату с датой, которая является определяющей применительно к обстоятельствам данного конкретного дела.

Вопреки положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатент не опроверг довод заявителя о несоответствии распечатки информации с сайта it.wikipedia.org критерию относимости доказательств (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку изменение на указанной странице имело место после даты приоритета спорного товарного знака.

Ссылка Роспатента в оспариваемом ненормативном правовом акте на то, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционирует его как указание на наименование блюда итальянской кухни, не свидетельствует о том, что наименование "ПИНЦА" ассоциируются у рядового российского потребителя с этим блюдом. Напротив, в настоящем случае размещение на сайте общества "БонтемпиРест" сведений о "пинце" является разновидностью рекламной кампании, направленной на привлечение внимания российского потребителя к блюду, не известному рядовому российскому потребителю.

Факт популярности в Российской Федерации итальянской кухни, на которую ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, также не может быть расценен как обстоятельство, обуславливающее известность рядовому российскому потребителю обозначения "ПИНЦА" как указания на конкретный товар, поскольку документально не подтвержден факт использования данного обозначения на территории Российской Федерации иными лицами, равно как и не представлено доказательств изготовления одноименного блюда на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака.

При этом судебная коллегия учитывает, что Роспатент принял во внимание вывод, изложенный в аналитическом отчете о том, что 28% опрошенных известно слово "ПИНЦА", однако данное обстоятельство не свидетельствует о том, что указанные респонденты ассоциируют это обозначение с блюдом итальянской кухни, поскольку оставшимся 72% респондентов данное обозначение не известно. Более того, из результатов, указанных в аналитическом отчете, следует, что 86,5% опрошенных потребителей не связывают обозначение "ПИНЦА" с блюдом "пицца".

При этом указанный отчет, как отмечалось ранее, проводился в период рассмотрения возражения и не основан на установлении мнения респондентов на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, ссылка на указанный источник информации была исключена заявителем из числа оснований иска, как следствие, его содержание и данная ему Роспатентом оценка не требуют проверки со стороны суда.

Дополнительно представленные третьим лицом в материалы судебного дела отчет ВЦИОМ; лингвистическое заключение федерального государственного бюджетного учреждения "Институт русского языка им. В.В. Виноградова" от 11.09.2018; отзыв Аналитического центра Юрия Левады на аналитический отчет; справка нотариуса города Рима (Италия); распечатки информации из иностранных патентных ведомств; сведения (примеры) из иностранной правоприменительной практики, имеющей отношения к средствам индивидуализации со словесным обозначением "pinza", не опровергают вышеприведенные выводы суда относительно необоснованности вывода Роспатента о том, что российским потребителем словесный элемент "ПИНЦА" на дату приоритета спорного товарного знака воспринимался как описательное обозначение, характеризующее соответствующий товар.

В частности, указанные документы не согласуются с датой приоритета спорного товарного знака и не подтверждают очевидности соответствующего восприятия (ассоциаций) российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака и дату подачи возражения обществом "ПИНСА БИСТРО".

Кроме того, следует учитывать, что на вышеназванных доказательствах, представленных третьим лицом - подателем возражения непосредственно в суд, Роспатент свой вывод об описательности обозначения "ПИНЦА" не основывал.

Таким образом, в результате исследования собранных по делу доказательств в соответствии с нормами статей 65, 71 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам, вопреки выводу Роспатента, положенному в основу оспариваемого ненормативного правового акта, и доводам указанного уполномоченного органа и третьего лица, приходит к выводу о том, что материалами дела не подтверждается известность среднему российскому потребителю обозначения "ПИНЦА", а также восприятие (ассоциирование) этого обозначения как блюда итальянской кухни и услуг общественного питания.

При этом судебная коллегия отмечает, что данный вывод согласуется и с представленными обществом "БонтемпиРест" в опровержение доводов возражения документами: информационным письмом Ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров"; информационным письмом некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров"; информационным письмом посольства Италии в Москве; выдержкой (выкопировкой) из книги Авруцкой И. "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга" - М.: ООО "ИГ "Ресторанные ведомости", 2015.

Довод общества "ПИНСА БИСТРО" о том, что обществом "БонтемпиРест" не подтверждено авторство Валентино Бонтемпи в отношении блюда "пинса", не принимается судом в силу того, что данное обстоятельство не подлежит установлению и учету при исследовании вопроса о наличии у спорного товарного знака различительной способности.

Также не подлежат учету при установлении наличия у спорного товарного знака различительной способности приведенные обществом "ПИНСА БИСТРО" в отзыве на заявление доводы о фонетическом и семантическом сходстве обозначений "ПИНЦА" и "ПИЦЦА", поскольку оценка наличия у обозначения различительной способности в настоящем случае подразумевает установление вариативных ассоциативных связей у потребителя с конкретным товарам, вопрос же сходства обозначения с иной словесной единицей, в том числе являющейся обозначением конкретного товара, не имеет правового значения.

Довод третьего лица о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака по его регистрации признаков злоупотребления правом, направленного на монополизацию рынка ресторанных услуг в определенном сегменте, подлежат отклонению как не нашедший подтверждения в материалах дела в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Соответствующий довод третьего лица, приведенный в дополнительных письменных пояснениях, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 09.11.2018, обусловлен мнением общества "ПИНСА БИСТРО" о том, что словесные элементы "pinsa" / "pinza" и производные от них элементы являются неохраноспособными. Однако данное мнение третьего лица с учетом вышеприведенных выводов следует признать ошибочным.

При этом аргумент общества "Пинса Бистро" о том, что регистрация спорного товарного знака имела целью вытеснение с рынка услуг общественного питания иных предприятий, наравне с правообладателем использовавших спорное обозначение до даты приоритета товарного знака, носит предположительный характер, документально не подтвержден.

В частности, в материалах дела не имеется доказательств того, что податель возражения - общество "ПИНСА БИСТРО" либо какое-нибудь иное лицо до даты приоритета спорного товарного знака использовали в своей хозяйственной деятельности обозначения "пинца", "pinza", "pinzeria" и т.п. На такие возможные доказательства использования спорных обозначений иными лицами до даты приоритета спорного товарного знака и известности данного обстоятельства лицу, подавшему заявку на регистрацию спорного товарного знака, третье лицо в своих письменных пояснениях не указывает.

Не представлены в материалы дела и доказательства направления именно обществом "БонтемпиРест" в адрес иных лиц - конкурентов претензий в связи с использованием ими обозначений "пинца", "pinza", "pinzeria" и т.п.

Как усматривается из имеющейся в деле выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "ПИНСА БИСТРО", указанное лицо было создано 10.05.2017, следовательно, на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака между ним и обществом "БонтемпиРест" не могло быть конкурентных отношений. Указанное обстоятельство опровергает довод третьего лица о направленности действий заявителя на недобросовестную конкуренцию, выражающуюся в вытеснении с соответствующего рынка ресторанных услуг конкурентов.

Ссылки третьего лица в обоснование довода о наличии в действиях заявителя злоупотребления правом на правоприменительную практику, связанную с регистрацией и аннулированием товарных знаков со словесными обозначениями "слайсы", "тирамису", "штрудель", "донер", "фалафель", "суши" и пр. судом во внимание не приняты, поскольку проверка охраноспособности каждого из обозначений осуществляется самостоятельно на основании фактических обстоятельств конкретных дел.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представленными обществом "ПИНСА БИСТРО" с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "ПИНЦА" как указания на наименование блюда итальянской кухни (разновидность пиццы), а следовательно, вывод Роспатента о том, что государственная регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу о наличии оснований для частичного признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является определенно выраженной и судом не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения, суд считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633778 в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов МКТУ.

Судом по интеллектуальным правам не принимается высказанный в ходе судебного разбирательства представителем Роспатента довод о том, что в рассматриваемой ситуации в случае признания оспариваемого решения Роспатента недействительным в целях устранения допущенного нарушения суд должен обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "БонтемпиРест". Как отмечено выше, решение Роспатента оспаривается обществом "БонтемпиРест" только в части удовлетворения возражения (зафиксированный в протоколе судебного заседания от 20.12.2018 ответ представителя заявителя на вопрос суда), в остальной части (отказ в удовлетворении возражения по мотивам несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ) решение Роспатента не оспаривается ни заявителем, ни третьим лицом, в связи с чем направление возражения на новое рассмотрение в Роспатент по вышеназванным основаниям является неправомерным.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633778 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как несоответствующее положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633778 в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (Б. Знаменский пер., д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина