Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2020 г. по делу N СИП-344/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку вывод Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, сделан без учета сложившихся в правоприменительной практике правовых подходов и должным образом не мотивирован

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2020 г. по делу N СИП-344/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2021 г. N С01-2/2021 по делу N СИП-344/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 9 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (ул. Лермонтова, д. 3, г. Пенза, 440026, ОГРН 1025801101006) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (ул. Свердлова, стр. 4, г. Пенза, 440026, ОГРН 1025801210170).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" - Ласунская А.В. (по доверенности от 10.03.2020 N 7);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-274/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" - Навценя А.Ю. (по доверенности от 04.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (далее - общество "Биокор") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 720541.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (далее - общество "ПАРАФАРМ").

В обоснование своего требования общество "Биокор" указывает на неправильное применение Роспатентом норм подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при принятии оспариваемого решения, а также на несоответствие изложенных в данном решении выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, так как Роспатент не провел комплексного и объективного анализа общего зрительного впечатления сравниваемых товарных знаков с учетом построения и взаимосвязи визуально доминирующих графических элементов и их цветового решения.

По утверждению заявителя, проведенная Роспатентом оценка сходства сравниваемых товарных знаков основана на анализе лишь отдельных элементов, без учета их взаимосвязи в композиции, с визуальными доминантами, с пропорциями, с цветовыми решениями, в совокупности влияющими на общее впечатление.

Общество "Биокор" отмечает, что, сделав вывод о семантическом сходстве и сходстве характера изображения одного из доминантных элементов - букета соцветий, Роспатент не проанализировал второй доминантный графический элемент - красный полудиск / диск, оценка которого вместе с первым графическим доминантным элементом подтверждает сходство композиций сравниваемых товарных знаков в целом.

Как полагает общество "Биокор", выводы Роспатента о различном композиционном и цветовом решении сравниваемых товарных знаков, а также о том, что их графические элементы не удовлетворяют критериям сходства внешней формы и наличия симметрии являются необоснованными и не соответствующими действительности, дополнительно отмечая, что в оспариваемом решении отсутствует оценка цветового решения сравниваемых объектов.

Ссылаясь на положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации N 197), общество "Биокор" считает, что на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков влияет полное фонетическое вхождение тождественного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ", общность заложенных идей, выраженных как словесными, так и графическими элементами, а также одинаковая совокупность семантически одинаковых доминантных элементов.

При этом заявитель обращает внимание на следующие обстоятельства:

доминантные элементы композиций практически идентичны между собой и одинаково расположены: цветочные букеты, имеющие треугольный контур, состоящие из сходных зонтичных цветов, листьев/шишек хмеля и красный полукруг (два полукруга) с горизонтальной надписью под ним(и);

практически идентичны композиционные решения - одинаковое расположение элементов на общем фоне, по левой узкой стороне цветочные букеты и в центре полукруг (два полукруга);

композиционные центры сходны между собой за счет красного полукруга (два полукруга) с темной горизонтальной надписью;

сравниваемые товарные знаки имеют одинаковую прямоугольную форму;

колористическое решение сравниваемых товарных знаков в целом также практически идентичное: на белом фоне зелено-розово-сиреневый букет, красный полудиск (два полудиска), темно-зеленая основная надпись;

сходное пропорциональное соотношение элементов между собой;

визуальная и семантическая близость словесных элементов с общим прилагательным "ВЕЧЕРНЕЕ".

При этом общество "Биокор" считает, что некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (несущественное изменение отдельных элементов товарных знаков, ввод своего дополненного измененного логотипа, разное шрифтовое исполнение, разное количество слов) играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых товарных знаков в целом.

Заявитель также подвергает критике вывод Роспатента о слабой различительной способности графических элементов, так как в сравниваемых знаках графические элементы не исключены из правовой охраны, представляют собой не простое указание на состав, выраженное общепринятыми и очевидными для потребителя средствами, а авторскую проработку на тему растений: их оригинальное сочетание, пропорции, масштаб, взаимное расположение, цветовое решение и место в общей композиции, образующих данный конкретный образ.

С точки зрения общества "Биокор", при оценке сходства сравниваемых товарных знаков Роспатент проигнорировал наличие в них изображений по центру композиций - полудиска (по преимуществу красного, символизирующее заходящее вечернее солнце) с расположенной под ним горизонтальной надписью, которые являются характерными элементами выпускаемой им продукции, введенной в гражданский оборот в 2005 году и составляющим основу серии принадлежащих ему товарных знаков.

В связи с этим заявитель считает необоснованным вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, поскольку с учетом изложенных обстоятельств и однородности товаров регистрация спорного товарного знака приводит к "размытию" аналогичных средств индивидуализации заявителя.

Общество "Биокор" также полагает, что Роспатент дал неверную оценку представленному в подтверждение вероятности смешения спорных товарных знаков заключению по результатам искусствоведческого исследования от 27.09.2019 N 767/19, подготовленному специалистом Кочетовой К.В. (далее - заключение специалиста), поскольку неприменение установленной методологии оценки сходства товарных знаков не порочит выводы данного заключения, основанные на исследовании рисунка и дизайна.

Заявитель указывает на то, что действия общества "ПАРАФАРМ" по регистрации спорного товарного знака являются недобросовестными, поскольку направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности в результате имитации принадлежащих ему средств индивидуализации.

По мнению общества "Биокор", недобросовестный умысел общества "ПАРАФАРМ" подтверждается постоянными попытками воспроизведения и регистраций его товарных знаков, длительное время существовавших на рынке однородных товаров.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят уполномоченным органом и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против изложенных в заявлении доводов, Роспатент отмечает, что при рассмотрении возражения общества "Биокор" им было установлено, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными между собой, поскольку имеют разное зрительное впечатление, так как основную индивидуализирующую функцию в данных знаках играют разные элементы, а именно в спорном товарном знаке - словесное обозначение "ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО", а в противопоставленных товарных знаках - композиционное графическое решение в виде сочетания оригинального способа написания неохраняемого словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" совместно с изображением красного полукруга.

Указанный вывод Роспатент обосновывает тем, что в соответствии с подходом, сформулированным в подпункте 4.2.1.3, пунктах 6.3.1 и 6.3.2 Рекомендаций N 197, при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, и, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который по сравнению с изобразительным элементом легче запоминается.

В частности, Роспатент полагает, что: композиционное графическое исполнение спорного товарного знака существенно отличается от композиционного графического исполнения противопоставленных товарных знаков; изображение трав (растений) носит второстепенный характер, поскольку иллюстрируют состав данных товаров; натуралистические изображения растений отличаются по характеру и виду их исполнения; словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 542363, N 542219, N 573240, N 458850 является неохраняемым, поскольку указывает на свойство (время приема) товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Исходя из этого, Роспатент считает правильным изложенный в оспариваемом решении вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными на основании пункта 41 Правил N 482, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом.

Не отрицая факт однородности товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, Роспатент вместе с тем полагает, что с учетом отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков административный орган при принятии оспариваемого решения пришел к обоснованному выводу о соответствии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720541 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент отмечает, что представленное вместе с возражением заключение специалиста является мнением частного лица и разрешение вопроса о соответствии товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ на основании мнений и заключений третьих лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, законом не предусмотрено.

Роспатент также обращает внимание на то, что содержащиеся в данном заключении выводы основаны на искусствоведческом формально-стилевом анализе обозначений, который не может свидетельствовать о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку эти выводы сделаны с точки зрения объектов рисунка и дизайна и не основываются на методологии оценки сходства товарных знаков.

Общество "ПАРАФАРМ" в отзыве на заявление просит отказать в удовлетворении заявленного требования, полагая, что доводы общества "Биокор" являются необоснованными.

Третье лицо считает верным вывод административного органа о том, что сходство до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует.

Возражая против довода заявителя о том, что сравниваемые товарные знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление, общество "ПАРАФАРМ" указывает на то, что у данных товарных знаков различное композиционное решение, поскольку спорный товарный знак содержит такие элементы, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках, а именно словесное обозначение "ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО", являющееся доминирующим, а также изображение красного круга с разрывом в виде полосы, заполненной неохраняемыми словами "валериана + хмель + мята".

Общество "ПАРАФАРМ" полагает, что спорный и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства, поскольку словесный элемент в противопоставленных товарных знаках "ВЕЧЕРНЕЕ" является неохраняемым.

По мнению общества "ПАРАФАРМ", в противопоставленных товарных знаках нет оригинальных элементов, которые обладают самостоятельными индивидуализирующими свойствами, а нарисованные травы в сравниваемых товарных знаках не похожи между собой как по рисунку, так и по составу.

В связи с этим третье лицо считает, что сравниваемые товарные знаки невозможно перепутать, учитывая также, что при покупке товаров для здоровья, к которым относятся спорные товары 5-го класса МКТУ, потребители проявляют должную осмотрительность.

Кроме того, общество "ПАРАФАРМ" соглашается с выводом Роспатента о том, что заключение специалиста не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как содержащиеся в данном заключении результаты исследований не содержат выводов о вероятности смешения этих товарных знаков.

Ссылаясь на то, что именно общество "Биокор" ведет себя недобросовестно по отношению к третьим лицам, а именно к производителям лекарственной продукции, общество "ПАРАФАРМ" считает необоснованным и несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам права довод общества "Биокор" о недобросовестности действий общества "ПАРАФАРМ" при регистрации спорного товарного знака, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение общества "ПАРАФАРМ" причинить своими действиями по регистрации или использованию спорного товарного знака вред иным лицам.

С точки зрения общества "ПАРАФАРМ", спорный товарный знак "" является доработкой принадлежащего ему же товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 447068 с приоритетом от 05.02.2010, а не имитацией противопоставленных товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 542363 и N 542219 соответственно.

При этом общество "ПАРАФАРМ" отмечает, что содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы, а также изложенные им подходы к оценке сходства спорного товарного знака подтверждается подготовленным патентным поверенным Андреевой М.Ю. заключением от 04.08.2020 N 06/20 (далее - заключение патентного поверенного).

Общество "Биокор" представило 31.08.2020 дополнение к заявлению, в котором возражает против доводов, изложенных в отзывах Роспатента и общества "ПАРАФАРМ".

Третье лицо в поступивших в суд 16.09.2020 письменных пояснениях выразило несогласие с доводами, изложенными в дополнении к заявлению.

В судебном заседании, состоявшемся 09.11.2020, представитель общества "Биокор" поддержал выраженные в заявлении и дополнение к нему доводы, просил удовлетворить заявленное требование.

Представители Роспатента и общества "ПАРАФАРМ" возражали против удовлетворения заявленного требования по мотивам, изложенным в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, общество "ПАРАФАРМ" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 720541, зарегистрированного 17.07.2019 по заявке N 2018708342 с приоритетом от 05.03.2018 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "биологически активные добавки к пище; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства седативные; средства, укрепляющие нервы; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей".

В Роспатент 23.10.2019 поступило возражение общества "Биокор" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных статьей 10 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, пунктом 2 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция).

В обоснование возражения общество "Биокор" указывало на сходство спорного товарного знака до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 542363 (), N 542219 (), N 573240 (), N 458850 (), N 477219 (), а также на недобросовестность действий общества "ПАРАФАРМ" по регистрации спорного товарного знака.

Решением Роспатента от 31.01.2020 в удовлетворении возражения общества "Биокор" было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720541 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из отсутствия оснований для признания сравниваемых товарных знаков сходными в целом, поскольку: в спорном товарном знаке сильным элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию, является словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО"; индивидуализирующая функция противопоставленных товарных знаков обусловлена их графическим и композиционным решением, так как словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" является неохраняемым элементом в этих знаках; имеются существенные визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов.

При этом Роспатент отметил, что все противопоставленные товарные знаки характеризуются особым исполнением словесного элемента с делением на слоги "ВЕ-ЧЕР-НЕЕ", из которых слоги "ВЕ-" и "-НЕЕ" расположены на одном уровне справа и слева от изображения половины солнца, а слог "-ЧЕР-" опущен ниже строки с изобразительным элементом половины солнца, в связи с чем сочетание оригинального способа написания слова "ВЕЧЕРНЕЕ" совместно с изображением красного полукруга в противопоставленных товарных знаках следует рассматривать в качестве композиции, по которой потребитель узнает и отличает товары и услуги производителя общества "Биокор".

При этом в отношении спорного товарного знака Роспатент указал на то, что словесные элементы "ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО" выполнены в одну строку, расположены в верхней части обозначения, в центре композиции изображен круг красного цвета, разделенный посередине словами "ВАЛЕРИАНА+ХМЕЛЬ+МЯТА".

Произведя сравнение товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, Роспатент установил, что они принадлежат к одной родовой группе "лекарственные препараты", и, следовательно, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта, в связи с чем являются однородными.

Вместе с тем Роспатент пришел к выводу о том, что ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность смешения их в гражданском обороте.

Общество "Биокор", полагая, что решение Роспатента от 31.01.2020 является недействительным и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении с дополнением, отзывах на заявление, письменных пояснениях, заслушав правовые позиции представителей Роспатента и общества "ПАРАФАРМ", Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента от 31.01.2020 обществом "Биокор" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "ПАРАФАРМ".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (05.03.2018) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ, Правила N 482 и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) в части не противоречащей ГК РФ, действовавшие в период рассмотрения возражения.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Общество "Биокор" было признано Роспатентом лицом, заинтересованным в подаче возражения, что не оспаривается обществом "ПАРАФАРМ".

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При рассмотрении возражения общества "Биокор" Роспатентом установлено, что спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 720541 с приоритетом 05.03.2018 является комбинированным, выполнен на фоне вытянутого по горизонтали прямоугольника и состоит из изобразительного элемента в виде окружности, центральная часть которой пересекается словесными элементами "ВАЛЕРИАНА+ХМЕЛЬ+МЯТА", выполненными буквами русского алфавита; слева от указанных элементов выполнен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения растений с цветами, листьями и бутонами; в верхней части обозначения расположен словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ ТРИО", выполненный буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, серый, красный, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, коричневый, сиреневый, розовый, светло-сиреневый. Словесные элементы "ВАЛЕРИАНА+ХМЕЛЬ+МЯТА" указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 542363 состоит из словесного элемента "Вечернее", выполненного в специальном написании: часть слова "-ЧЕР-" опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца, далее за слогом "-ЧЕР-" выполнен знак плюс и слово "пустырник". Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева выполнена композиция из трав: различных соцветий и листьев. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, сине-зеленый, синий, оранжевый, розовый, светло-коричневый. Словесные элементы "ВЕЧЕРНЕЕ", "ПУСТЫРНИК", элемент "+" указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 542219 является комбинированным, состоит из словесного элемента "Вечернее", выполненного в специальном написании: часть слова "-ЧЕР-" опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. Слева выполнена композиция из трав: зонтичных соцветий, шишек хмеля, листьев. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, светло-зеленый, салатовый, оранжевый, розовый, коричневый, темно-коричневый, черный. Словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 573240 является комбинированным, состоит из словесного элемента "Вечернее", выполненного в специальном написании: часть слова "-ЧЕР-" опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. В верхней части изображения проходит широкая горизонтальная полоса, в нижней - узкая. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, черный. Словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 458850 [4] является комбинированным, состоит из словесного элемента "Вечернее", выполненного в специальном написании: часть слова "-ЧЕР-" опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. Словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 477219 является комбинированным, состоит из словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ", выполненного в нижней части знака, в кириллице, в две строки, в специальном написании; изображения половины солнца по центру композиции над буквам "-ЧЕР-", опущенными ниже общей строки. В нижней части композиции - темный неровный фон, в верхней - темнеющее небо с облаками и стаей птиц в левом углу. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Исследовав спорный и противопоставленные товарные знаки в соответствии с пунктами 41-44 Правил N 82, Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания доводы заявителя относительно неполноты исследования Роспатентом обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения возражения, и противоречия выводов Роспатента сформировавшимся в правоприменительной практике подходам к оценке комбинированных обозначений.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктами 41-44 Правил N 82" имеется в виду "пунктами 41-44 Правил N 482"

Согласно правовому подходу, изложенному в разделе 3 Рекомендаций N 197, действовавших на дату приоритета спорного товарного знака, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В пункте 6.3 Рекомендаций N 197 отмечено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Согласно подпункту 6.3.1 Рекомендаций N 197 при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В подпункте 6.3.2 Рекомендаций N 197 разъяснено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Вместе с тем в подпункте 6.3.3 названных Рекомендаций отмечено, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах.

Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.

При этом в подпункте 6.3.4 Рекомендаций N 197 уточнено, что изобразительные элементы, часто использующиеся в товарных знаках разными лицами, могут утратить свою различительную способность (например, изображение земного шара, пятиконечной звезды). Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом необходимость учитывать сходство не только отдельных элементов обозначений, но и обозначений в целом (общего зрительного впечатления) при проведении анализа на предмет сходства товарных знаков предусмотрена положениями Правил N 482, Рекомендаций N 197, а также отражена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, от 18.06.2013 N 2050/13 и в судебных актах Суда по интеллектуальным правам (в частности, по делам N СИП-704/2016, N СИП-800/2014, N СИП-1004/2014, N СИП-79/2016), постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2018 по делу N СИП-160/2017.

Как установил Роспатент в оспариваемом решении: спорный () и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 542363 (), N 542219 () включают в себя изобразительный элемент в виде натуралистических изображений растений с цветами, листьями и бутонами; при этом в противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 542363 (), N 542219 (), N 573240 (), N 458850 (), N 477219 () включен словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" и центральный изобразительный элемент в виде полукруга заходящего солнца, в то время как спорный товарный знак состоит, в том числе, из изобразительного элемента в виде окружности; спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 542363, N 542219, N 573240 выполнены с использованием, в частности, следующих цветов: белого, черного и зеленого (темно-зеленого, светло-зеленого), сиреневого, оранжевого, розового, светло-коричневого.

Обществом "Биокор" в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541 были заявлены доводы о наличии в спорном товарном знаке и в противопоставленных товарных знаков практически идентичных композиций, сходных изобразительных элементов, доминат и колористических решений.

Однако данные доводы не получили надлежащей оценки в оспариваемом решении Роспатента.

В соответствии с разделом 5 Рекомендаций N 197 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 5.2 Рекомендаций N 197).

В силу пункта 5.2.1 Рекомендаций N 197 при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Рекомендаций N 197).

Некоторые визуальные отличия, которые имеются между композиционным и колористическим решениями, использованными в спорном и противопоставленных товарных знаках по свидетельствах Российской Федерации N 542363 и N 542219, вопреки соответствующему выводу Роспатента, не носят существенный характер и не могут повлиять на общее восприятие сравниваемых обозначений потребителями.

В соответствии с пунктом 5.2.3 Рекомендаций N 197 на сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство.

Роспатент при рассмотрении возражения смысловое значение всех изобразительных и словесных элементов должным образом не исследовал, ограничившись только исследованием входящих в композицию растений.

Между тем установление смыслового значения изобразительных и словесных элементов, входящих в состав композиции, имеет важное значение для оценки сравниваемых обозначений.

В силу пункта 5.2.4 Рекомендаций N 197 сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

Оценка сравниваемых обозначений на предмет сходства сочетаний цветов и тонов изобразительных обозначений Роспатентом должным образом также не была произведена. В рассматриваемом случае Роспатент ограничился лишь указанием на использование различных цветовых приемов, не пояснив, в чем заключается различие этих приемов.

Согласно пункту 5.3 Рекомендаций N 197 при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Как правильно установлено Роспатентом, индивидуализирующая функция противопоставленных товарных знаках N 542363 (), N 542219 () обусловлена их оригинальным композиционным и цветографическим решением.

При этом словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" имеет оригинальное графическое исполнение и является неотъемлемой часть композиции, а потому, несмотря на то, что является неохраняемым элементом этих товарных знаков, должен учитываться при сравнении общего впечатления, которое создает такая композиция.

Спорный товарный знак () имеет в значительной степени сходное с вышеназванными противопоставленными знаками композиционное решение (изображение в левой части композиции лекарственных растений, разделенный надвое диск заходящего солнца, использование словесного обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ", подчеркивающего время приема препарата, использование словесных обозначений ингредиентов препарата), каждый элемент которого участвует в создании общего впечатления на потребителя, а также сходное колористическое решение, поскольку при оформлении отдельных элементов композиции использованы идентичные либо близкие цвета (белый, зеленый, красный/розовый/оранжевый, сиреневый/светло-сиреневый).

Коллегией судей не принимается ссылка Роспатента на то, что использованные в сравниваемых товарных знаках графические элементы в виде изображений букета соцветия обладают слабой различительной способностью в силу того, что иллюстрируют состав лекарственного препарата.

В рассматриваемом случае сравнению подлежат композиционные решения сравниваемых товарных знаков в целом, которые в совокупности образуют оригинальные композиции, обладающие различительной способностью.

Оригинальный способ написания словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" в противопоставленных товарных знаках, вопреки соответствующему доводу Роспатента, не создает существенного отличия от композиции спорного товарного знака, в которой тот же словесный элемент выполнен в одну строку.

Устанавливая, что сравниваемые товарные знаки имеют разное характерное графическое исполнение, в связи с чем создают различное общее зрительное впечатление, Роспатент должен был детально описать имеющиеся различия, а также опровергнуть доводы общества "Биокор" о сходных композиционном и колористическом решениях сравниваемых знаков, взаимосвязи элементов в композиции, их сходном пространственном расположении.

Кроме того, коллегия судей не может признать обоснованным вывод Роспатента, согласно которому при сравнительном анализе спорного и противопоставленных товарных знаков неохраняемый словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" не подлежит учету, поскольку такой вывод противоречит устоявшемуся в правоприменительной практике подходу, в соответствии с которым при сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам (пункт 6.3 Рекомендаций N 197).

Вопреки мнению общества "ПАРАФАРМ", формирование общего впечатления в отношении сходства обозначений может происходить под воздействием не только словесных элементов, но и любых других особенностей обозначений, в том числе доминирующих графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2019 по делу N СИП-145/2018.

При этом является очевидным, что словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ", входящий в противопоставленные товарные знаки в качестве неохраняемого элемента, также полностью входит в спорный товарный знак, что исключает вывод о полном несходстве сравниваемых обозначений.

Ссылка Роспатента и третьего лица на обладание обществом "ПАРАФАРМ" серией товарных знаков, включающих словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ", как на обстоятельство, препятствующее признанию спорного и противопоставленных товарных знаков сходными, не может быть признана обоснованной, так как доминирующим элементом в этих знаках является оригинальная композиция, включающая изобразительные и словесные элементы.

Довод общества "ПАРАФАРМ" о том, что при приобретении товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, потребители проявляют должную осмотрительность, подлежит отклонению, так как названные товары, представляющие собой успокоительные средства на травах, относятся к часто приобретаемым товарам низкой ценовой категории, при выборе которых внимательность потребителя снижена и он прежде всего ориентируется на знакомые образы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, действовавшего в том числе в период принятия Роспатентом оспариваемого решения, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения Роспатента не следует, что административным органом устанавливалась степень сходства спорного и противопоставленного товарного знака, в том числе и по отдельных критериям сходства. При этом, как отмечалось выше, вывод Роспатента о полном отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками сделан в результате отхода от им же сформулированных правовых подходов к оценке обозначений на предмет сходства.

Признавая, что товары 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, являются однородными, Роспатент также не установил степень такой однородности.

Вместе с тем степень однородности наряду со степенью сходства обозначений оказывает непосредственное влияние на вероятность смешения.

Кроме того, Роспатентом не исследовались обстоятельства (длительное и интенсивное использование некоторых из противопоставленных товарных знаков в отношении конкретных товаров, начиная с 2006 года), на которые общество "Биокор" ссылалось в возражении, а также доказательства, представленные подателем возражения в подтверждение этих обстоятельств, что также могло повлиять на вывод о вероятности смешения потребителями спорного и противопоставленных товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следование выработанным судебной практикой критериям оценки сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг в целях установления вероятности смешения обозначений обусловлено необходимостью обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона как судом, так и административным органом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу N СИП-243/2019.

Нарушение сложившихся в правоприменительной практике правовых подходов при рассмотрении возражения могло привести к принятию Роспатентом неправильного решения.

Суд по интеллектуальным правам критически относится к представленному третьим лицом заключению патентного поверенного, согласно которому товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 720541 не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 542363 и N 542219 в отношении однородных товаров, поскольку данному заключению присущи те же пороки, что и оспариваемому решению Роспатента, в том числе патентным поверенным Андреевой М.Ю. сделан необоснованный вывод о полном отсутствии сходства, не устанавливались степени сходства и однородности сравниваемых товарных знаков.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы общества "Биокор" о наличии в действиях общества "ПАРАФАРМ" признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем в пункте 171 Постановления N 10 обращено внимание судов на то, что при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения административного органа и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Общество "Биокор" в поданном в Роспатент возражении ссылалось на нарушение статьи 10.bis Парижской конвенции и статьи 10 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил N 56 пределы полномочий Роспатента по проверке обоснованности поданных возражений в рамках административной процедуры обусловлены теми мотивами, на которые ссылается податель возражения в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Коллегия судей полагает, что Роспатент в оспариваемом решении правомерно указал на то, что оценка действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, как злоупотребления правом либо акта недобросовестной конкуренции, не относится к его компетенции.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает необходимым рассмотреть по существу доводы заявителя о наличии в действиях общества "Биокор" при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Суд принимает во внимание, что правообладатель возражал против доводов заявителя и, напротив, указал на наличие в его поведении признаков недобросовестности.

Исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1512 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Из приведенного определения понятия недобросовестной конкуренции следует, что для признания действий определенного лица недобросовестной конкуренцией должна быть установлена совокупность условий, а именно: соответствующие действия должны совершаться хозяйствующими субъектами; они должны быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; эти действия причинили или могут быть способны причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Как разъяснено в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения.

В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

При этом, исходя из абзаца шестого пункта 169 Постановления N 10, добросовестность действий правообладателя товарного знака должна определяться на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации для признания действий общества "ПАРАФАРМ" по подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака и дальнейшему его использованию актом недобросовестной конкуренции подлежат установлению следующие обстоятельства: факт использования заявителем либо иными лицами идентичного либо сходного обозначения до даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака; приобретение таким обозначением известности среди потребителей; наличие на дату подачи спорной заявки конкурентных отношений между обществом "ПАРАФАРМ" и обществом "Биокор"; наличие у общества "ПАРАФАРМ" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред обществу "Биокор" или иным лицам, действующим под его контролем, вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо намерение использовать их деловую репутацию; причинение либо вероятность причинения обществу "Биокор" или иным лицам, действующим под его контролем, вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Коллегия судей считает, что представленными в материалы настоящего дела доказательствами заявитель не подтвердил наличие совокупности вышеперечисленных обстоятельств.

Сведениями о признании антимонопольным органом каких-либо действий общества "ПАРАФАРМ", связанных с приобретением и использованием исключительного права на спорный товарный знак, актом недобросовестной конкуренции, суд также не располагает.

Не имеется в деле и достаточной совокупности доказательств, позволяющей прийти к выводу о том, что подавая заявку на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака общество "ПАРАФАРМ" действовало исключительно с целью причинения вреда другим лицам, в том числе обществу "Биокор".

На основании изложенного коллегия судей не усматривает оснований для признания обоснованным довода заявителя о наличии в действиях третьего лица признаков как злоупотребления правом, так и недобросовестной конкуренции.

Довод общества "ПАРАФАРМ" о злоупотреблении обществом "Биокор" правом при обращении в Роспатент с возражением и при подаче настоящего заявления в суд подлежит отклонению, поскольку обществом "ПАРАФАРМ" не представлено убедительных доказательств того, что подача обществом "Биокор" возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541 и обращение в суд с настоящим заявлением преследуют исключительно цель причинения вреда обществу "ПАРАФАРМ".

Таким образом, принимая во внимание, что вывод Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, сделан без учета сложившихся в правоприменительной практике правовых подходов и должным образом не мотивирован, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "Биокор" допущены существенные нарушения, которые не позволили полно, всесторонне и объективно рассмотреть указанное возражение.

При этом суд полагает необходимым отметить, что процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В пункте 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание то, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение общества "Биокор", носят существенный характер, коллегия судей полагает, что данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества "Биокор" с учетом настоящего решения суда.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных предпринимателем при обращении в суд, на Роспатент.

Учитывая, что государственная пошлина за подачу заявления уплачена в размере, большем, нежели предусмотрен подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная пошлина подлежат возврату из федерального бюджета на основании статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541 как несоответствующее подпункту 2 пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 23.10.2019 возражение общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720541.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (ул. Лермонтова, д. 3, г. Пенза, 440026, ОГРН 1025801101006) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 3 000 (Три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 11.03.2020 N 707.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (ул. Лермонтова, д. 3, г. Пенза, 440026, ОГРН 1025801101006) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков