Приказ Роспатента от 19 августа 1999 г. N 141 "Об утверждении Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков"

В целях обобщения практики применения действующего законодательства в области промышленных образцов и товарных знаков и оказания методической помощи заявителям и экспертам отраслевых отделов приказываю:

Утвердить прилагаемые Рекомендации по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков.

Генеральный директор

А.Д. Корчагин

Рекомендации
по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков
(утв. приказом Роспатента от 19 августа 1999 г. N 141)

1. Общие положения

Настоящие рекомендации по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков направлены на обеспечение эффективной и более полной охраны объектов, называемых в настоящем документе "смежными", поскольку их признаки одновременно удовлетворяют требованиям законодательства в области промышленных образцов и товарных знаков.

Рекомендации направлены на защиту интересов как владельцев товарных знаков, так и разработчиков промышленных образцов и патентообладателей в случаях имитации объекта охраны или несанкционированного использования отдельных фрагментов комбинированного объекта охраны, включающего графические элементы в сочетании с изобразительными и/или объемными.

Рекомендации включают также положения, которые могут быть использованы при рассмотрении заявок на промышленные образцы, содержащие изображения товарных знаков (или их элементов), принадлежащих другим лицам.

Предложенные в Рекомендациях характеристики соотношения правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков определены в результате сопоставления соответствующих положений Патентного закона Российской Федерации (далее - Патентный закон) и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), а также Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Правила на промышленные образцы) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила на товарные знаки).

2. Правовые основания параллельной охраны "смежных" объектов в качестве промышленных образцов и товарных знаков

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона к промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Положениями пункта 2.1. Правил на промышленные образцы установлено, что промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или составлять их сочетание. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура. Плоскостные образцы характеризуются линейно-графическими соотношениями элементов.

Согласно положениям пункта 1 статьи 5 Закона о товарных знаках, в качестве товарного знака могут быть, в частности, зарегистрированы изобразительные и объемные обозначения или их комбинации.

В соответствии с подпунктом 2.2. (2) Правил на товарные знаки к изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Согласно подпункту 2.2. (3) этих же Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.

3. Рекомендуемый перечень разновидностей одних и тех же объектов, пригодных для правовой охраны как в качестве промышленных образцов, так и в качестве товарных знаков

Перечень "смежных" объектов для параллельной правовой охраны составлен на основе обзора публикаций в официальных бюллетенях Роспатента и материалов заявок, а также с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации по товарным знакам и промышленным образцам.

Так, в соответствии с положениями статьи 6 Патентного Закона, объект патентования должен быть отождествлен с изделием, а его внешний вид не может быть обусловлен исключительно технической функцией изделия. Этим условиям могут соответствовать изобразительные, объемные или комбинированные обозначения, пригодные также для регистрации в качестве товарного знака.

С учетом ограничений по виду товарных знаков и выполнения условия отождествления промышленного образца с изделием в перечень "смежных" объектов рекомендуются следующие их разновидности:

3.1 Объемные изделия (тара, упаковка, сосуды):

- бутылки, флаконы, банки

- контейнеры, коробки

- тюбики, капсулы

- канистры, фляги

- штофы, лафитники

3.2. Плоскостные изделия:

- ярлыки, эмблемы, бандероли, этикетки, обертки

- марки, календари, почтовые конверты, открытки

- обложки для книг, суперобложки, шмуцтитулы

- билеты входные, лотерейные

- карточки кредитные, визитные.

4. Рекомендации по выбору вида правовой охраны для "смежных" объектов

4.1. Исключения из охраны для "смежных" объектов:

4.1.1. Для промышленных образцов эти ограничения минимальны, а по двум позициям совпадают с основаниями для отказа в регистрации товарного знака. В частности, в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 2 статьи 6 Патентного закона соответственно не признаются патентоспособными промышленными образцами:

- решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия, что по сути воспроизводит положения подпункта (1.1) пункта 2.3 Правил на товарные знаки;

- решения изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, что также соответствует аналогичной норме абзаца 3 пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вероятно, имеется в виду абзац 3 пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

4.1.2. Для товарных знаков основания для отказа в регистрации подробно регулируются положениями статей 6 и 7 Закона о товарных знаках. Однако они в той или иной степени совпадают с развернутыми положениями условия "оригинальность" для промышленных образцов, приведенных в Правилах на промышленный образец.

Например, "... к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных, входящих в них элементов..." (абзац 2 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, подпункт (1.1) пункт 2.3 Правил на товарные знаки).

Для промышленных образцов эти ограничения по сути содержатся в условии "оригинальность" (подпункт 3 пункта 19.5.3. Правил на промышленные образцы). Таким образом, при сравнении исключений из правовой охраны "смежных" объектов представляется одинаково предпочтительным выбор правовой охраны таких объектов как в качестве товарного знака, так и в качестве промышленного образца.

4.2. Заявитель и обладатель исключительных прав.

4.2.1. Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица. Для физического лица предусмотрено ограничение - необходимость осуществлять предпринимательскую деятельность. Неизвестным для общественности остается имя разработчика товарного знака.

4.2.2. Патентный закон предоставляет автору-дизайнеру, разработчику промышленного образца возможность одновременно быть и обладателем исключительных прав на промышленный образец. При прочих равных условиях предпочтительный выбор вида охраны для "смежных" объектов путем патентования промышленного образца определяется также и тем, что патент на промышленный образец удостоверяет авторство разработчика и дает возможность довести до сведения общественности его имя.

4.3. Условия предоставления правовой охраны.

4.3.1. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым (абзац 2 пункта 1 статьи 6 Патентного закона).

4.3.1.1. Новизна для промышленного образца - мировая. Требование мировой новизны, с одной стороны, создает проблемы для получения патента, с другой - дает определенные гарантии пользователю для уверенного включения запатентованного промышленного образца в хозяйственную деятельность при наличии конкурентов с однородной продукцией.

Аналогичным условием для товарного знака является критерий "тождество", однако, проверка товарного знака на соответствие этому условию проводится Патентным ведомством только среди товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации с более ранним приоритетом, товарных знаков, заявленных на регистрацию в Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров, товарных знаков, признанных в Российской Федерации общеизвестными в соответствии со статьей 6-bis Парижской конвенции, товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации на основании их международной регистрации (пункт 14.4.2.1 Правил на товарные знаки). Правовая охрана товарного знака носит территориальный характер, т.е. "новизна" товарного знака локальная, и в этом для заявителя есть определенные преимущества.

4.3.1.2. Критерий "оригинальность" для промышленного образца в содержательном отношении сопоставим с условием "сходство до степени смешения". Для товарного знака, в частности, пунктом 14.4.2.3 Правил на товарные знаки предусматривается определение сходства изобразительных и объемных обозначений на основании признаков, которые в промышленных образцах отнесены к существенным: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, вид и характер изображений, сочетание цветов.

Графические композиции, которые в настоящем документе также отнесены к "смежным" видам объектов правовой охраны, если они регистрируются в качестве товарного знака, проверяются на сходство по признакам, также близким к "существенным" для промышленных образцов, а именно:

- общее зрительное впечатление

- вид шрифта (гарнитура)

- графическое написание (начертание) с учетом характера букв (печатные, письменные, строчные, заглавные)

- алфавит (латиница, кириллица)

- расположение букв по отношению друг к другу (композиция) (абзац 2 пункта 14.4.2.2. Правил на товарные знаки).

В случае патентования "смежных" объектов, промышленный образец удовлетворяет условию "оригинальность", если хотя бы для одного из его отличительных признаков... не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак (пункт 19.5.3 Правил на промышленные образцы). А к существенным признакам промышленного образца относятся:

- состав и взаимное расположение основных композиционных элементов

- форма и/или конфигурация этих элементов

- цветографическое или колористическое решение.

Очевидно, что прослеживается некоторая аналогия по условиям предоставления охраны для промышленных образцов и товарных знаков. Учитывая, что критерий "промышленная применимость" является в большей степени актуальным для заявителя, можно рекомендовать, что при выборе вида охраны для "смежных" объектов по условиям ее предоставления предпочтительным является фактор локальной новизны, т.е. охрана таких объектов в качестве товарных знаков.

4.4. Заявка.

4.4.1. По составу документов, включаемых в заявку, они сопоставимы для промышленных образцов и товарных знаков. В обоих случаях требуется оформление бланка заявления с информацией, идентифицирующей заявителя, описание объекта, его изображение и т.п.

Однако процедура оформления заявки на промышленный образец объективно более трудоемкая. Описание промышленного образца требует указания назначения и области применения, характеристики ближайшего аналога, поиск которого предполагает трудоемкую процедуру изучения публикаций во всевозможных печатных изданиях, депонированных рукописях, отчетах о НИР, ОКР и другой проектной и нормативно-технической документации, а также всякого рода визуально воспринимаемых источников информации, в том числе выставочных экспонатов, сообщений по телевидению и т.п. (пункт 19.5.2. Правил на промышленные образцы).

4.4.2. Регистрация объекта в качестве товарного знака по этим основаниям более предпочтительна, поскольку заявка содержит компактные документы, а поиск тождественных и сходных до степени смешения изображений ограничен публикациями сведений о товарных знаках в официальном бюллетене Роспатента.

4.5. Классификация объекта.

4.5.1. Законом о товарных знаках установлено, что правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации в отношении тех товаров и/или услуг, которые указаны в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 и статья 14 Закона о товарных знаках). Процедура классификации товаров и/или услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых регистрируется товарный знак, является достаточно трудоемкой. Перечень товаров и услуг вместе с товарными знаками определяет объем исключительных прав его владельца. Терминология перечня товаров и услуг должна не допускать двойного толкования, т.к. используется для идентификации товара, услуги, быть понятной пользователям, поддаваться сравнительному анализу при рассмотрении споров о нарушении прав владельцев товарных знаков и т.п.

4.5.2. Классификация промышленного образца в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов (далее - МКПО) в большинстве случаев не вызывает затруднений и не имеет тех юридических последствий, которые предусмотрены Законом о товарных знаках. Правила на промышленные образцы предписывают возможность осуществления классификации промышленного образца Патентным ведомством. Выполняется она на стадии формальной экспертизы с целью соотнесения предмета заявки с той или иной областью его применения в соответствии с рубриками МКПО.

При классифицировании основанием для выбора индекса является название промышленного образца, а также его изображение. Однако Патентный закон не содержит норм, указывающих на то, что класс МКПО является правовой категорией, устанавливающей нарушение прав владельца патента на промышленный образец в случае его использования по иному назначению, то есть в ином классе МКПО.

4.5.3. Описание промышленного образца заканчивается перечнем его существенных признаков. Это наиболее значимая часть содержания заявки, так как в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Патентного закона устанавливается, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка).

Трудоемкость и значимость составления перечня существенных признаков для промышленных образцов связана с его назначением для адекватного толкования эстетических и/или эргономических особенностей внешнего вида изделия, в котором воплощен запатентованный промышленный образец. Перечень существенных признаков публикуется в официальном бюллетене Роспатента и позволяет довести до сведения заинтересованной общественности объем притязаний владельца нового и оригинального дизайна, а также при необходимости с определенной уверенностью отстаивать в судах права патентообладателя в случаях имитации (подделки) конкурентами охраняемого патентом на промышленный образец привлекательного для потребителя внешнего вида товара.

Аналогичную функцию выполняет перечень товаров и услуг в случае регистрации "смежных" объектов в качестве товарных знаков. Он также публикуется в соответствующем официальном бюллетене Роспатент.

4.5.4. При выборе вида правовой охраны для "смежных" объектов (регистрация в качестве товарного знака или патентование промышленного образца), исходя из привлекательности условий ее предоставления, трудоемкости оформления заявки, эффективности классификации объекта правовой охраны, рекомендуется учитывать следующее:

- предпочтение для регистрации "смежных" объектов в качестве товарных знаков становится очевидным с учетом мировой новизны промышленного образца (по отношению к сведениям, ставшими общедоступными в мире до даты его приоритета). Новизну промышленного образца, в отличие от товарного знака, порочит любая информация, с которой может ознакомиться заинтересованное лицо (конкурент), включая публикацию или показ на выставках, а не только сведения, ранее внесенные в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации (как в случае для товарных знаков);

- классификация для промышленных образцов, в отличие от классификации товаров и услуг для товарных знаков, не влияет на объем получаемых исключительных прав;

- процедура оформления заявки на промышленный образец является более трудоемкой, поскольку требуется составить краткое описание сущности промышленного образца с перечнем существенных признаков;

- перечень исключений из охраны для промышленных образцов минимально ограничен в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Патентного закона; для товарных знаков этот перечень регулируется развернутыми положениями статей 6 и 7 Закона о товарных знаках.

4.6. Приоритет.

4.6.1. В отличие от промышленных образцов, для товарных знаков предусмотрен "выставочный приоритет" (пункт 3 статьи 9 Закона о товарных знаках). Такая возможность для "смежных" объектов реализуется в случаях, когда объект экспонируется на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одного из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Привлекательность выставочного приоритета очевидна и актуальна даже в большей степени для промышленного образца, чем для товарного знака, поскольку демонстрация нового и оригинального дизайна изделия на выставке является наиболее эффективным способом его продвижения на потребительский рынок. Выставочный приоритет устанавливается по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если в Патентное ведомство заявка на регистрацию товарного знака поступила в течение шести месяцев с указанной даты.

4.6.2. Для промышленных образцов предусмотрен лишь льготный срок (последний абзац пункта 1 статьи 6 Патентного закона) для подачи заявки на патентование в случае, если раскрытие информации о сущности промышленного образца осуществлено автором, заявителем или другим лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Такие обстоятельства не препятствуют признанию патентоспособности промышленного образца, если заявка на промышленный образец подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В редких случаях, когда "смежный" объект представляет собой насыщенное оригинальной новизной дизайнерское решение изделия, в особенности, если оно не имеет аналогов и является пионерным, получение приоритета благодаря подаче заявки на регистрацию его в качестве товарного знака является предпочтительным. При этом не исключается последующее патентование "смежного" объекта в качестве промышленного образца.

Рекомендация получения выставочного приоритета особенно актуальна для комплексных объектов из числа тех, что перечислены в разделе (3). К ним относятся, например, графические комплексы, параметрические ансамбли, фирменные стили, дизайн-программы и другие множественные объекты. В этом случае рекомендуется выделять из них "стилеобразующие" элементы или "носители фирменного стиля" и регистрировать их в качестве товарного знака еще на стадии проектного решения, поскольку получение раннего приоритета является важным обстоятельством при определении целесообразности затрат на подготовку производства.

4.7. Экспертиза заявки.

4.7.1. Экспертиза заявки на промышленный образец, так же как и экспертиза заявки на товарный знак осуществляется, как правило, в течение 12 месяцев.

4.7.2. В тех случаях, когда "смежный" объект имеет комплексный характер в виде комплекта, набора или включает несколько вариантов, удовлетворяющих требованию "единства" решения, рекомендуется испрашивать правовую охрану такого объекта в качестве промышленного образца. Для товарных знаков необходимо оформление самостоятельной заявки для каждого из вариантов, что приводит к значительным расходам и требует дополнительного времени. Тем не менее правовая охрана графических ансамблей, например, комплекта винных этикеток, в некоторых случаях более эффективна в качестве товарных знаков. Объясняется это тем, что при охране объекта в качестве промышленного образца не трудно его "обойти" путем изъятия наименее значимого в эстетическом отношении элемента из состава комплекта (набора). В рассматриваемой примере таковым может быть контрэтикетка.

4.8. Регистрация, публикация.

4.8.1. На основании положительного решения экспертизы Патентное ведомство осуществляет регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в течение месяца с даты получения документа об уплате пошлины, выдачу свидетельства - в течение трех месяцев с даты регистрации, а публикацию - в течение шести месяцев с этой даты (статьи 14, 15, 18 Закона о товарных знаках).

4.8.2. Для промышленных образцов предусматривается одновременно публикация в официальном бюллетене сведений о выдаче патента, внесение в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации (далее - Реестр), выдача патента (статьи 25, 26 Патентного закона).

На практике публикация и выдача патента осуществляется одновременно, но спустя приблизительно 7 месяцев после внесения промышленного образца в Реестр. Ограничение по срокам для выполнения этих юридически значимых действий законодательством не предусмотрено.

4.9. Пошлина и сроки действия регистрации.

4.9.1. Размеры единовременных платежей для обоих объектов сопоставимы, однако для промышленных образцов необходимо отслеживать своевременную уплату пошлин за поддержание патента в силе ежегодно в течение всего срока действия патента. Этот срок ограничен и составляет 15 лет (абзац 3 пункта 3 статьи 3 Патентного закона). В этом есть и свои преимущества. Ежегодная оплата пошлины позволяет разумно регулировать расходы на поддержание охранного документа в силе и при необходимости остановить уплату пошлины, если объект охраны утратил свою коммерческую значимость.

Однако есть и негативная сторона ежегодной уплаты пошлины за поддержание в силе патента на промышленный образец. В том случае, если патентообладателем пропущен установленный срок уплаты годовой пошлины, существует вероятность утраты патента.

4.9.2. Для товарных знаков технология уплаты аналогичных пошлин выглядит более компактной - платежи осуществляются единовременно за весь срок, равный 10 годам.

При этом срок действия регистрации товарного знака периодически при необходимости продлевается по желанию владельца на такой же 10-летний период неограниченное число раз.

4.10. Предупредительная маркировка и охрана в зарубежных странах.

4.10.1. Для промышленных образцов предупредительная маркировка не предусмотрена, для товарных знаков регламентируется в соответствии со статьей 24 Закона о товарных знаках. Маркировка информирует конкурентов о наличии правовой охраны объекта, предостерегает от несанкционированного использования и обеспечивает привлекательность продукции.

4.10.2. Правовая охрана промышленным образцам и товарным знакам может быть предоставлена в зарубежных странах. При этом возможно испрашивание правовой охраны как по национальным процедурам, так и на основе международных договоров.

Так, правовая охрана товарным знакам может быть предоставлена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее - Мадридское соглашение) и Протоколом к Мадридскому соглашению (далее - Протокол). При этом международная регистрация на основании Мадридского соглашения осуществляется только в случае регистрации знака в Российской Федерации, т.е. в стране происхождения, а Протокола - на основании поданной в Патентное ведомство заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, для товарного знака действует международная процедура регистрации в ряде стран с возможностью подачи одной заявки и оплаты пошлины в одной валюте.

В отношении промышленных образцов следует отметить, что 6 июля 1999 года Российская Федерация подписала Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов, в соответствии с которым предусматриваются аналогичные возможности.

5. Возникновение коллизий и возможные пути их разрешения

Проведенный сравнительный анализ законодательств по промышленным образцам и товарным знакам подтвердил предпосылку о том, что эти объекты промышленной собственности являются "смежными".

Для упомянутых объектов, с одной стороны, представляется возможным получение правовой охраны как путем регистрации в качестве товарного знака, так и в результате патентования его в качестве промышленного образца, или одновременно использовать для одного и того же объекта оба вида правовой охраны.

С другой стороны, выявленная "похожесть" "смежных" объектов может привести к столкновению интересов обладателей исключительных прав, если владельцем товарного знака является лицо, иное, чем патентообладатель "смежного" с ним промышленного образца.

В абзаце 3 пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках содержится положение, запрещающее регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вероятно, имеется в виду абзац 3 пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

Однако, это положение не исключает возникновения коллизий между промышленным образцом и товарным знаком в отношении "смежных" объектов.

5.1. Анализ ситуаций, приводящих к столкновению интересов обладателя патента на промышленный образец и владельца товарного знака.

Одна из них касается аббревиатуры "ЦСКА" - всемирно известного Центрального спортивного клуба Армии, являющегося владельцем товарного знака "ЦСКА" в нескольких вариантах его исполнения с использованием букв русского и латинского алфавита.

Поданная иным юридическим лицом заявка на промышленный образец представляла собой эмблему, включающую изображение пингвина с клюшкой, на груди которого была нанесена аббревиатура "ЦСКА". В данном случае наличие в эмблеме указанной аббревиатуры в случае выдачи патента на промышленный образец привело бы к нарушению исключительных прав владельца товарного знака "ЦСКА", поскольку в соответствии с положениями пункта 1 статьи 4 Закона о товарных знаках, чужой товарный знак не может быть использован без разрешения его владельца.

В таком варианте патент на промышленный образец не мог быть выдан, и заявителю было предложено исключить аббревиатуру "ЦСКА" из эмблемы.

Другим примером является выданный патент на промышленный образец "Упаковка для водки" на имя Производственно-издательской фирмы "Визир". На упаковке имеется в том числе надпись "Водка изготовлена Орловским акционерным обществом "Кристалл".

Потребителю на протяжении длительного периода хорошо известна ликеро-водочная продукция Московского завода "Кристалл". Кроме того, словесный элемент "Кристалл" зарегистрирован в качестве товарного знака.

Несмотря на отсутствие в перечне существенных признаков промышленного образца словесного элемента "Кристалл", использование его на упаковке для водки нарушает исключительные права Московского завода "Кристалл" - владельца товарного знака.

5.2. Правовое обеспечение разрешения спорных ситуаций в отношении "смежных" объектов.

Положениями подпункта а) пункта 1 статьи 29 Патентного закона и пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрена возможность оспаривания патента на промышленный образец и признания регистрации товарного знака недействительной в случае ущемления интересов патентообладателя или владельца товарного знака.

Процедуры оспаривания патента и признания регистрации товарного знака недействительной являются достаточно длительными.

Возражение, рассмотренное в Апелляционной палате (пункт 2 статьи 29 Патентного закона и пункт 2 статьи 28 Закона о товарных знаках) в течение соответственно шести и четырех месяцев может быть обжаловано в Высшую патентную палату.

Таким образом, несмотря на предусмотренную законодательством возможность разрешения возникающих коллизий, перспектива уменьшения их количества на стадии экспертизы достаточно актуальна.

5.3. Рекомендации, направленные на предупреждение возникновения спорных ситуаций в отношении "смежных" объектов.

В связи с тем, что действующим законодательством в полной мере не регламентированы действия экспертизы, при выявлении подобных ситуаций представляется целесообразным руководствоваться следующим.

В случае, если:

5.3.1. Промышленный образец содержит словесный элемент.

Экспертизе целесообразно запросить у заявителя сведения о том, является ли он обладателем исключительного права на этот словесный элемент (товарный знак или его часть), поскольку, несмотря на то, что словесный элемент промышленного образца не может быть отнесен к его существенным признакам, его наличие в промышленном образце может привести к нарушению прав третьих лиц.

В случае отсутствия такого права возможны следующие варианты решения проблемы с учетом соблюдения требований действующего законодательства:

а) исключение словесного элемента из перечня существенных признаков;

Правомерность действий экспертизы в данном случае обоснована положениями пункта 1 статьи 6 Патентного закона, где к промышленным образцам относятся декоративные черты внешнего вида изделия (эстетические и/или эргономические особенности). Если промышленный образец включает словесное обозначение, то существенным для промышленного образца в этом случае являются только его визуальные признаки: декоративность начертания и композиционного расположения.

Фонетический аспект словесного элемента к промышленному образцу отношения не имеет по определению.

б) проведение поиска в отделе автоматизации товарных знаков на установление наличия регистрации на имя иного лица товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения со словесным элементом, входящим в промышленный образец, в отношении товаров, однородных товарам, в которых предполагается использовать промышленный образец.

Если в результате поиска выявлена указанная регистрация товарного знака, экспертизе целесообразно направить заявителю запрос с целью получения согласия на исключение из промышленного образца словесного элемента, зарегистрированного в качестве товарного знака на имя иного лица.

В том случае, если заявитель не дает своего согласия на исключение такого словесного элемента из промышленного образца, экспертизе следует:

- подготовить решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец в связи с несоответствием его условию оригинальности согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Патентного закона, если словесный элемент включен в композицию промышленного образца в качестве доминирующего графического элемента и только наличие этого словесного обозначения обусловливает отличительные признаки промышленного образца;

- подготовить решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец на основании последнего абзаца пункта 2 статьи 6 Патентного закона, если словесный элемент не является существенным признаком промышленного образца.

Применение в данном случае указанной нормы Патентного закона обусловлено тем, что наличие такого словесного элемента в промышленном образце может рассматриваться как противоречащее общественным интересам, поскольку действующим законодательством предусмотрена охрана исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Нарушение исключительных прав является одновременно и нарушением законодательства, направленного на защиту интересов общества.

5.3.2. Промышленный образец содержит словесный элемент (или изобразительный или их комбинацию), вызывающий ассоциацию с деятельностью широко известного на территории Российской Федерации отечественного или зарубежного предприятия (ЗИЛ, Ломо, Форд, Шанель и т.п.).

Экспертизе следует направить заявителю запрос. В запросе необходимо отметить, что использование в промышленном образце упомянутого словесного элемента способно ввести в заблуждение заинтересованных лиц относительно обладателя патента на промышленный образец и указать на целесообразность исключения этого элемента из промышленного образца.

5.3.3. В Патентное ведомство поступила информация о том, что подана заявка на выдачу патента на промышленный образец, содержащий элемент, воспроизводящий словесный (изобразительный или их комбинацию) товарный знак, зарегистрированный на имя иного лица, чем заявитель промышленного образца.

Экспертизе следует принять во внимание отмеченное обстоятельство при вынесении решения о выдаче патента на промышленный образец с целью исключения возможного нарушения исключительных прав владельца товарного знака.

В случае несогласия заявителя с исключением словесного элемента из промышленного образца по пунктам 5.3.2. и 5.3.3. мотивы отказа в выдаче патента на промышленный образец аналогичны изложенным в пункте 5.3.1. настоящих рекомендаций.