Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 августа 2003 г. N Ф03-А51/03-1/1751 При новом рассмотрении иска о защите исключительных прав на товарный знак, суду надлежит провести анализ обозначений, используемых ответчиками в отношении производимых и распространяемых ими товаров, на предмет их сходства с товарным знаком истца до степени смешения или однородности (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
от 5 августа 2003 г. N Ф03-А51/03-1/1751
(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа при участии от истца: Беловодского А.В. - адвокат по доверенности б/н от 16.04.2003, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ГУ Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН на решение от 30.01.2003, постановление от 17.04.2003 по делу N А51-4795/2001 19-181 Арбитражного суда Приморского края, по иску ГУ Тихоокеанский институт биоорганической химии ДО РАН к ООО "Компания по производству специальных продуктов питания "Динкома", ЗАО "Восток-Бор" о защите исключительных прав на товарный знак.

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изготовление постановления в полном объеме отложено до 05.08.2003.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 22.07.2003 судебной коллегией объявлялся перерыв до 11 часов 29.07.2003.

Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской Академии наук (далее по тексту - ТИБОХ, институт) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Компания по производству специальных продуктов питания "Динкома" (далее - ООО "Динкома", компания) и закрытому акционерному обществу "Восток-Бор" (далее - ЗАО "Восток-Бор") о защите исключительных прав на товарный знак, а именно:

- о запрещении ответчикам использовать наименование "Зостерин" и обозначения, сходные с ним до степени смешения в предпринимательской деятельности - в изготовлении медицинских препаратов, лекарств, напитков, сиропов, безалкогольных продуктов и рекламе, то есть в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ, а также иное введение в хозяйственный оборот данного товарного знака, зарегистрированного 30.12.1999 на основании свидетельства N 183147;

- о защите права истца на этот товарный знак путем обязания ООО "Динкома" опубликовать судебное решение по настоящему делу в тех изданиях, тем же шрифтом, на тех же полосах, где была размещена реклама ответчиков с упоминанием данного товарного знака: в фармацевтическом вестнике, газетах: "Амурский меридиан", "Золотой рог", журнале "Океанские вести".

Решением от 30.01.2003, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 17.04.2003, в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд обеих инстанций исходил из того, что закрепленное за истцом исключительное право на товарный знак "Зостерин" не было нарушено, поскольку ответчики используют данный товарный знак в производстве различных товаров.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ТИБОХ обжаловал их в кассационном порядке.

В кассационной жалобе заявитель просит данные судебные акты отменить и принять новое решение об удовлетворении иска. В обоснование жалобы им указано, что судом не проведено сравнение товара, производимого истцом "Зостерин" и выпускаемых ответчиками "Зостерин Люкс", "Зостерин Плюс". При этом ТИБОХ считает эти товары схожими до степени смешения. Истец полагает, что суд неправильно определил, что ООО "Динкома" выпускает пектин пищевой, в то время как на самом деле это БАД (биологически активная добавка к пище) под названием "Зостерин Люкс". БАД относится к 05 классу МКТУ, который защищен истцом при государственной регистрации товарного знака "Зостерин". Заявитель жалобы также считает, что судом не исследована техническая документация, предназначенная для выпуска товаров ответчика. ТИБОХ обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что нарушение его прав ответчиками состоит в изготовлении, фасовке, маркировке и выпуске БАД под названием "Зостерин Люкс", т.е. с несанкционированным использованием товарного знака истца. Судом не дана оценка незаконной рекламе в средствах массовой информации, проводимой ответчиками по отношению к товарному знаку истца.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

ТИБОХ в судебном заседании кассационной инстанции поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. Другие лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не принимали.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает их подлежащими отмене с направлением дела на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Приморского края на основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, спор возник в связи с изготовлением, продажей и рекламированием ответчиками товара, обозначенного зарегистрированным институтом в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) товарным знаком "Зостерин".

Приоритетное право истца на пользование товарным знаком "Зостерин" в течение 10 лет подтверждено имеющимся в материалах дела свидетельством от 30.12.1999 N 183147, выданным ему Роспатентом (т. 1 л.д. 7).

Согласно этому свидетельству, зарегистрированное истцом право распространяется на товары и услуги, включенные в 05, 30, 32, 33, 42 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Считая свои права на товарный знак "Зостерин" нарушенными в результате публикаций в средствах массовой информации в целях рекламы сведений о продукции, изготовляемой и реализуемой ответчиками, сходной с ним до степени смешения в их предпринимательской деятельности, ТИБОХ на основании статей 11, 12 ГК РФ, статей 2, 4, 46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" обратился за защитой исключительных прав на данный товарный знак в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 138 ГК РФ и пункту 1 статьи 4 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 (в редакции ФЗ от 11.12.2002 N 166-ФЗ) "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" право на товарный знак является исключительным правом владельца.

В силу пункта 2 названного Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет.

Исследуя публикации, представленные в материалах дела, суд установил, что рекламируемый товар является пищевым пектином "Зостерин", получаемым из морской травы зостеры (водоросль) и используемый в качестве компонента к изготавливаемой ООО "Динкома" продукции, БАД.

Судом констатировано, что в соответствии с МКТУ пектины пищевые относятся к 29 классу; водоросли пищевые и кормовые, добавки кормовые относятся к 31 классу.

Судом установлено, что согласно гигиеническому сертификату на продукцию "Зостерин Плюс" от 12.05.1999 и регистрационному удостоверению на БАД "Зостерин Люкс" от 17.07.2000 подтверждается изготовление ООО "Динкома" товаров со сходным до степени смешения товарным знаком истца по иным классам МКТУ.

Исходя из смысла статьи 1 Закона РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", судом определено, что БАД не относится к классам МКТУ, в отношении которых истец обладает исключительными правами. ЗАО "Восток-Бор" изготавливает экстракт морской травы, зостеры сухой, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.10.2002. Экстракты водорослей пищевые относятся к 29 классу МКТУ.

В этой связи судом сделан вывод о том, что ответчики предлагают данный знак для индивидуализации товара отличного от товара, на который зарегистрирован товарный знак истца, что не запрещено законом. При этом судом указано на то обстоятельство, что ответчиками не оспаривается факт сходства до степени смешения товарного знака истца и используемого обозначения ответчиками. В этом случае потребитель не вводится в заблуждение относительно принадлежности товаров с товарным знаком "Зостерин", поскольку истец и ответчики используют товарный знак в производстве различных товаров.

Между тем, выводы суда противоречат приведенному выше пункту 2 статьи 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", квалифицирующему понятие незаконного использования товарного знака его владельца иными лицами.

Выводы суда нельзя признать правомерными в силу того, что судом не проведен анализ обозначений, используемых ответчиками в отношении производимых и распространяемых ими товаров, на предмет их сходства с товарным знаком истца до степени смешения или однородности. Указание суда на то, что товары ответчиков относятся к иным классам 29, 31 МКТУ не основано на каком-либо исследовании, в том числе технической документации ответчиков и истца.

Констатация судом факта, что производство "Зостерин Плюс" ООО "Динкома" прекращено с весны 2000 года, не влияет на правовую охрану на товарный знак истца, приоритет на который установлен с 02.06.1998.

Ссылка суда на Правила, утвержденные Российским агентством по патентам и товарным знакам 29.11.1995, которые регулируют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, а пунктом 14 определены задачи и содержание экспертизы заявленного к регистрации обозначения и процедура проверки его охраноспособности, является неверной, поскольку спорные правоотношения возникли в связи с использованием уже зарегистрированного товарного знака.

Таким образом, в нарушение статьи 71 АПК РФ суд обеих инстанций не исследовал и не дал оценку доказательствам, исходя из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, не установил все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, в связи с чем судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение для устранения вышеизложенных недостатков.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановил:

Решение от 30.01.2003, постановление апелляционной инстанции от 17.04.2003 по делу N А51-4795/2001 19-181 Арбитражного суда Приморского края отменить, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.