Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Тульской области от 12 августа 2004 г. N А68-ГП-81/2-03 Апелляционная жалоба удовлетворена, поскольку документами подтверждается лишь то обстоятельство, что фактически при выполнении работ по удалению и переработке металлургических шламов в течение 1999-2001 годов использовался способ, охраняемый патентом. Из приведенных документов не следует вывод о том, что именно ответчиком применялся данный способ в указанный период времени

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Тульской области
от 12 августа 2004 г. N А68-ГП-81/2-03

Арбитражный суд Тульской области в составе:

 председательствующего                     Гречко О.А.

 судей:                                    Глазковой Е.Н.,

                                           Куренева В.А.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Тулачермет" на решение Арбитражного суда Тульской области от 25.05.04. года по делу N А68-ГП-81/2-03 (судья Романова Н.Г.), установил:

ООО "Гидротехник" обратилось в суд с иском о взыскании с ответчика упущенной выгоды в виде вознаграждения за использование изобретения в сумме 9321450 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 100 руб. и запрете дальнейшего использования изобретения. При этом размер вознаграждения рассчитан истцом как стоимость лицензии на право использования изобретения, рассчитанная в размере 30% от экономического эффекта, полученного ответчиком в период с апреля 1998 по август 2001 года: 30% от 124286000 руб., сумма экономического эффекта определена путем умножения разницы в себестоимости удаления 1 м. куб. шлама на количество удаленного шлама в период с апреля 1998 года по август 2001 года. Разница в себестоимости возникла в результате использования ответчиком изобретения, патентообладателем которого является истец.

Впоследствии истец изменил свои требования в части взыскания упущенной выгоды и просит взыскать упущенную выгоду в виде вознаграждения в сумме 10537700 руб., проценты в сумме 2300 руб., судебные расходы. В обоснование размера убытков истец ссылается на заключение патентно-оценочной экспертизы N 6 от 25.11.03., согласно которому экономия себестоимости на полный объем удаленного шлама за период 1999-2001 год составила 140431700 руб., с учетом понижающих коэффициентов - 120431000 руб., минимальная доля лицензиара составляет 35% от полученного экономического эффекта, доля истца от стоимости лицензии - 25%. В порядке конкретизации требований о запрещении ответчику использовать изобретение истец просит запретить ОАО "Тулачермет" использование изобретения, патент на изобретение N 2139360 от 25.01.99. "Способ удаления и переработки металлургических шламов из действующего шламонакопителя" согласно формулы изобретения, а именно:

- запретить отгрузку шлама потребителям с 1, II - ой карты старого аглодоменного отстойника (активные шламоотстойники), полученного в процессе использования изобретения согласно формулы изобретения патент 2139360 и его использование в собственном производстве;

- запретить очистку действующего шламонакопителя аглодоменного производства согласно формулы изобретения и технологической инструкции;

- запретить подготовительные работы, создающие угрозу нарушения прав патентообладателя, а именно постройку и монтаж земснаряда, плавучей насосной станции, по проектам, разработанным патентообладателем ООО "Гидротехник и другого оборудования, необходимого при использовании изобретения патент 2139360 от 25.01.99.

Решением от 25 мая 2004 года (в полном объеме изготовлено 26 мая) исковые требования удовлетворены, за исключением требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, в этой части в иске отказано со ссылкой на отсутствие оснований для начисления процентов на убытки.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение отменить и в иске отказать. При этом заявитель жалобы ссылается на непринятие судом во внимание того факта, что со стороны ответчика несанкционированного использования запатентованного способа не было. Работы с использованием запатентованного способа осуществлялись подрядчиком, он же истец, который получал за выполнение этих работ вознаграждение. Введение в хозяйственный оборот законным путем применений, средств, содержащих изобретение, не признается нарушением исключительных прав патентообладателя согласно п. 6 ст. 11 Патентного закона.

При принятии решения судом не учтена сумма, полученная истцом по договорам подряда за выполненные работы, т.к. эти работы непосредственно связаны с использованием ООО "Гидротехник" своего же изобретения.

Убытки взысканы судом необоснованно, т.к. в период, за который они рассчитаны, истец патентообладателем не являлся, договор об уступке патента зарегистрирован 06.08.01., убытки рассчитаны за период до 06.08.01. Судом необоснованно применены к правоотношениям сторон нормы ГК РФ об уступке права требования (перемены лиц в обязательстве). Судом в качестве доказательства, имеющего особую юридическую силу принято заключение патентно-оценочной экспертизы, чем нарушено правило ст. 71 АПК РФ об оценке всех доказательств по делу.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение оставить в силе, считает его законным и обоснованным, основанным на нормах законодательства, регулирующего патентные отношения.

Законность и обоснованность решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости жалобу удовлетворить, решение отменить. При этом, суд апелляционной инстанции исходил из следующих обстоятельств:

В соответствии со ст. 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Из материалов дела установлено, что физическим лицам-авторам изобретения Бусыгину А.П., Белкину А.С, Пономареву А.Н., Зуеву Г.П. был выдан патент на изобретение N 2139360 "Способ удаления и переработки металлургических шламов из действующего шламонакопителя" с приоритетом 25.01.99.

06.08.01. патентообладатели Белкин А.С. и Зуев Г.П. уступили патент, с согласия совладельцев патента, ООО "Гидротехник".

Таким образом, ООО "Гидротехник" стал патентообладателем с момента регистрации договора об уступке прав патентообладателя на изобретение, т. е. с 06.08.01. Данный договор не содержит указания об уступке патента с более раннего срока. Вывод суда первой инстанции о возникновении у истца прав патентообладателя на основании Соглашения об уступке прав и обязанностей от 10.09.01.(Приложение, том 2, стр. 30) необоснован. Согласно п. 6 ст. 10 и п.2 ст. 13 Патентного закона РФ договоры об уступке патента и лицензионный подлежат регистрации в Патентном ведомстве, без регистрации указанные договоры считаются недействительными. Рассматриваемое Соглашение от 10.09.01. по своему содержанию фактически является договором об уступке патента, т. к. уступающая сторона передает принимающей стороне (истцу) все права и обязанности в полном объеме на изобретение, что по смыслу пункта 1 ст. 10 Патентного закона совпадает со статусом патентообладателя. Поскольку данное Соглашение не зарегистрировано в Патентном ведомстве, оно является недействительным, и не влечет возникновения прав патентообладателя у истца до 06.08.01. Нормы ГК РФ, регулирующие перемену лиц в обязательстве, к данным правоотношениям неприменимы, т.к. отношения сторон, возникшие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений регулируются специальным законом (Патентный закон, ст. 1.)

Из заключения эксперта N 6 от 25.11.03. (Том 4, стр.99-106) следует, что при определении убытков истца от использования ответчиком изобретения экспертом был использован в рамках доходного подхода метод "выигрыша в себестоимости". Доходный подход согласно указанному заключению основывается на той точке зрения, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности - это доля лицензиара в прибыли, получаемой лицензиатом с их использованием. Метод "выигрыш в себестоимости" основан на экономии затрат, которая может быть ассоциирована с оцениваемым объектом интеллектуальной собственности. Применение этого метода подразумевает нахождение величины выигрыша в себестоимости за определенный период времени. От величины выигрыша в себестоимости зависит и размер стоимости лицензии за определенный период времени. Таким образом, убытки истца рассчитаны как стоимость лицензии за период использования изобретения с 22 апреля 1999 года по июль 2001 года. Стоимость лицензии исчислена в размере 35% от суммы экономии себестоимости работ по удалению шлама из действующего накопителя (разность между себестоимостью имевшей место до использования изобретения и себестоимостью работ с использованием изобретения), О том, что убытки истца рассчитаны за период до августа 2001 года, свидетельствует содержание п. 2.3.1. заключения эксперта. В качестве исходных данных для исчисления размера экономического эффекта приняты объемы удаленного шлама в 1999-2001 годах со ссылкой в отношении 2001 года на лист 35 тома 2 Приложения, из данного документа видно, что в расчет включен объем работ по удалению шлама, выполненный по июль 2001 года включительно. Следовательно, предъявленные ко взысканию убытки являются платой за использование изобретения в 1999- 2001 (по июль включительно) годах и их расчет осуществлен от стоимости работ, которые выполнялись только истцом (удаление шлама). Не обладая правами патентообладателя, истец не вправе требовать возмещения убытков за период до 06.08.01. в порядке ст. 14 Патентного закона, лицо, использующее изобретение, обязано возместить убытки лишь патентообладателю.

При наличии соответствующих оснований истец вправе осуществить расчет своих убытков за иной период, т.е. после 06.08.01., в материалах дела такого расчета не имеется, несмотря на то, что используемый метод исчисления убытков зависит от периода времени, в котором получен экономический эффект, и платежи, рассчитанные данным методом, подлежат уплате за весь период использования изобретения в зависимости от получаемой экономии в себестоимости. Данный вывод следует и из пояснений истца, данных в судебном заседании суда апелляционной инстанции, согласно которых истец считает возможным получение патентообладателями вознаграждения за использование изобретения и в 2001-2003 годах.

Представляется обоснованным и довод заявителя жалобы о том, что изобретение им не используется и не использовалось в связи со следующими обстоятельствами: В соответствии со ст. 10 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное применение способа, охраняемого патентом на изобретение или введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

У сторон отсутствует спор в части использования изобретения при осуществлении работ по удалению и переработке шлама. Разногласия сторон возникли в части определения лица, которое применяло данный способ.

Как следует из материалов дела, ответчиком применение способа, охраняемого патентом, самостоятельно не осуществлялось. Так, из Акта об использовании изобретения от 1999 года (Приложение, том 1, стр. 19) следует, что изобретение использовано с 22 апреля 1999 года на действующем аглодоменном отстойнике. Акт подписан патентообладателями.

При проведении патентно-технической экспертизы экспертом в обоснование выводов о том, что каждый признак изобретения использовался ОАО "Тулачермет" приведены Акт об использовании изобретения, Технологическая Инструкция по очистке действующего шламонакопителя и подготовке шлама к повторному использованию и отгрузке потребителям (Приложение, том 2, стр. 1-7).

Однако, указанными документами подтверждается лишь то обстоятельство, что фактически при выполнении работ по удалению и переработке металлургических шламов в течение 1999-2001 годов использовался способ, охраняемый патентом, тогда как в данной части дела у сторон разногласий не имеется. Из приведенных документов не следует вывод о том, что именно ответчиком - применялся данный способ в указанный период времени. Вывод эксперта о том, что способ используется (в смысле применен) ОАО "Тулачермет" противоречит материалам дела. И, напротив, из заключения эксперта следует, что выполнение работ с применением запатентованного метода с 1999 года по июль 2001 года осуществлялось ООО "Гидротехник", либо по трудовым соглашениям, заключаемым непосредственно с патентообладателями (см. ссылку эксперта на стр. 11 Заключения: "Уточненные справки в Приложении, том 2, стр. 33-35"). Из указанных Уточненных справок, договоров подряда, заключенных между истцом и ответчиком следует, что все работы по перекачиванию земснарядом шлама в активный шламоотстойник осуществлены ООО "Гидротехник".

Доводы истца о том, что он всего лишь являлся подрядчиком, а способ применялся непосредственно ответчиком, необоснован. Применение способа, охраняемого патентом, означает выполнение лицом определенных действий, в определенном порядке. Из материалов дела следует, что эти действия выполнялись ООО "Гидротехника" в период с 1999 по июль 2001 года. Так, из договоров подряда на 1997-2001 годы (Приложение, том I стр. 28-47) видно, что поручая подрядчику выполнение работ заказчик (ответчик) не давал истцу (подрядчику) указаний в отношении способа осуществления работ, не передавал ему документов, описывающих запатентованный способ. Напротив, в судебном заседании представитель истца пояснил, что запатентованный способ был разработан работниками ООО "Гидротехник" в порядке служебного задания и работы истцом осуществлялись указанным способом. То обстоятельство, что при применении данного способа истцом при выполнении работ для ответчика у ответчика имелся положительный экономический эффект, не свидетельствует о применении охраняемого способа непосредственно ответчиком. Ответчик лишь осуществил оплату результата работ, при этом, не обусловив способ их выполнения.

Более того, из Акта проверки работоспособности узлов и механизмов способа удаления и переработки шламов из действующего шламонакопителя от ноября 1998 года (1 том, стр. 35), пояснений сторон следует, что действия по испытанию оборудования в целях внедрения указанного способа осуществлялись также ООО "Гидротехник".

Вышеуказанные факты, а также не оспариваемое сторонами утверждение ответчика о прекращении с 30.07.01. работ по удалению шлама из действующего шламонакопителя, свидетельствуют о том, что применение запатентованного способа осуществлялось до июля 2001 года ООО "Гидротехник".

Существование Технологической инструкции также не является подтверждением применения охраняемого способа ответчиком, т.к. ее утверждение объясняется проведением работ на территории ответчика, тогда как одним из разработчиков инструкции является истец и истцом не отрицается, что при выполнении работ он также обязан был подчиняться требованиям указанной инструкции. Кроме того, данная инструкция разработана в 2000 году, т.е. к моменту ее принятия истец уже применял при выполнении работ охраняемый способ.

В период с августа 2001 года по сентябрь 2003 года применение способа в полном объеме не осуществлялось, поскольку были прекращены действия по удалению металлургических шламов из действующего шламонакопителя (начальный этап рассматриваемого и охраняемого способа, отличающегося тем, что после заполнения шламоотстойника - накопителя более 75% его полезного объема часть шламовой пульпы земснарядом перекачивают в по меньшей мере один активный шламоотстойник, а обезвоживание шлама и его подготовку для использования производят в активном шламоотстойнике).

Учитывая, что действия по обезвоживанию, подсушке, подготовке к отгрузке и отгрузке осуществлены уже после совершения в июле 2001 года истцом действий по удалению шлама и являются следствием (завершением процесса) применения запатентованного метода, следует признать, что действия по отгрузке шлама, изготовленного указанным способом в период с июля 2001 года по 2003 год нельзя признать несанкционированным введением в хозяйственный оборот продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Появление этого продукта обусловлено действиями самого истца, а также действиями других патентообладателей, являвшихся работниками, как истца, так и ответчика, с согласия которых в период до 2001 года осуществлялось применение метода. В силу ст. 11 Патентного закона не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

Кроме того, поскольку введение в хозяйственный оборот продукта, изготовленного запатентованным способом, осуществлено до августа 2001 года, истец, не являющийся на тот период патентообладателем, не вправе требовать прекращения отгрузки шлама и использования его в собственном производстве (шлам получен в результате действий по удалению из действующего шламонакопителя в 2001 году).

Поскольку, как следует из справки от 17.03.03. (Приложение том 2, стр. 19), не оспаривается истцом, работы по удалению шлама из действующего шламонакопителя прекращены с 30.07.01., у суда первой инстанции отсутствовали основания для вынесения решения о запрете ответчику по иску ООО "Гидротехник" осуществлять очистку действующего шламонакопителя аглодоменного производства согласно формулы изобретения и технологической инструкции. Согласно ст. 14 Патентного закона по требованию патентообладателя должно быть прекращено нарушение патента. Учитывая, что данные действия не совершались ответчиком с июля 2001 года, оснований для запрещения осуществлять их в будущем не имеется.

Патентообладатели не лишены права при совершении ответчиком действия по очистке действующего шламонакопителя охраняемым способом предъявить соответствующий иск в защиту нарушенного права. В настоящее время право истца в этой части не нарушено.

Принимая решение в части запрета ответчику проводить подготовительные работы, создающие угрозу нарушения прав патентообладателя, а именно постройку и монтаж земснаряда, плавучей насосной станции, по проектам, разработанным патентообладателем ООО "Гидротехник" и другого оборудования, необходимого при использовании изобретения патент 2139360 от 25.01.99., судом не учтено, что истцом не представлены доказательства того, что данные работы осуществлены именно в целях применения способа, охраняемого патентом. Доказательств наличия у истца прав патентообладателя в отношении оборудования, изготовленного истцом, также не имеется. Согласно п. 3 ст. 10 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя является несанкционированное применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Как следует из указанной нормы, работы по изготовлению оборудования не относятся к действиям, перечисленным как нарушение исключительных прав патентообладателя.

Таким образом, исковые требования не подлежат удовлетворению полностью в связи с необоснованностью и недоказанностью, а решение подлежит отмене.

Расходы по уплате госпошлины по иску и жалобе, расходы по проведению экспертиз относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд постановил:

Решение от 25.05.04. по делу N А68-ГП-81/2-03 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с ООО "Гидротехник" в пользу ОАО "Тулачермет" 32129 руб. 49 коп. - расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Председательствующий

О.А. Гречко

Судьи

Е.Н. Глазкова

В.А. Куренев