Постановление Президиума Московского городского суда от 30 июля 2019 г. по делу N 44г-0292/2019

Президиум Московского городского суда в составе:

Председателя Президиума: Егоровой О.А.

и членов Президиума: Фомина Д.А, Базьковой Е.М, Панарина М.М, Афанасьевой Н.П, Васильевой Н.А, Ишмуратовой Л.Ю,

при секретаре Дудакове А.Н,

рассмотрев в судебном заседании по докладу судьи Пономарева А.Н. истребованное по кассационным жалобам представителя Ананьева А.А. по доверенности Погуляева В.В, представителя ООО "Тандем" в лице генерального директора Бежанаря А.И. гражданское дело по иску ООО "Еврочехол" к Ананьеву А.А, ООО "Тандем" о защите права на товарные знаки, запрете использования доменного имени,

установил

:

ООО "Еврочехол" обратилось в суд с иском к Ананьеву А.А, ООО "Тандем" с требованиями о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "ЕВРОЧЕХОЛ" в доменном имени "***", а также запрете использования самого указанного обозначения и взыскании компенсации за нарушение названных исключительных авторских прав.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем товарного знака "ЕВРОЧЕХОЛ", зарегистрированного за N *** от 8 октября 2013 года и N *** от 25 ноября 2015 года, а также администратором доменного имени "***", однако Ананьев А.А. зарегистрировал за собой право на доменное имя - "***", которое используется ООО "Тандем" для организации торговли в сети интернет товарами, аналогичными до степени смешения с товарами истца. При этом учредителем и генеральным директором ООО "Тандем" является бывший работник ООО "Еврочехол" Бежанарь А.И.

Решением Хорошевского районного суда города Москвы от 3 июля 2018 года (в редакции определения суда об исправлении описки от 26 декабря 2018 года) иск удовлетворен.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года указанное решение Хорошевского районного суда города Москвы от 3 июля 2018 года (в редакции определения суда об исправлении описки от 26 декабря 2018 года) отменено, постановлено новое решение, которым иск удовлетворен; Ананьеву А.А. запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Еврочехол" (свидетельства N ***, N ***), в доменном имени "***"; ООО "Тандем" запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Еврочехол" (свидетельства N ***, N ***); с Ананьева А.А, ООО "Тандем" в пользу ООО "Еврочехол" солидарно взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере *** рублей, нотариальные расходы в размере *** рублей, расходы на оплату экспертизы *** рублей, расходы по оплате государственной пошлины *** рублей, а всего *** рублей; ООО "Еврочехол" возвращена излишне уплаченная государственная пошлина в размере *** рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Московский городской суд, представитель Ананьева А.А. по доверенности Погуляев В.В. просит отменить указанное апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение в Хорошевский районный суд города Москвы.

В кассационной жалобе, поданной в Московский городской суд, ООО "Тандем" в лице генерального директора Бежанаря А.И. просит отменить апелляционное определение и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска.

17 мая 2019 года судьей Московского городского суда дело было истребовано и 7 июня 2019 года поступило в Московский городской суд.

Определением судьи Московского городского суда от 17 мая 2019 года исполнение апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года по настоящему делу было приостановлено.

Определением судьи Московского городского суда от 3 июля 2019 года кассационные жалобы с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения дела в порядке статьи 385 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и определения о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, выслушав представителей Ананьева А.А, ООО "Тандем" по доверенностям Силонова И.А, Погуляева В.В, Президиум Московского городского суда находит доводы, изложенные в кассационных жалобах, обоснованными, а состоявшиеся по делу судебные постановления подлежащими отмене по следующим основаниям.

Согласно статье 387 Гражданского процессуального кодекса РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения допущены судом первой и апелляционной инстанций при рассмотрении данного дела.

Судами установлено, что ООО "Еврочехол" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ЕВРОЧЕХОЛ", зарегистрированный за N *** от 8 октября 2013 года, N *** от 25 ноября 2015 года, а также администратором доменного имени "***", зарегистрированным 25 ноября 2010 года.

Ответчик Ананьев А.А. зарегистрировал право администрирования доменного имени "***", которое используется ООО "Тандем" для организации торговли в сети интернет товарами, аналогичными до степени смешения с товарами истца.

Разрешая спор и удовлетворяя иск Хорошевский районный суд города Москвы исходил из того, что приоритет товарного знака, по поводу которого возник спор, возник ранее регистрации доменного имени на Ананьева А.А.

Из заключения патентного поверенного от 27 ноября 2017 года следует, что в обозначении доменного имени "***" установлена высокая различительная способность и узнаваемость товарных знаков истца, что обусловлено графическим исполнением, сроком действия исключительных прав и, как следствие, их сходством до степени смешения.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, отменяя решение суда первой инстанции ввиду ненадлежащего извещения ответчика Ананьева А.А. о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции, принимая новое решение об удовлетворении иска, указала, что ответчиками доводы истца не оспорены в установленном законом порядке, поскольку от проведения судебной экспертизы ответчики отказались.

Однако эти установленные судами обстоятельства в соответствии с требованиями действующего законодательства не достаточны для удовлетворения иска.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Таким образом, по смыслу пункта 3 статьи 1484, пункта 3 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается не сама по себе торговля товарами, аналогичными до степени смешения с товарами истца, как указали суды, а использование (размещение на товаре или упаковке) тождественного товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Таким образом, правовое значение по данному делу имеет установление следующих обстоятельств: для индивидуализации каких товаров ООО "Еврочехол" зарегистрировало свой товарный знак, каковы отличительные признаки указанного товарного знака, обладают ли словесные элементы в товарном знаке и их комбинация признаками охраноспособности, в чем выражается их сходство с доменным именем, по поводу которого возник спор, и используется ли ответчиками указанное доменное имя для реализации однородных товаров.

Однако указанные обстоятельства, имеющие правовое значение по настоящему делу, судами не устанавливались и, соответственно, исследованы не были, что, в свою очередь, ставит под сомнение правильность применения названных норм материального права и законность и обоснованность судебных актов применительно к требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Вывод суда апелляционной инстанции об уклонении ответчиков от проведения экспертизы основан на неправильном применении норм процессуального права.

В силу статьи 79 Гражданского процессуального кодекса РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Согласно части 2 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Из анализа указанных норм процессуального права в их правовой связи следует, что уклонение стороны от участия в экспертизе является следствием виновного неисполнения ею своих процессуальных обязанностей. Применение связанных с этим неблагоприятных правовых последствий допускается в случае, если суд, правильно распределив бремя доказывания между сторонами, установит наличие предусмотренных частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса РФ оснований для назначения экспертизы, сформулирует вопросы, ответы на которые требуют специальных познаний, вынесет определение о назначении экспертизы с учетом требований статьи 80 Гражданского процессуального кодекса РФ, определит сторону, которая производит оплату экспертизы.

По данному делу эти требования закона судом апелляционной инстанции не соблюдены, поскольку, как усматривается из протокола судебного заседания от 20 февраля 2019 года, суд не определил, назначение какой экспертизы требуется по настоящему спору, не дал оценки тому обстоятельству, что представитель истца возражал против назначения экспертизы, поскольку полагал, что в этом нет необходимости, а дело можно рассмотреть по имеющимся доказательствам (л.д. 174-175 том 2).

При таком положении мотивированные возражения представителей ответчиков против назначения экспертизы не могут свидетельствовать об уклонении от назначения экспертизы.

Также судами не учтено следующее.

Компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

При таком положении судам следовало установить факт совершения сделок ответчиками в результате незаконного использования товарного знака ООО "Еврочехол", чего сделано не было.

Президиум Московского городского суда находит, что допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителей, в связи с чем решение Хорошевского районного суда города Москвы от 3 июля 2018 года (в редакции определения суда об исправлении описки от 26 декабря 2018 года) и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Приостановление исполнения апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года по настоящему делу подлежит отмене в связи с окончанием производства в суде кассационной инстанции.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса РФ, Президиум Московского городского суда

постановил:

решение Хорошевского районного суда города Москвы от 3 июля 2018 года (в редакции определения суда об исправлении описки от 26 декабря 2018 года) и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда;

отменить приостановление исполнения апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2019 года по настоящему гражданскому делу.

Председатель Президиума

Московского городского суда О.А. Егорова