Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 31 июля 2019 г. по делу N 33-11642/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:

председательствующего

Подгорной Е.П.

судей

Александровой Ю.К, Птоховой З.Ю.

при секретаре

Мамедрзаеве М.М.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ероньяна В. А. на решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 11 декабря 2018 года по гражданскому делу N 2-3351/2018 по иску Ероньяна В. А. к АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" о взыскании убытков в связи с нарушением исключительного права на изобретение.

Заслушав доклад судьи Птоховой З.Ю, выслушав объяснения истца Ероньянва В.А, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя ответчика АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" - Тараканова С.А, возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы,

судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

УСТАНОВИЛА:

Ероньян В.А. обратился в Невский районный суд Санкт-Петербурга с иском к АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова", уточнив требования по которому, просил взыскать с ответчика убытки за нарушение исключительных прав истца, как патентообладателя, в размере 42 598 042 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является патентообладателем изобретения "Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения", что подтверждается патентом N 2155359, выданным 27 августа 2000 года Российским агентством по патентам и товарным знакам. Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 14 октября 2015 года по гражданскому делу N2-129/2015 установлено нарушение ответчиком исключительных прав истца, как патентообладателя, изготавливавшим с 01 января 2010 года световоды для АО КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" с использованием указанного изобретения. После решения Санкт-Петербургского городского суда ответчик заключил и зарегистрировал в Федеральном институте промышленной собственности лицензионный договор с истцом с выплатой роялти в размере 16%. Вместе с тем до решения суда в период с 14 октября 2012 года по 14 октября 2015 года ответчик нарушал исключительное право истца, используя его изобретение без надлежащего оформления лицензионного договора, чем нанес истцу значительный ущерб. За период с 14 октября 2012 года по 14 октября 2015 года ответчик поставил КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" световодов на сумму 29 775 000 руб, что подтверждается справкой об объеме поставок изделий. Досудебная претензия истца с требованием возместить убытки оставлена ответчиком без удовлетворения.

Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга от 11 декабря 2019 года в удовлетворении исковых требований Ероньяна В.А. отказано.

В апелляционной жалобе истец Ероньян В.А. просит отменить решение суда как незаконное, постановленное при неправильном применении норм материального и процессуального права, и принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов жалоб в соответствии со статьей 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются изобретения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Из материалов дела следует, что истец Ероньян В.А. является правообладателем исключительного права на изобретение "Способ изготовления волоконных светодиодов, сохраняющих поляризацию излучения" на основании патента N 2155359, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30 июля 2008 года. Автором указанного изобретения также является Ероньян М.А.

Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года по гражданскому делу N2-129/2015 Ероньяну В. А. отказано в удовлетворении иска к ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение, и встречного иска ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" о признании патента на изобретение недействительным.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 14 октября 2015 года решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года в части отказа в удовлетворении исковых требований Ероньяна В.А. к ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" отменено. Принято по делу в указанной части новое решение.

На ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" возложена обязанность прекратить нарушение исключительных прав Ероньяна В.В, запретив ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" производить, реализовывать или использовать иным образом в целях извлечения прибыли, изделия, содержащие технические решения, закрепленные патентом на изобретение N 2155359, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от 30 июля 1998 года, до момента заключения лицензионного договора.

Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" к Ероньяну В.А. отменено.

Производство по делу в части встречных исковых требований "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" к Ероньяну В. А. о признании патента на изобретение недействительным прекращено.

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Названная статья устанавливает основания освобождения от доказывания установленных ранее обстоятельств и запрещение их опровержения.

Судебной коллегией в ходе рассмотрения дела установлено, что деятельность ответчика осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия "Заготовки для анизотропных одномодовых световодов. Технологический процесс изготовления"" (СТП ЯЕИЛ.66-09), введенным в действие с 01 сентября 2009 года. Из раздела 1 "Область применения" указанного Стандарта прямо усматривается, что при разработке технологического процесса использованы технические решения патентов РФ N 2155359 от 30 июля 1998 года и N 2272003 от 12 июля 2004 года.

В ходе рассмотрения дела N 2-129/2015 судебной коллегией установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение, в связи с чем судебная коллегия запретила ответчику производить, реализовывать или использовать иным образом в целях извлечения прибыли, изделия, содержащие технические решения, закрепленные патентом на изобретение N 2155359, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от 30 июля 1998 года, до момента заключения лицензионного договора.

Между Ероньяном В.А. и ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" 09 июня 2016 года заключен лицензионный договор на использование изобретения, в соответствии с которым лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом на срок до окончания действия патента - до 30 июля 2018 года.

Ероньян В.А. в обоснование заявленных требований указал, что с 14 октября 2012 года по 14 октября 2015 года ответчик нарушал его исключительное право, используя изобретение без надлежащего оформления лицензионного договора в связи с чем в указанный период у истца возникли убытки в общем размере 42 598 042 руб.

Ответчик, возражая против заявленных требований, ссылался на то, что истцом по требованиям о взыскании убытков за период с 14 октября 2012 года по 11 марта 2015 года пропущен срок исковой давности.

Разрешая заявленные требования, суд с учетом заявления ответчика о пропуске истцом срока пришел к выводу, что за период с 14 октября 2012 года по 11 марта 2015 года истцом пропущен срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков за указанный период.

С указанным выводом суда судебная коллегия соглашается.

В силу ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого было нарушено.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как следует из апелляционного определения судебной коллегии по гражданскому делу N 2-129/2015, обращаясь в суд с иском о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение Ероньян В.А. ссылался на то, что в марте 2014 года ему стало известно о том, что ответчик с 2008 года производит анизотропные волоконные световоды по ТУ ЯЕИЛ.48-2008 с использованием технического решения, защищенного вышеназванным патентом, чем нарушаются его исключительные права на изобретение.

Исковое заявление по делу N 2-129/2015 поступило в суд 18 июня 2014 года (л.д. 143).

С настоящим иском истец обратился в суд 12 марта 2018 года.

Учитывая изложенное, следует согласится с выводом суда первой инстанции о том, что срок исковой давности по требованиям о взыскании убытков за период с 14 октября 2012 года по 11 марта 2015 года Ероньяном В.А. пропущен.

Доводы апелляционной жалобы, о том, что срок исковой давности не пропущен, поскольку во время рассмотрения дела N 2-129/2015 срок исковой давности по настоящему дела прерывался, судебная коллегия отклоняет по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

При этом, по смыслу статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

В силу п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок исковой давности не течет на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита (пункт 1 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе в случаях, когда суд счел подлежащими применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на которые ссылался истец в исковом заявлении, а также при изменении истцом избранного им способа защиты права или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (часть 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и часть 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, исходя из вышеизложенного, усматривается, что применение норм ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно в определенных данной статьей случаях и при том условии, что иски являются тождественными.

Поскольку из искового заявления по настоящему делу и апелляционного определения по делу N 2-129/2015 о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение, следует, что исковые требования по настоящему делу и ранее рассмотренному гражданскому делу имеют различный предмет, то срок исковой давности по рассматриваемым требованиям не приостанавливался на период рассмотрения иного гражданского дела.

Следовательно, срок исковой давности в рассматриваемом случае по требованию о взысканию убытков за период с 14 октября 2012 года по 11 марта 2015 года истцом пропущен.

Разрешая заявленные требования в части взыскания убытков в связи с нарушением исключительного права на изобретение за период с 12 марта 2015 года по 14 октября 2015 года суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт использования ответчиком патента в спорный период в связи с чем в иске в указанной части отказал.

С указанным выводом судебная коллегия согласиться не может.

Как уже было указано выше судебной коллегией при рассмотрении дела N 2-129/2015 было установлено, что деятельность ответчика осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия "Заготовки для анизотропных одномодовых световодов. Технологический процесс изготовления"" (СТП ЯЕИЛ.66-09), введенным в действие с 01 сентября 2009 года. Из раздела 1 "Область применения" указанного Стандарта прямо усматривается, что при разработке технологического процесса использованы технические решения патентов РФ N 2155359 от 30 июля 1998 года и N 2272003 от 12 июля 2004 года.

Таким образом, судебной коллегией, при рассмотрении дела N 2-129/2015 установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение с 01 сентября 2009 года.

Выводы суда первой инстанции о том, что патент N 2155359 с 11 августа 2014 года исключен из технологического процесса и не применялся ответчиком противоречат дальнейшим конклюдентным действиям ответчика, и в частности заключенному между Ероньяном В.А. и ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" 09 июня 2016 года лицензионному договору на использование изобретения, в соответствии с которым лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом на срок до окончания действия патента - до 30 июля 2018 года.

Само по себе издание ответчиком Приказа N147 от 11 августа 2014 года, которым внесены изменения в СТП ЯЕИЛ.66-09, в отсутствие технической документации по технологическому процессу изготовления анизотропных одномодовых световодов, по мнению судебной коллегии, не свидетельствует о неиспользовании патента истца при изготовлении указанной продукции в спорный период.

Кроме того, как установлено судебной коллегией, при рассмотрении дела N 2-129/2015 выполненная ответчиком корректировка технологической документации на основании приказа N 147 от 11 августа 2014 года приведет к срыву ранее отлаженного в НИТИОМ технологического процесса изготовления поляризационно-устойчивых одномодовых световодов.

Доказательств того, что АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" в спорный период осуществляло работы по изготовлению и поставке анизотропных одномодовых световодов без использования патента принадлежащего истцу, ответчиком не представлено. В материалах дела отсутствует техническая документация по изготовлению анизотропных одномодовых световодов в период с 12 марта 2015 года по 14 октября 2015 года, каких-либо ходатайств о проведении по делу экспертизы на предмет установления технологии изготовления указанной продукции в спорный период, ответчиком не заявлялось.

При указанных обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о доказанности использования ответчиком в спорый период исключительных прав истца на изобретение.

В силу п. п. 3 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При этом, приведенная норма не делает какого-либо исключения из порядка определения убытков, установленных общими нормами гражданского законодательства.

Статьей 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ).

В силу п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Недоказанность размера причиненного ущерба к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-правовую ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не отнесена. В случае установления факта причинения вреда имуществу суд не вправе отказать в его возмещении, ссылаясь на недоказанность истцом размера причиненного ущерба. Конкретный размер причиненного ущерба, подлежащий взысканию с причинителя вреда, должен быть определен судом.

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 июля 1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

Существенное значение для правообладателя патента, в данном случае имеет нарушение ответчиком исключительных прав на изобретение... Убытки (упущенная выгода) в данном случае выражаются в виде неполученного дохода, которые должен был бы получить истец при отсутствии нарушения со стороны ответчика.

Согласно п. 5.1. заключенного между сторонами лицензионного договора лицензионное вознаграждение ответчик выплачивается в виде комбинированного платежа: в виде комбинированного платежа в размере 100 000 руб, который уплачивается лицензиат лицензиару в месячный срок с даты подписания настоящего договора.

Пунктом 5.2. договора предусмотрено, что последующие платежи в форме роялти уплачиваются лицензиару в размер 16 % от продажной ценны продукции по лицензии, изготовленной лицензиатов, и его сублицензиатами.

Согласно справки АО "КОНЦЕРН "ЦНИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" от 23 февраля 2019 года Общество оплачивало в 2015 году АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" работы по изготовлению и поставке анизотропных одномодовых световодов, сохраняющих поляризацию излучения, в сумме 10 482 309, 80 руб.

Указанная справка принята судом апелляционной инстанции в качестве нового доказательства (ч.1 ст.327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку она определяет юридически значимые обстоятельства для разрешения данного спора, о чем вынесено соответствующее определение.

При данных обстоятельствах, учитывая, что судебной коллегией установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" в пользу Ероньяна В.А. убытков за период с 12 марта 2015 года по 14 октября 2015 года. При определении размера убытков, судебная коллегия учитывает полученный ответчиком за 2015 год доход за работы по изготовлению и поставке анизотропных одномодовых световодов в сумме 10 482 309, 80 руб. и размер роялти, установленный между сторонами в лицензионном соглашении 16 %.

Поскольку за 2015 год доход ответчика за работы по изготовлению и поставке анизотропных одномодовых световодов составил 10 482 309, 80 руб, за один меся такой доход составит 878 525, 90 руб. Соответственно за 1 день оплата составит 28 178, 25 руб. (10 482 309, 80 / 12 = 878 525, 90)

Таким образом размер убытков подлежащих взысканию с ответчика за период с 12 марта 2015 года по 14 октября 2015 года составит 991 874, 54 руб. ( (90 170, 4 (20 дней марта) + 838 584, 86 с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года) + 63 119, 28 руб. (14 дней апреля 2015 года).

Как следует из уточненного расчета истца, в размер убытков помимо упущенной выгоды он также просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

С требованием о возмещении убытков Ероньян В.А. обратился к ответчику 06 февраля 2018 года, в иске просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по октябрь 2018 года.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" в пользу Ероньяна В.А. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06 февраля 2018 года по октябрь 2018 года в размере 53 427, 90 руб.

В порядке статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 426,74 руб.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 11 декабря 2019 года отменить, принять по делу новое решение.

Исковые требования Ероньяна В. А. удовлетворить частично.

Взыскать с АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова" в пользу Ероньяна В. А. в счет возмещения убытков 991 874, 54 руб, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 53 472, 90 руб, расходы по оплате госпошлины в размере 13 426,74 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований Ероньяна В. А. - отказать.

Председательствующий:

Судьи: