Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15 сентября 2021 г. по делу N 8Г-17809/2021[88-22492/2021]

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Асатиани Д.В, судей Шостак Р.Н, Попова В.В, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Никитина Дмитрия Анатольевича, Кривошеева Антона Владимировича к закрытому акционерному обществу "Полимер" о нарушении исключительного права на полезную модель, по кассационной жалобе закрытого акционерного общества "Полимер" на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 года, заслушав доклад судьи Шостак Р.Н, выслушав объяснения представителей ответчика - Ломского С.М, Киселевой Л.П, действующих на основании доверенностей, адвоката Кретовой Е.В, действующей на основании ордера, поддержавших доводы кассационной жалобы, объяснения Кривошеева А.В, Никитина Д.А, их представителя - Филипповой Д.А, действующей на основании доверенностей, возражавших относительно доводов кассационной жалобы, изучив материалы дела,

УСТАНОВИЛА:

Никитин Д.А, Кривошеев А.В. обратились в суд с иском к закрытому акционерному обществу (далее - ЗАО) "Полимер" о нарушении исключительного права на полезную модель, в обоснование свои требований указав, что являются патентообладателями патента РФ N 186 869 на полезную модель "Дюбель путевой" с началом срока действия 6 февраля 2019 года (дата подачи заявки 11 сентября 2018 года). ЗАО "Полимер" с 2005 года осуществляет производство и реализацию дюбеля путевого, в 2019 году внес в конструкцию выпускаемого и реализуемого дюбеля ряд существенных изменений, что привело к изготовлению ответчиком продукции, в которой используется запатентованная истцами полезная модель. Ответчик производит и реализует запатентованную истцами полезную модель "Дюбель путевой" без каких-либо оснований. Истцы направили ответчику претензию, которая осталась без ответа. Истцы просят обязать ЗАО "Полимер" прекратить производство и реализацию продукции, изготовляемой с использованием полезной модели N 186 869 "Дюбель путевой".

Решением Электростальского городского суда Московской области от 23 сентября 2020 года в удовлетворении исковых требований Никитина Д.А, Кривошеева А.В. отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 года решение Электростальского городского суда Московской области от 23 сентября 2020 года отменено, принято новое решение, которым исковые требования Никитина Д.А, Кривошеева А.В. удовлетворены.

На ЗАО "Полимер" возложена обязанность прекратить производство о реализацию продукции "Дюбель пластмассовый", изготавливаемой с использованием полезной модели N 186 869 "Дюбель путевой".

В кассационной жалобе ЗАО "Полимер" просит отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 года, как незаконное, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения, возражений, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Такие нарушения допущены судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Судами установлено, что у Никитина Д.А, Кривошеева А.В. имеются исключительные права на полезную модель N 186 869 " Дюбель путевой" с датой приоритета полезной модели 6 февраля 2019 года.

ЗАО "Полимер" также обладает исключительными правами на полезную модель РФ N 113743 "Дюбель пластмассовый" с датой приоритета полезной модели 25 октября 2011 года.

Истцы ссылаются на то, что полезная модель N 186 869 " Дюбель путевой" использована в продукции Дюбель, изготавливаемой ЗАО "Полимер".

В опровержение доводов истцов ЗАО "Полимер" ссылается на переписку ООО "КСОП", являющегося дилером ЗАО "Полимер", с патентообладателями Никитиным Д.А, Кривошеевым А.В, которые, изучив претензию истцов, полагают, что техническое решение по их патенту, не совпадает с техническим решением дюбеля, поставляемого ЗАО "Полимер". Протоколы периодических испытаний, проводимых аккредитованным испытательным центром, не подтверждают факт нарушения патента.

Определением суда от 26 декабря 2019 года делу назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам АНО "Центр патентных экспертиз" и патентному поверенному ФИО20.

На экспертизу были представлены все материалы дела, дюбели, выпускаемые ЗАО "Полимер", с протоколами периодических испытаний дюбелей пластмассовых ЗАО "Полимер".

Согласно экспертному заключению АНО "Центр патентных экспертиз" представленные образцы устройства (дюбель, производимый и реализуемый ЗАО "Полимер") не содержат каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели РФ N 186869. Данный вывод сделан по причине отсутствия в объекте исследования двух признаков формулы полезной модели. Также представленные образцы устройства (дюбель, производимый и реализуемый ЗАО "Полимер") отличаются от полезной модели по патенту N 186869 наличием на наружной поверхности дюбеля ребер от выкручивания.

Согласно экспертному заключению патентного поверенного ФИО19. продукция "Дюбель", производимая и реализуемая ЗАО "Полимер" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели патент РФ N 186869 "Дюбель путевой".

Отказывая в удовлетворении исковых требований Никитина Д.А, Кривошеева А.В, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцами не представлено доказательств того, что выпускаемое ответчиком изделие Дюбель изготовлено на основании патента истцов, а правомерность выданного ответчику патента в установленном законом порядке не оспорена.

Отменяя решение суда первой инстанции, и принимая новое решение об удовлетворении исковых требований Никитина Д.А, Кривошеева А.В, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчиком при изготовлении продукции "Дюбель пластмассовый" используется полезная модель по патенту N 186 869, исключительным правом на который обладают истцы.

При этом суд апелляционной инстанции в основу своего решения положил заключение эксперта ФИО17, считая данное заключение надлежащим доказательством по делу, и одновременно отклонив заключение эксперта ФИО18А, которое в силу отсутствия у эксперта необходимой квалификации не может являться допустимым доказательством по делу.

С указанными выводами судов судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не может согласиться по следующим основаниям.

В силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим.

При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, юридически значимым обстоятельством для разрешения заявленного спора является факт использования ответчиком в производимой и реализуемой продукции "дюбель" каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Учитывая, что для установления указанного обстоятельства необходимы специальные познания, Электростальским городским судом Московской области от 26 декабря 2019 года была назначена судебная патентоведческая экспертиза, производство которой поручено экспертам АНО "Центр патентных экспертизы" и патентному поверенному ФИО16.

В соответствии с частью 1 статьи 79 ГПК Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Основаниями для назначения комиссионной экспертизы, как правило, является сложность в установлении обстоятельств и необходимость получения полных и объективных ответов на поставленные судом вопросы

Согласно статье 83 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания (часть 1).

Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и подписывают заключение (часть 2).

Эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия (часть 3).

В сопроводительном письме, составленном на бланке ООО "Центр правовых консультаций", к заключению патентной экспертизы по вопросу использования патента на полезную модель N 186869, генеральный директор ООО "Правовой центр консультаций", патентный поверенный Российской Федерации, евразийский патентный поверенный ФИО21 указал, что вынужден был проводить ознакомление с материалами дела самостоятельно, без представителя АНО "Центр патентных экспертиз", поскольку по ситуации на 31 августа 2020 года экспертная организация не определилась с кандидатурой конкретного эксперта, а с 5 сентября он находится в очередном отпуске, в случае организации совместной работы со специалистом готов вернуться к рассмотрению материалов дела (т. 2 л.д. 2).

Заключение экспертизы подписано патентным поверенным ФИО22 и скреплен округлой печатью ООО "Правовой центр консультаций" (т. 2 л.д. 3-5).

В силу части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда.

Между тем, оценивая критически заключение эксперта в области патентных экспертиз АНО "Центр патентных экспертиз", которому было поручено проведение судебной экспертизы, и принимая во внимание заключение патентного поверенного ФИО23, представленного юридическим лицом, которому проведение экспертизы не было поручено, судом апелляционной инстанции не приняты во внимание приведенные нормы гражданского процессуального закона и не учтено, что ни одна их указанных экспертиз не является дополнительной или повторной относительно другой, судом проведение экспертизы было поручено экспертам АНО "Центр патентных экспертизы" и патентному поверенному ФИО24, в связи с чем проведение исследования должно быть совместным, а заключение в случае общего вывода должно быть подписано экспертами, и только в случае, если между экспертами имеются разногласия по всем или отдельным вопросам, эксперту, несогласному с другими экспертами, предоставлено право дать отдельное заключение и только по вопросам, по которым возникли разногласия. При этом, как следует из письма генерального директора ООО "Правовой центр консультаций", патентного поверенного Российской Федерации, евразийского патентного поверенного ФИО25, совместно с АНО "Центр патентных экспертизы" назначенная судом экспертиза не проводилась.

В соответствии со статьей 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно части 1 статьи 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту.

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам (часть 2 статьи 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, учитывая, что назначенная судом патентоведческая экспертиза, производство которой поручено экспертам АНО "Центр патентных экспертизы" и патентному поверенному ФИО26, фактически не была проведена, представленные суду отдельные заключения составлены в отсутствие совместного исследования и содержат противоположные выводы, а также, что для разрешения заявленного спора необходимы специальные познания, которыми суд не обладает, суду надлежало разрешить вопрос о назначении по делу дополнительной или повторной судебной экспертизы, что не было сделано.

В связи с изложенным судебная коллегия приходит к выводу, что допущенные судом нарушения норм права являются существенными, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов сторон, в связи с чем находит подлежащим отмене апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 года с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом апелляционном рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и рассмотреть дело в апелляционном порядке в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и требованиями закона.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 15 марта 2021 года отменить, направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда.

Председательствующий

Судьи