Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 ноября 2004 г. N А56-6801/04 Дело по иску ЗАО к ГУП и ООО о признании проекта, разработанного ГУП, перевыпуском проекта ЗАО, и о запрете использования ГУП указанного проекта направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не была исследована совокупность обстоятельств недобросовестного использования ответчиками до даты приоритета тождественного решения, созданного по чертежам истца, а также возможное наличие возмездного расширенного объема использования изобретения после даты приоритета, явившихся условием удовлетворения требований истца

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 4 ноября 2004 г. N А56-6801/04

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Коняевой Е.В., судей Рудницкого Г.М. и Сергеевой И.В., при участии от ЗАО "НПЦ "Технология и эффективность" генерального директора Абрамова Ю.В. (решение общего собрания от 27.02.04 N 5), Нилова И.Н. (доверенность от 21.07.04), Шкодских В.Н. (доверенность от 27.02.04), от ООО "Информтехнология" Богуненко А.П. (доверенность от 21.10.03), Гончаренко А.А. (доверенность от 04.05.04),

рассмотрев 03.11.04 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Информтехнология" на решение от 19.04.04 (судья Калинина Л.М.) и постановление апелляционной инстанции от 27.07.04 (судьи Алексеев С.Н., Гайсановская Е.В., Полубехина Н.С.) Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-6801/04,

установил:

Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Технология и эффективность" (далее - ЗАО "НТЦ "Техноэф") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к федеральному государственному унитарному предприятию "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" (далее - ФГУП "Ленаэропроект") и обществу с ограниченней ответственностью "Информтехнология" (далее - ООО "Информтехнология") с требованиями:

признать проект башен "Н=21", разработанный ФГУП "Ленаэропроект", чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263), чертеж 480-КМД-5, перевыпуском проекта ЗАО "НПЦ "Техноэф", чертеж НПЦ-Н21.1245.00.00.СБ;

запретить ФГУП "Ленаэропроект" использование проекта, чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263), чертеж 480-КМД-5, для изготовления и монтажа продукции по данному проекту;

запретить ООО "Информтехнология" использование проекта, чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263), чертеж 480-КМД-5, изготовление башен по нему и монтаж.

Решением от 19.04.04 исковые требования удовлетворены полностью.

Постановлением апелляционной инстанции от 27.07.04 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Информтехнология" просит отменить принятые по делу судебные акты и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Податель жалобы указывает на необоснованность вывода суда о нарушении прав истца как патентообладателя ввиду того, что истцом запатентована не сама проектная документация, а отличительные признаки, использующиеся при проектировании изделий данного типа, и вывода о незаконности производства ответчиком - ФГУП "Ленаэропроект" - чертежей, так как сравнительное исследование чертежей не проводилось.

ООО "Информтехнология" указывает в жалобе на неправомерный отказ суда в проведении экспертизы со ссылкой на отсутствие технической документации ответчиков.

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "НТЦ "Техноэф" просит оставить в силе принятые по делу судебные акты, а в удовлетворении жалобы отказать.

В судебном заседании представитель ООО "Информтехнология" поддержал доводы жалобы, а представитель ЗАО "НТЦ "Техноэф" против ее удовлетворения возразил.

ФГУП "Ленаэропроект" надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако своего представителя в суд не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ЗАО "НТЦ "Техноэф" и ООО "Информтехнология" 10.08.99 заключен договор N НПЦ-130 на создание (передачу) научно-технической продукции.

Согласно пунктам 1.1. и 2.1. договора (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 20.08.99) ЗАО "НТЦ "Техноэф" обязалось выполнить работы по изготовлению башни высотой Н=21м (зав. N 12) с универсальной верхней площадкой под прямоугольный фундамент контейнера для вращающейся антенны "Радуга" ("Кемь") в соответствии с требованиями чертежа НПЦ-Н21.1245.00.00.СБ.

Ссылаясь на то, что ООО "Информтехнология" нарушило условия пунктов 1.5. и 5.1. договора от 10.08.99 N НПЦ-130 и передало чертеж ФГУП "Ленаэропроект", который разработал свой проект башни - чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263) и чертеж 480-КМД-5, полностью копирующий чертеж истца, ЗАО "НТЦ "Техноэф" обратилось с иском в суд, полагая при этом, что ответчиками нарушены права истца на изобретение, защищенные патентом.

Удовлетворяя требования истца, суд исходил из того, что ответчики не доказали, что проект башни, чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263) и чертеж 480-КМД-5, были выполнены для ФГУП "Ленаэропроект" по договору подряда от 01.07.99 N 2378 с закрытым акционерным обществом "ВНИИРА-ОВД", а также то, что ООО "Информтехнология" не получало от истца чертеж НПЦ-Н21.1245.00.00.СБ.

Суд указал на то, что ООО "Информтехнология" нарушило пункты 1.5. и 5.1. договора от 10.08.99 N НПЦ-130, передав техническую документацию закрытому акционерному обществу "Завод металлоконструкций" (далее - ЗАО "Завод металлоконструкций") для изготовления башен без согласования с ЗАО "НТЦ "Техноэф".

Установив тождество между чертежами истца и ответчиков, суд пришел к выводу о том, что чертежи ФГУП "Ленаэропроект" были выполнены незаконным способом, и вследствие этого ответчик не является добросовестным пользователем созданного независимо от истца проекта.

Апелляционная инстанция полностью согласилась с выводами суда.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судебных инстанций не достаточно обоснованы и основываются на неправильном применении норм материального права.

В соответствии со статьей 3 Патентного закона права на изобретение охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение.

Из материалов дела следует, что ЗАО "НТЦ "Техноэф" обладает патентом N 2178050 на изобретение с приоритетом от 28.03.01: "Способ изготовления и монтажа решетчатой металлической башни для размещения блока с вращающимися рабочим оборудованием и решетчатая металлическая башня".

ООО "Информтехнология" заключило с истцом договор от 10.08.99 N НПЦ-130 на изготовление башни высотой Н=21м (зав. N 12) с универсальной верхней площадкой под прямоугольный фундамент контейнера для вращающейся антенны "Радуга" ("Кемь") в соответствии с требованиями чертежа НПЦ-Н21.1245.00.ООСБ, являвшегося частью договора.

Из материалов дела усматривается, что в дальнейшем предмет договора от 10.08.99 N НПЦ-130 был изменен дополнительным соглашением от 24.11.2000 N 6. ЗАО "НТЦ "Техноэф" обязалось изготовить башню Н=31м с универсальной верхней площадкой под прямоугольный фундамент контейнера для вращающейся антенны в соответствии с требованиями чертежа НПЦ-Н31.1255.00.00СБ.

Как следует из пункта 1.5. договора от 10.08.99 N НПЦ-130, полученная научно-техническая продукция является собственностью заказчика - ООО "Информтехнология". Заказчик не вправе ее тиражировать или передавать друг другу юридическим или физическим лицам без согласия ЗАО "НТЦ "Техноэф" и определения ему согласованного вознаграждения.

Поскольку научно-технической продукцией по договору от 10.08.99 N НПЦ-130 является башня Н=31м, указанные ограничения распространяются только на производство и монтаж ответчиком подобных конструкций без согласия истца.

В связи с тем, что требование истца предъявлено также в отношении использования запатентованного изобретения в чертежах, ссылка истца и суда на данный пункт договора является обоснованной лишь в указанной выше части.

Ссылка же истца и суда на пункт 5.1 договора является неправомерной, поскольку в договоре стороны не указали, что отнесено к коммерческой тайне.

В соответствии со статьей 14 Патентного закона патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения патента. В связи с этим требования истца могут быть рассмотрены к обоим ответчикам по существу исходя из норм патентного законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

При этом согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Поскольку для толкования формулы изобретения, запатентованного истцом, использовалось описание формулы, установление тождественности технических решений должно осуществляться по правилам пункта 2 статьи 10 Патентного закона путем сравнения описания, содержащего признаки изобретения, приведенных в независимых пунктах формулы изобретения, чертежа, изготовленного ФГУП "Ленаэропроект", и продукта, изготовленного с использованием изобретения истца.

Очевидно, что для проведения такого сравнения необходимо наличие специальных познаний.

В связи с указанным выше вывод суда о тождественности чертежей истца и ответчиков без проведения соответствующей экспертизы следует признать неправомерным, поскольку он не соответствует патентному законодательству.

Суд правомерно указал на необходимость применения в настоящем деле статьи 12 Патентного закона, так как отношения между сторонами возникли до получения патента на изобретение.

Согласно указанной статье любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Условием удовлетворения требований истца на основании статьи 12 Патентного закона является, таким образом, наличие обстоятельств недобросовестного использования ответчиками до даты приоритета тождественного решения, созданного по чертежам истца, а также возможное наличие возмездного расширенного объема использования изобретения после даты приоритета.

Указанная совокупность обстоятельств не была установлена судом, что исключает возможность удовлетворения также требований истца о запрете ответчикам использовать проект, чертеж 19448/1И2КМ (инв. 263263), чертеж 480-КМД-5, изготовление башен по нему и монтаж.

При новом рассмотрении суду надлежит учесть вышеизложенное и принять законное решение на основании правильного применения норм материального права и полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение от 19.04.04 и постановление апелляционной инстанции от 27.07.04 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-6801/04 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Председательствующий Судьи

Е.В.Коняева Г.М.Рудницкий

И.В.Сергеева