Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 августа 2007 г. N Ф04-5565/2007(37276-А45-28) При новом рассмотрении дела об использовании товарного знака суду необходимо выяснить, тождественен ли товарный знак, используемый истцом, знаку, используемому ответчиком, кроме того, следует разрешить вопрос о приоритете товарного знака (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 23 августа 2007 г. N Ф04-5565/2007(37276-А45-28)
(извлечение)

Клада Венчурс Лимитед (KLADA VENTURES LIMITED) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МедСибФармация" (далее - ООО "МедСибФармация") об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака и взыскании 5000000 рублей денежной компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением от 25.01.2007 Арбитражногог суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 23.04.2007, в иске отказано.

В кассационной жалобе Клада Венчурс Лимитед просит принятые судебные акты отменить, как вынесенные с нарушением норм материального и процессуального права, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, решение принято с недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Клада Венчурс Лимитед полагает противоречащим закону вывод суда об отсутствии оснований для претензий со стороны истца на взыскание компенсации за нарушение своих прав посредством использования обозначений, зарегистрированных в качестве товарного знака, в связи с наличием в нем сочетаний цифр.

Основанием к отмене судебных актов заявитель считает неприменение судом подлежащих применению норм подпунктов 1, 2 статьи 46 Федерального Закона от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках".

По утверждению Клада Венчурс Лимитед, истец является обладателем товарного знака "36 сердечко 6" N 258211, а так же других товарных знаков - N 275241 и N 248329, содержащих охраняемые элементы "36" и "6".

Заявитель указывает на наличие в товарных знаках и обозначениях, используемых ООО "МедСибФармация", тождественного с семантической точки зрения элемента "36 6" ("36,6"), что делает их сходными до степени смешения в целом.

Клада Венчурс Лимитед считает, ошибочным вывод суда о том, что в перечне товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак заявителем, не указана розничная торговля и услуги по продаже фармацевтических товаров.

Кроме того, заявитель утверждает, что наличие нескольких регистрации с элементом "36 и 6", зарегистрированных на имя одного и того же правообладателя, дает основание говорить о единственном правообладателе на указанные товарные знаки в сфере предоставления услуг по продаже фармацевтических товаров и средств медицинского назначения. Поэтому использование в аптеках ООО "МедСибФармация" обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца нарушает права и интересы Клада Венчурс Лимитед.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "МедСибФармация" указало, что считает кассационную жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению, обжалуемые судебные акты просит оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Представители Клада Венчурс Лимитед в заседании суда кассационной инстанции поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить решение и постановление апелляционной инстанции, и направить дело на новое рассмотрение.

Представители ООО "МедСибФармация" в заседании суда кассационной инстанции поддержали доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, материалы дела, проверив в соответствии со статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции считает их подлежащими отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Клада Венчурс Лимитед согласно свидетельству N 258211 является правообладателем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 04.11.2003 с приоритетом от 13.01.2003, в виде обозначения, содержащего элемент "36 сердечко 6", а также других товарных знаков - N 275241 и N 248329, содержащих охраняемый элемент "36 сердечко 6" в отношении указанных в них 1, 3, 5, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-26, 28, 35, 39, 41, 42, 44, 45 классов товаров и услуг восьмой редакции Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ).

Полагая, что ООО "МедСибФармация" без разрешения правообладателя используют в наружном оформлении четырех аптек, расположенных по адресам: город Новосибирск, Красный пр., 24; Красный пр., 161; ул. Б.Богаткова, 248А; улица Кошурникова, 45/1, обозначения "36,6", сходное с товарным знаком Клада Венчурс Лимитед, истец обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд пришел к выводу о недоказанности факта использования ответчиком товарного знака Клада Венчурс Лимитед в том виде, в котором данный знак зарегистрирован им. Кроме того, суды не сочли использование спорного обозначения нарушением прав истца.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы Арбитражного суда Новосибирской области сделаны по неполно исследованным обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, при выполнении работ, оказанию услуг и т.д.

Исходя из положений названной статьи, суду необходимо было, во-первых, сравнить товарный знак и используемое ответчиком обозначение; во-вторых, определить объем правовой охраны товарного знака; в-третьих, установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

Оценивая объем охраны товарного знака, суды сослались на то, что в перечень услуг и товаров, в отношении которых у истца имеется исключительное право на использование товарного знака, не указана розничная торговля и услуги по продаже фармацевтических препаратов и средств медицинского назначения. Между тем в свидетельствах на товарный знак указываются родовые понятия (термины), охватывающие несколько видов деятельности, и, кроме того, классификация товаров и услуг в соответствии со статьей 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 не имеет решающего влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Таким образом, суду необходимо установить используется ООО "МедСибФармация" спорное обозначение в отношении деятельности и услуг, однородных или не однородных указанным в свидетельстве на товарный знак истца.

Кроме того, суду необходимо проверить воспроизводится ли в обозначениях, используемых для индивидуализации принадлежащих ООО "МедСибФармация" аптек, товарный знак Клада Венчурс Лимитед в измененном виде в качестве доминирующего элемента или нет. Какую максимальную смысловую нагрузку несет и тождественен ли чужому товарному знаку. Имеется ли сходство по фонетическому и семантическому признакам.

Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в деятельности другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между Клада Венчурс Лимитед и ООО "МедСибФармация". Согласно статье 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия подлежат запрету.

Вместе с тем, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Вопросы о начале использования спорного обозначения, как истцом, так и ответчиком и основаниях его использования судом не исследовались.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что выводы суда сделаны по не полно установленным обстоятельствам дела, что, в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является основанием для отмены решения от 25.01.2007 и постановление апелляционной инстанции от 23.04.2007 Арбитражного суда Новосибирской области, и направления дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела, суду следует устранить допущенные нарушения, дать надлежащую правовую оценку обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения данного спора, распределить судебные расходы, в том числе государственную пошлину за рассмотрение кассационной жалобы и разрешить спор в соответствии с нормами материального и процессуального права, подлежащими применению в данном случае, после чего принять решение по спору, отвечающее требованиям статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, постановил:

решение от 25.01.2007 и постановление апелляционной инстанции от 23.04.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-9990/06-15/254 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.