Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 октября 2007 г. N Ф04-7554/2007(39648-А45-17) Отказывая в иске о признании недействительным заключенного между ответчиками лицензионного договора, суд исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации патентным органом, вследствие чего нарушений действующего законодательства допущено не было, а также пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 30 октября 2007 г. N Ф04-7554/2007(39648-А45-17)
(извлечение)

Открытое акционерное общество "Катализатор" (далее - Общество) обратилось с иском к закрытому акционерному обществу "Холдинговая Катализаторная Компания" (далее - Компания) и открытому акционерному обществу "Алтайская краевая расчетная палата" (далее - Палата):

- о признании заключенного между ответчиками лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004 за N 20483/04 (далее - лицензионный договор), недействительным по признаку ничтожности;

- о запрете Палате изготовления, применения, продажи, внесения предложений о продаже, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту N 2148430 (далее - катализатор);

- об обязании Палаты возвратить Компании по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору;

- об обязании Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации договора в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Решением от 22.02.2007 (судья Г.) в иске отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.08.2007 (судьи Р., К., Л.) решение отменено и принято новое. Удовлетворены исковые требования о признании недействительным лицензионного договора по признаку ничтожности, признания незаконным введения Компанией в гражданский оборот катализатора, запрете Палате введения в гражданский оборот катализатора и обязании Палаты возвратить Компании ноу-хау и знания для выпуска продукции. Производство по требованиям об обязании Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, внесении соответствующей записи в государственный реестр и опубликовании сведений об аннулировании записи о регистрации договора в официальном бюллетене Роспатента прекращено.

Заявитель в кассационной жалобе просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и отказать в иске. В качестве оснований для отмены судебного акта указывает на отсутствие при признании лицензионного договора недействительным указания судом на то, какой норме права не соответствует договор. Оспаривает вывод суда о ничтожности договора. Признавая незаконным введение в гражданский оборот катализатора, суд не учел, что предметом спора по настоящему делу является не катализатор как товар, а права по использованию патента N 2148430. Указывает на неприменение закона, подлежащего применению - статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку имеется вступивший в законную силу судебный акт по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям. Полагает неправильным применение судом положений статьи 138 Гражданского кодекса Российской Федерации вне связи со статьей 13 Патентного закона. Обращает внимание на то, что, обязав Палату возвратить Компании ноу-хау и знания для выпуска продукции, суд апелляционной инстанции вышел за пределы рассмотрения дела, установленные статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данное требование не было предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Истец в отзыве на кассационную жалобу, ссылаясь на несостоятельность доводов заявителя, просит оставить без изменения обжалуемое постановление как законное.

В судебном заседании представители поддержали каждый свои доводы, изложенные в жалобе и в отзыве на нее.

Рассмотрев материалы дела, проверив законность и обоснованность принятых по нему судебных актов, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемое постановление подлежит отмене, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 28.09.1999 Роспатентом был зарегистрирован патент N 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования", обладателем которого являлся правопредшественник ответчика - Компании.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.01.2006 по делу N А45-16490/05-37/440, вступившим в законную силу, истец признан вторым патентообладателем на указанное изобретение с 28.09.1999, с момента подачи заявки N 99120302. Одновременно патент на изобретение признан недействительным в части перечня патентообладателей. Соответствующее сообщение о признании акционерного общества (истца) патентообладателем было опубликовано 10.07.2006 в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели" N 19.

Компания (лицензиар) и Палата (лицензиат) заключили лицензионный договор (зарегистрирован в Роспатенте 23.11.2004 за N 20483/04), согласно которому лицензиар является по договору уступки владельцем патента N 2148430 по заявке N 99120302/04 с приоритетом от 28.09.1999, касающегося катализатора для дегидрирования углеводородов и способа его получения, а также ноу-хау и знаний по их изготовлению.

При этом лицензиар предоставил на срок действия договора за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, ноу-хау и знаний для выпуска продукции по лицензии, а также предоставлено неисключительное право на изготовление, предложение к продаже и продажу на территории Российской Федерации и за рубежом продукции по лицензии. Документация, необходимая для изготовления катализатора, передана лицензиату по акту.

Срок действия договора определен в 1 год. Зарегистрированным 15.11.2005 изменением к договору срок действия договора продлен до 31.12.2010.

С момента заключения настоящего договора Палата поставляет катализатор на предприятия, входящие в систему ОАО "СИБУР-Холдинг", по сведениям последнего изготавливало катализатор ЗАО "Алтайлюминофор".

Полагая, что размещение расчетной палатой заказа на изготовление катализатора в ЗАО "Алтайлюминофор" осуществлено в нарушение пунктов 1.1. и 10.1. договора и считая заключенный ответчиками лицензионный договор ничтожной сделкой, истец обратился с настоящим иском в суд.

Исковые требования мотивированы нарушением порядка использования изобретения N 2148430, по которому истец является вторым патентообладателем. По мнению истца, порядок использования изобретения, которое имеет нескольких патентообладателей, должен быть определен в лицензионном договоре. Заключенный ответчиками договор считает ничтожной сделкой, противоречащий пункту 1 статьи 10 и пункту 1 статьи 13 Патентного закона.

Первый ответчик (Компания) иск признал полностью. Пояснил, что с 29.09.1999 лицензионный договор Компанией с истцом не заключался.

Второй ответчик считает оспариваемую сделку законной, поскольку на момент ее заключения имелся один патентообладатель. Права истца возникли на основании судебного акта, о существовании которого ответчики предполагать не могли. Катализатор в гражданский оборот не вводился, поэтому нельзя признать незаконным действие, которого не было. Требование о запрете введения в гражданский оборот катализатора не может быть рассмотрено по существу в силу положений статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Истец не вправе требовать возврата ноу-хау, поскольку не обладает субъективным правом по этому требованию (не обладал этим правом). Роспатент не привлечен в качестве ответчика, поэтому требования к нему не обоснованны.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации Роспатентом, вследствие чего Роспатентом не было допущено нарушений действующего законодательства. Пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца и не использовании обоими патентообладателями (истцом и первым ответчиком) такого способа защиты своих прав как расторжение оспариваемого договора или его изменение в связи с установлением второго патентообладателя.

Отменяя решение, апелляционная инстанция указала на нарушение судом процессуальных норм, так как он рассмотрел первоначально заявленные исковые требования вместо уточненных. Пересматривая решение по существу, сочла оспариваемую сделку противоречащей пункту 1 статьи 10, пункту 1 статьи 13, статье 29 Патентного закона и статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признавая сделку недействительной, указала на нарушение оспариваемой сделкой прав истца на получение денежного вознаграждения.

Прекращая производство в части требований об обязании Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, внесении соответствующей записи в государственный реестр и опубликовании сведений об аннулировании записи о регистрации договора в официальном бюллетене Роспатента, суд апелляционной инстанции указал на отсутствие между истцом и Роспатентом процессуального правоотношения и отказ истца от названных требований на стадии апелляционного производства.

Вместе с тем, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания сделки - лицензионного договора ничтожной в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае представляются более убедительными с учетом баланса интересов сторон и избранного ими способа защиты своих прав, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки у истца отсутствовали какие-либо права на патент, а Палата добросовестно использовала права и выполняла обязанности по договору.

Учитывая изложенное, выводы суда апелляционной инстанции, содержащиеся в обжалуемом постановлении, нельзя признать соответствующими фактическим обстоятельствам и указанным выше нормам материального права, что является основанием для отмены этого судебного акта, тогда как доводы заявителя заслуживают внимание и оснований для отмены или изменения принятого по делу решения, являющегося обоснованным и законным, не усматривается.

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

постановление апелляционной инстанции от 20.08.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19210/06-37/532 отменить и оставить в силе решение от 22.02.2007 этого же суда по этому делу.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.