Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 марта 2008 г. N Ф09-387/08-С6 Суд отказал во взыскании с ответчика вознаграждения по лицензионному договору о предоставлении исключительного права на использование товарного знака, поскольку до государственной регистрации лицензионного договора ответчик был лишен возможности использовать весь комплекс предоставленных по договору коммерческой концессии исключительных прав, в связи с чем обязанности по уплате вознаграждения по спорному договору у общества не возникло (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 24 марта 2008 г. N Ф09-387/08-С6

ГАРАНТ:

См. дополнительную информацию к настоящему постановлению

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего, судей,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ" (далее - общество "НВЦ "Катализ") на решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.09.2007 по делу N А60-14399/2007 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2007 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "НВЦ "Катализ" - Малкиман В.И., директор (протокол заседания совета учредителей от 23.11.2001 N 6); Коваленко Л.Н. (доверенность от 18.02.2008 N 2-Д); Голубева Л.П. (доверенность от 05.06.2007 N 5).

Общество "НВЦ "Катализ" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002" (далее - общество "Техметалл-2002") о взыскании 1323483 руб. 87 коп. задолженности по лицензионному договору о предоставлении исключительного права на использование товарного знака.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уменьшил размер исковых требований, просил взыскать 1048387 руб. 09 коп. задолженности, образовавшейся за период с 24.01.2007 по 25.05.2007.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.09.2007 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2007 решение оставлено без изменения.

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, общество "НВЦ "Катализ" просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на нарушение судами положений ст. 309, 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела. При этом заявитель указывает на то, что условия выдачи лицензии на товарный знак определяются самостоятельным договором (лицензионным договором о предоставлении исключительного права на использование товарного знака). По мнению истца, им представлены суду доказательства использования ответчиком в спорный период прав по товарному знаку N 176877 без какой-либо связи с правами на изобретение N 2059429, в связи с чем общество "НВЦ "Катализ" считает необоснованными выводы судов о зависимости оплаты по лицензионному договору на товарный знак от регистрации лицензионного договора на изобретение.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и подтверждено материалами дела, 23.03.2006 обществом "НВЦ "Катализ" (правообладатель) и обществом "Техметалл-2002" (пользователь) заключен договор коммерческой концессии N 1К-2006, в соответствии с условиями которого правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности: права на объекты авторского права, на охраняемую в режиме Ноу Хау коммерческую информацию, деловую репутацию, право на товарный знак, право на изобретение и на иные результаты интеллектуальной деятельности, перечисленные в приложении N 1 к договору.

Согласно п. 3.1.2 и 3.1.3 договора коммерческой концессии общество "НВЦ "Катализ" (правообладатель) обязано выдать обществу "Техметалл-2002" лицензию на товарный знак, зарегистрированный за правообладетелем по свидетельству N 176877, и изобретение, зарегистрированное по патенту N 2059429, на условиях, определенных в самостоятельных договорах.

Во исполнение указанного договора сторонами 18.04.2006 заключены лицензионные договоры о предоставлении исключительного права на использование товарного знака и о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429.

В соответствии с п. 7.1 лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование товарного знака и п. 14.1 лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 названные договоры вступают в силу с даты их регистрации в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование товарного знака зарегистрирован в Роспатенте 23.01.2007.

Договор о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 зарегистрирован в Роспатенте 25.05.2007.

Согласно п. 4.2, 4.3 лицензионного договора от 18.04.2006 о предоставлении исключительного права на использование товарного знака в качестве встречного удовлетворения за предоставление предусмотренных договором прав ответчик обязался уплачивать истцу лицензионные платежи в виде текущих ежемесячных отчислений (роялти) в размере 3% (с учетом НДС) от стоимости объема продаж.

Общество "НВЦ "Катализ", полагая, что обязанность по уплате лицензионного платежа по договору о предоставлении исключительного права на использование товарного знака наступила с даты его регистрации, то есть с 23.01.2007, и ссылаясь на неисполнение обществом "Техметалл-2002" данных обязательств, обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что из условий заключенных сторонами лицензионных договоров от 18.04.2006, а также условий договора коммерческой концессии от 23.03.2006 N 1К-2006 следует, что платежи по лицензионным договорам являются составной частью вознаграждения за пользование лицензиатом (обществом "Техметалл-2002") всем комплексом исключительных прав и выплачивается в размере и на условиях, установленных разделом 4 договора коммерческой концессии от 23.03.2006 N 1К-2006, заключенного сторонами.

Как усматривается из п. 4.3 договора коммерческой концессии от 23.03.2006 N 1К-2006, вознаграждения за право использования исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 176877 и за право пользования исключительными правами на изобретение по патенту N 2059429 входят составной частью в платеж по п. 4.1 договора коммерческой концессии и определяются согласно условиям соответствующих лицензий.

Обязанность по уплате вознаграждения по данному договору возникает с даты регистрации лицензионных договоров (п. 4.5 указанного договора).

Согласно ст. 27 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", ст. 13 "Патентного закона Российской Федерации" от 23.09.1992 N 3517-1 лицензионные договоры на использование товарного знака и использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионные договоры считаются недействительными.

Судами установлено, что регистрация лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 произведена в Роспатенте 25.05.2007.

Учитывая, что условиями договора коммерческой концессии предусмотрено предоставление обществу "Техметалл-2002" принадлежащих истцу исключительных прав в их комплексе, и принимая во внимание, что указанные права могут быть предоставлены ответчику как комплекс в полном объеме только после исполнения правообладателем своих обязанностей, предусмотренных договором коммерческой концессии, по передаче пользователю лицензий на товарный знак и изобретение, суды пришли к обоснованному выводу о том, что до государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 ответчик был лишен возможности использовать весь комплекс предоставленных по договору коммерческой концессии исключительных прав, в связи с чем обязанности по уплате вознаграждения по спорному договору у общества "Техметалл-2002" не возникло.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований общества "НВЦ "Катализ" о взыскании вознаграждения по лицензионному договору о предоставлении исключительного права на использование товарного знака за период с 24.01.2007 по 25.05.2007 отказано правомерно.

Нарушений судами положений ст. 309, 575 Гражданского кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции не установлено.

Доводы общества "НВЦ "Катализ" о том, что условия выдачи лицензии на товарный знак определяются самостоятельным договором без какой-либо связи с правами на изобретение, в связи с чем выплата вознаграждения по лицензионному договору на товарный знак не зависит от регистрации лицензионного договора на изобретение, направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций, что в силу положений ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

С учетом изложенного оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.09.2007 по делу N А60-14399/2007 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2007 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ" - без удовлетворения.