Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 августа 2008 г. N А60-3391/2008-С7 Суд удовлетворил требование об обязании общества прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель, поскольку охраняемый патентом объект интеллектуальной собственности был использован в проданном ответчиком товаре (извлечение)

Решение Арбитражного суда Свердловской области
от 27 августа 2008 г. N А60-3391/2008-С7

Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2008 г.

Полный текст решения изготовлен 27 августа 2008 г.

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи,

рассмотрел в судебном заседании дело N А60-3391/2008-С7 по иску Закрытого акционерного общества "Уралкабель" к Закрытому акционерному обществу "Режевской кабельный завод", третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора: Будылин А.В., о пресечении действий, нарушающих исключительное право на полезную модель,

при участии в судебном заседании:

от истца: Скутина Е.В., представитель по доверенности N 18-04-6 от 09.01.08 г., Ходырева В.Т., представитель по доверенности N 14-04-134 от 25.03.08 г., Иванова О.Н., представитель по доверенности N 18-04-135 от 25.03.08 г.

от ответчика: Новиков Д.В., представитель по доверенности N 081/01 от 01.04.08., Дживаров И.Д., представитель по доверенности N 10/04 от 03.04.08 г.

от третьего лица: Новиков Д.В., представитель по доверенности 66Б N 385403 от 25.04.08 г.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о пресечении действий ЗАО "Режевской кабельный завод", нарушающих исключительное право истца на полезную модель, запретив ответчику использование полезной модели N 30459 путем введения в гражданский оборот термоэлектродного кабеля марки КМТВ М.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что является обладателем патента РФ N 30459 на полезную модель "Термоэлектродный кабель (варианты)" с приоритетом от 04.01.03 Ответчик без разрешения патентообладателя изготавливает, предлагает к продаже и продает термоэлектродный кабель, в производстве которого использовано техническое решение, охраняемое патентом N 30459.

В судебном заседании 14.05.08 г. истец представил письменное заявление об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит обязать ЗАО "Режевской кабельный завод" прекратить нарушение патента N 30459 путем ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей термоэлектродного кабеля марки КМТВ М, в котором использована запатентованная полезная модель N 30459.

В судебном заседании 27.08.08 истец, уточнив исковые требования, просит обязать Закрытое акционерное общество "Режевской кабельный завод" прекратить нарушение исключительного права Закрытого акционерного общества "Уралкабель" на полезную модель "Термоэлектродный кабель (варианты)" по патенту N 30459 по пункту 1 формулы полезной модели, путем ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей термоэлектродного кабеля марки КМТВ М, в котором используется полезная модель по патенту N 30459 (по пункту 1 формулы полезной модели).

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что в производимом им кабеле КМТВ М не используется техническое решение, охраняемое принадлежащим истцу патентом N 30459; производство кабеля КМТВ М осуществляется с применением запатентованной Будылиным А.В. полезной модели; истец не представил надлежащих доказательств производства, предложения к продаже и продажи ответчиком кабеля, в производстве которого использовано техническое решение, охраняемое патентом N 30459.

Третье лицо Будылин А.В. возражает против удовлетворения иска и поддерживает доводы ответчика.

Определением от 02.06.08 была назначена судебная экспертиза на предмет установления факта использования ответчиком признаков полезной модели по патенту N 30459 при производстве кабеля марки КМТВ М и производство по делу приостановлено. Определением от 31.07.08 производство по делу возобновлено в связи с получением результатов экспертизы.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:

Истец является патентообладателем в отношении полезной модели "Термоэлектродный кабель (варианты)" согласно патенту на полезную модель N 30459 с приоритетом 04.01.03.(зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.06.03).

Истец считает, что его исключительные права патентообладателя на полезную модель нарушены ответчиком, изготавливающим и предлагающим к продаже термоэлектродный кабель КМТВ М, в котором использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 30459 формулы полезной модели (по пункту 1 формулы).

Истцом в материалы дела представлен документ: "Формула полезной модели к патенту (19) RU (11) 30459 (13)U", согласно пункту 1 которого патентом охраняется термоэлектродный кабель, содержащий, по меньшей мере, одну пару изолированных друг от друга жил, выполненных из токопроводящих материалов с различным удельным сопротивлением, одна из жил выполнена из меди, а другая из констатана, при этом жилы между собой скручены и размещены под поливинилхлоридной оболочкой, отличающийся тем, что между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка.

В исковом заявлении истец указывает, что в ходе осуществления маркетинговых исследований им было обнаружено, что ЗАО "Режевской кабельный завод" изготавливает и предлагает к продаже термоэлектродный кабель марки КМТВ М, конструкция которого охраняется принадлежащим истцу патентом N 30459. В подтверждение указанных обстоятельств истец ссылается на приобретение у ответчика 25.12.07. кабеля марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5., в конструкции которого, по мнению истца, ответчиком использован каждый признак полезной модели, охраняемой патентом N 30459 (по пункту 1 формулы полезной модели), а также на предложение ответчиком кабеля этой марки к продаже путем размещения информации в феврале 2008 года на официальном сайте ЗАО "Режевской кабельный завод": http://rezhcabl. Ru/product/kabeli termo/termo/document192/ и на иных сайтах, в частности:http://www b2b-energo.ru/firm view_ firm. html?Id=3165, и в октябре 2007 года в статье: "Режкабель"- Вы измеряете температуру нашими проводами", опубликованной в журнале "Кабель-nevs" N 10 за 2007 год.

Истец указывает, что образец приобретенного 25.12.07. кабеля им был передан в Уральскую Торгово-Промышленную Палату на экспертизу, по результатам которой экспертами было установлено, что формула полезной модели (по пункту 1), охраняемая патентом N 30459, использована в продукции, переданной на экспертизу.

Ответчик ссылается на то, что с 2005 года выпускает кабель марки КМТВ М, в котором не используются признаки независимой части формулы полезной модели по патенту N 30459 (по пункту 1 формулы).

В подтверждение указанного обстоятельства ответчик представил заключение Некоммерческого Партнерства Патентных Поверенных "Новация" от 18.04.2008 г., согласно которому первый независимый пункт формулы полезной модели по свидетельству N 30459 "Термоэлектродный кабель (варианты)" не используется ЗАО "Режевской кабельный завод" в кабеле КМТВ М.

Определением от 02.06.08. была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено главному эксперту ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" Оборину Б.С. На разрешение экспертизы поставлен вопрос о том, использован ли в кабеле, представленном истцом (образец N 1), и в кабеле, представленном ответчиком (образец N 2), каждый признак полезной модели по патенту N 30459 по пункту первому формулы полезной модели к патенту или эквивалентные им признаки. Для проведения экспертизы эксперту был передан кабель, представленный в материалы дела истцом (по утверждению истца, приобретенный у ответчика 25.12.07.), и образец кабеля, представленного ответчиком (по утверждению ответчика, именно такой кабель марки КМТВ М им изготавливается с 2005 года и по настоящее время).

Экспертом в заключении от 30 июля 2008 года сделан вывод о том, что образец кабеля, представленного истцом, содержит каждый признак первого пункта формулы полезной модели "Термоэлектродный кабель (варианты)" к патенту N 30459, а образец кабеля, представленного ответчиком, не содержит признака полезной модели, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте N 30459 формулы полезной модели (по пункту 1 формулы). Независимый пункт формулы полезной модели (по п. 1) состоит в следующем: запатентованное устройство отличается тем, что между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка. В образце кабеля, представленного истцом, экспертом обнаружено, что между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка (ленточная обмотка расположена между полихловинидной оболочкой и скрученными жилами и выполнена из полимерного материала, в частности, из целлофана). В образце кабеля, представленного ответчиком, между оболочкой и скрученными жилами ленточная обмотка отсутствует.

В соответствии с п. 3 статьи 1358 ГК РФ (к отношениям сторон подлежат применению нормы части 4 ГК РФ в соответствии со ст. 5 ФЗ от 18.12.06. N 231-ФЗ) полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 2 данной статьи. Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право на использование полезной модели любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя ( п. 1 ст. 1229 ГК РФ), в том числе в отношении полезной модели совершать следующие действия: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (п.п. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

Истцом представлены доказательства продажи ответчиком 25 декабря 2007 года 19 м спорного кабеля (марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5) при следующих обстоятельствах.

ООО "ПКП Ресурс" 25 декабря 2007 года приобрело бухту кабеля марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5 у ЗАО "Режевской кабельный завод" (товарная накладная N 849 от 25.12.07 г., счет-фактура N 00938 от 25.12.07 г.) и в тот же день истец приобрел у ООО "ПКП Ресурс" кабель, купленный Обществом с ограниченной ответственностью "ПКП Ресурс" у ответчика (товарная накладная N 1 от 25.12.07 г., счет-фактура N 00000001 от 25.12.07 г.). При продаже ответчиком к кабелю были приложены: копия сертификата качества на кабель, копия сертификата соответствия ГОСТ Р, бирка кабеля КМТВ М, которая прикреплена на сам кабель с указанием даты изготовления кабеля на бирке - 08.2005 г.

Довод ответчика о том, что он не является изготовителем спорного кабеля, отклоняется.

В материалы дела представлен приобретенный истцом кабель. Доказательством его производства ответчиком является вплетенная в кабель голубая опознавательная нить, которая согласно РД16 К00-001-2004 "Нити опознавательные и кодовые обозначения кабельных предприятий" является маркировочным опознавательным обозначением кабельных изделий, производимых ОАО "Режевской кабельный завод" (кодовое обозначение К07).

Возражение ответчика о том, что имеющееся у истца оборудование позволяет истцу изготовить этот кабель с вплетением в него голубой опознавательной нити, отклоняется. Данное возражение носит предположительный характер и ответчик в его подтверждение не представил никаких доказательств, при том, что бремя доказывания возражений в соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ несет сторона, заявившая такие возражения.

Напротив, истец представил в судебное заседание 27.08.08. доказательства того, что кабель марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5 с использованием технического решения по пункту 1 полезной модели производился истцом только в марте 2006 года (в количестве 1820 м) и вся изготовленная продукция была реализована также в марте 2006 года (накладная от 20.03.06. на передачу готовой продукции в места хранения, накладная от 22.03.06. на продажу изготовленной продукции, анализ счета по субконто:43.10 за 03.07.06.-29.05.08.Бухучет, анализ счета по субконто:43.10 за 25.12.07.-21.02.08 Бухучет, полная оборотная ведомость по счету/субсчету - выборка по дате 01.08.05.-02.07.06.).

Заявления о фальсификации доказательства (представленного истцом кабеля) ответчик не сделал и доказательств того, что спорный кабель изготовлен самим истцом, не представил. При таких обстоятельствах нет оснований для вывода о том, что истец сам изготовил спорный кабель с вплетением в него голубой опознавательной нити, а затем представил его в суд в качестве доказательства допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на полезную модель.

По утверждению ответчика, начиная с 2005 года им производится кабель марки КМТВМ, в устройстве которого не использованы независимые признаки формулы полезной модели (по п. 1 формулы), охраняемой патентом N 30549. Поэтому, считает ответчик, истцу 25.12.07. мог быть продан именно такой кабель, а не тот, что истец представил в качестве доказательства в суд. В обоснование названного довода ответчик ссылается на то, что в сертификате качества, который был приложен к проданному кабелю, указано, что кабель изготовлен по ТУ 16.К07-001-2004 с изменениями 1, 2, а в изменениях N 1 к Техническим условиям устройство кабеля уже не предполагает расположение ленточной обмотки между оболочкой и скрученными жилами.

В судебном заседании был исследован представленный ответчиком подлинник Технических условий ТУ16.КО7-001-2004 "Кабели многожильные термоэлектродные с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке". На титульном листе данных ТУ указано, что они вводятся впервые, их срок действия - с 11 ноября 2004 года без ограничений. В пункте 1.3.4. содержится описание кабеля: "Изолированные жилы должны быть скручены. Поверх скрученных жил должна быть наложена лента из синтетического материала. Допускаются просветы ленты". В конструкции кабеля КМТВ В, который должен был производиться в соответствии с п. 1.3.4. ТУ 16.КО7-001-2004, действительно использован независимый признак формулы полезной модели по патенту N 30459 (по п. 1 формулы). Напротив, в измененных Технических условиях ТУ 16.КО7-001-2004 (Изменения N 1) из пункта 1.3.4. исключено указание на то, что поверх скрученных жил должна быть наложена лента из синтетического материала. Тем самым кабельная продукция, подлежащая производству в соответствии с измененными Техническими условиями, уже не будет изготовленной с нарушением патента N 30459. Однако ответчик не представил доказательств даты утверждения Изменения N 1 к Техническим условиям, действительного времени начала производства кабеля в соответствии с измененными техническими условиями и прекращения выпуска кабеля по ранее утвержденным Техническим условиям (до внесения в них Изменений N 1). Представленное ответчиком Извещение об изменении N 1 к Техническим условиям ТУ 16.К07-001- ТУ 16.КО7-001-2004 сведений о дате утверждения изменений не содержит. В листе регистрации изменений указана дата входящего сопроводительного документа - 5 ноября 2005 года. Между тем, даже если Изменения N 1 к Техническим условиям и были утверждены 5 ноября 2005 года, однако спорный кабель изготовлен в августе 2005 года - до утверждения изменений к Техническим условиям. Указанное обстоятельство следует из сертификата качества, переданного покупателю при продаже 19 м кабеля 25 декабря 2007 года, и бирки кабеля КМТВ М, которая была прикреплена на сам кабель при его продаже. Изложенное свидетельствует о том, что сертификат качества, переданный 25 декабря 2007 года при покупке кабеля, был оформлен на бланке, предназначенном для кабеля, изготавливаемого по ТУ 16.К07-001-2004 с изменениями N 1, 2, но не о том, что проданный кабель изготовлен в соответствии с измененными техническими условиями. О том, что при продаже кабеля 25.12.07. продавец передал покупателю сопроводительные документы в подтверждение качества товара, не соответствующие действительным техническим характеристикам проданного кабеля, свидетельствует и переданный с проданным 25.12.07. кабелем сертификат соответствия N РОССRU.МЕ55.НО1894, в котором указано, что он выдан на основании протокола испытаний N ИЦКБ.ПТ4.067.2641 от 20 декабря 2004 года и отчета по анализу производства N МЕ55.ОТ.1880 от 10.08.06., при том, что проданная продукция изготовлена в августе 2005 года, т.е. за год до указанной в сертификате соответствия даты отчета по анализу производства.

Довод ответчика о том, что представленными им в материалы дела ведомостями N 17 от 22.08.05. и N 20 от 25.08.05. приемки продукции на склад подтверждается то обстоятельство, что с ноября 2004 года по ноябрь 2005 года кабель КМТВ М производился ответчиком по ТУ 16.КО7-001-2004 с изменениями N 1, отклоняется. Указанные ведомости не позволяют установить обстоятельства, на которые ссылается ответчик. В ведомости N 17 указано, что 22.08.05. на склад принято 100 м кабеля КМТВ М 7х1,0+7х1,5, а в ведомости N 20 указано, что 25.08.05. на склад принято 19 м указанного кабеля. Сведений о том, по измененным или неизмененным ТУ 16.КО7-001-2004 изготовлен принятый на склад кабель, в ведомостях нет.

Кроме того, из представленного в материалы дела Каталожного листа продукции, являющегося приложением к ТУ 16.КО7-001-2004, следует, что по этим Техническим условиям (т.е. еще не измененным ) ответчик начал выпускать продукцию 1 июля 2004 года. Изложенное свидетельствует о том, что выпуск продукции с нарушением исключительного права патентообладателя по патенту N 30459 ответчик начал в июле 2004 года. Доказательств того, когда именно такой выпуск прекращен, ответчик не представил. Ссылка ответчика на то, что еще до утверждения в ноябре 2005 года Изменений N 1 к ТУ 16.КО7-001-2004 им начато производство кабеля КМТВ М по измененным Техническим условиям, ничем не подтверждена.

При таких обстоятельствах доводы ответчика о том, что истец представил суду в качестве доказательства продажи 25.12.07. кабеля марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5 Закрытым акционерным обществом "Режевской кабельный завод" кабель, не приобретенный 25.12.07. у ответчика, отклоняется.

С учетом изложенного следует признать, что охраняемая патентом N 30459 полезная модель использована в проданном ответчиком 25.12.07. кабеле марки КМТВ М 7х1,0+7х1,5, т.е. изготовлена, предложена к продаже и продана с нарушением исключительного права истца на полезную модель по патенту N 30459 (по п. 1 формулы). Поскольку спорный кабель изготовлен в августе 2005 года, а продан в декабре 2007 года, постольку ответчиком допущено еще одно нарушение исключительного права истца, а именно: хранение кабеля с целью предложения к продаже и продажи (п.п. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

Факты предложения ответчиком к продаже кабеля, изготовленного с использованием технического решения, охраняемого патентом N 30459 (по пункту 1 формулы полезной модели), путем размещения информации в феврале 2008 года на официальном сайте ЗАО "Режевской кабельный завод": http://rezhcabl.Ru/roduct/kabeli termo/termo/document192/ и на иных сайтах, в частности: http://www b2b-energo. ru/firm view_ firm. html?Id=3165, и в октябре 2007 года в статье "Режкабель" - Вы измеряете температуру нашими проводами", опубликованной в журнале "Кабель-nevs" N 10 за 2007 год, истцом не доказаны. На указанных сайтах и в статье содержатся сведения о производстве Закрытым акционерным обществом "Режевской кабельный завод" кабеля термоэлектродного марки КМТВ и КМТВ М. Аббревиатура КМТВ М обозначает - Кабели многожильные термоэлектродные с полихлорвинидной изоляцией в полихлорвинидной оболочке, где М - токопроводящие жилы из меди и констатана (Изделия кабельные. Том 3. "Кабели управления, контроля, сигнализации и блокировки". Часть II. Информационно-технический сборник. Москва, ОАО "ВНИИКП"). Аббревиатурой "КМТВ М", таким образом, обозначаются любые многожильные термоэлектродные кабели, в которых имеются токопроводящие жилы из меди и констатана. Само по себе предложение к продаже, продажа и т.д. кабеля КМТВ М, когда одна из жил выполнена из меди, а другая из констатана, способно нарушить права истца на полезную модель по патенту N 30459 лишь при условии, если в произведенном кабеле между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка, поскольку только эта часть формулы полезной модели, охраняемой патентом N 30459 (по п. 1), является независимой ("отличающейся тем, что между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка"). Однако из размещенной на сайтах и в статье информации невозможно установить, что ответчик сообщает сведения о производстве им кабеля КМТВ М, в устройстве которого между оболочкой и скрученными жилами расположена ленточная обмотка.

Одним из способов защиты исключительных прав в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ является требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Поскольку ответчиком 25.12.07. осуществлена продажа спорного кабеля и такая продажа оказалась возможной в связи с хранением ранее изготовленного кабеля, постольку следует признать, что ответчиком нарушено исключительное право истца. Ссылка ответчика на то, что в настоящее время он не производит подобного кабеля, а потому, по мнению ответчика, в иске должно быть отказано из-за отсутствия нарушения на момент рассмотрения спора, не состоятельна. Хранение является одновременно и действием, нарушающим право и создающим угрозу его нарушения в будущем (возможное предложение к продаже, продажа и т.д.), поэтому требование истца о пресечении действий, нарушающих исключительное право, путем запрета ответчику ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей термоэлектродный кабель марки КМТВ М, в котором использована запатентованная полезная модель N 30459 (по пункту 1 формулы), соответствует требованиям п.п. 2 п. 1 ст. 1252 и п.п. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ и подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 2000 рублей в возмещение расходов, понесенных при уплате государственной пошлины по иску.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил:

1. Иск удовлетворить.

2. Обязать Закрытое акционерное общество "Режевской кабельный завод" прекратить нарушение исключительного права Закрытого акционерного общества "Уралкабель" на полезную модель "Термоэлектродный кабель (варианты)" по патенту N 30459, зарегистрированную в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 июня 2003 года, регистрационный номер записи 2003100312, с приоритетом от 4 января 2003 года, по пункту 1 формулы полезной модели, путем ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей термоэлектродного кабеля марки КМТВ М, в котором используется полезная модель по патенту N 30459 (по пункту 1 формулы полезной модели).

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Режевской кабельный завод" в пользу Закрытого акционерного общества "Уралкабель" 2000 рублей в возмещение расходов, понесенных при уплате государственной пошлины по иску.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.