Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 сентября 2010 г. N Ф09-7829/10-С6 по делу N А60-45458/2009-С2 Суд отказал во взыскании с ответчика убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по договору коммерческой концессии, поскольку установленная судебными актами, имеющими преюдициальное значение, задолженность по договору не может быть признана убытками истца (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 29 сентября 2010 г. N Ф09-7829/10-С6 по делу N А60-45458/2009-С2

Дело N А60-45458/2009-С2

ГАРАНТ:

См. дополнительную информацию к настоящему постановлению

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А.А., судей Смирнова А.Ю., Семеновой З.Г.,

рассмотрел в судебном заседании жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002" (далее - общество "Техметалл-2002") на решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2010 по делу N А60-45458/2009-С2 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2010 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр "Катализ" (далее - общество "НВЦ "Катализ") - Коваленко Л.Н. (доверенность от 18.02.2008 N 2-д);

общества "Техметалл-2002" - Селезнева И.А. (доверенность от 10.09.2010 N 1).

Общество "Техметалл-2002" обратилось в Арбитражный суд Свердловской

области с иском к обществу "НВЦ "Катализ" об обязании передать ноу-хау - описание сущности производства катализатора марки СВС на основе белой сажи и принципиальная технологическая схема производства, техническую и иную документацию, необходимую и достаточную для производства продукции по патенту на изобретение N 2059429.

На основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец заявил дополнительные исковые требования, просил взыскать с ответчика в пользу истца убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора от 23.03.2006 N 1К-2006 в размере 7 979 526 руб. 72 коп., которые в последующем уточнил, просил взыскать с ответчика убытки в размере 7 957 353 руб. 92 коп. В принятии дополнительного требования к рассмотрению судом первой инстанции было отказано.

В судебном заседании от 15.03.2010 вместо требования о принудительном исполнении обязательств по договору истцом заявлено альтернативное исковое требование о взыскании с ответчика убытков в размере 7 957 353 руб., причиненных ненадлежащим исполнением условий договора от 23.03.2006 N 1 К-2006. Данное исковое требование принято судом к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2010 (судья Григорьева СЮ.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2010 (судьи Снегур А.А., Булкина А.Н., Жукова Т.М.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Техметалл-2002" просит судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. По мнению заявителя, противоправное поведение ответчика выразилось в ненадлежащем исполнении обязательств по договору и злоупотреблении им правом на судебную защиту при обращении с требованиями о взыскании вознаграждения по неисполненному договору. Заявитель не согласен с выводом судов о том, что вознаграждение, перечисленное ответчику по неисполненному договору по решению суда, не может быть признано убытками истца, поскольку ответчику было известно о том, что переданная им по договору коммерческой концессии техническая документация не обладает признаками ноу-хау и не является необходимой и достаточной для производства продукции по патенту на изобретение N 2059429.

Как установлено судами, обществом "НВЦ "Катализ" (правообладатель) и обществом "Техметалл-2002" (пользователь) подписан договор коммерческой концессии (франчайзинга) от 23.03.2006 N 1К-2006, в соответствии с условиями которого правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на срок действия договора право использовать в предпринимательской деятельности общества "Техметалл-2002" комплекс принадлежащих обществу "НВЦ "Катализ" исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а именно: ноу-хау "Описание сущности производства катализатора марки СВС на основе белой сажи и принципиальная технологическая схема производства", изобретение по патенту N 2059429 "Способ производства регенерации ванадиевого катализатора конверсии SO2 в SO3", в целях использования в действующем производстве ванадиевых сернокислых катализаторов, товарный знак по свидетельству N 176877 на комбинированное обозначение в отношении товара "катализатор" для маркировки выпускаемой продукции - ванадиевые сернокислые катализаторы.

В соответствии с п. 4.1 названного договора за право пользования комплексом исключительных прав общество "Техметалл-2002" обязалось выплачивать обществу "НВЦ "Катализ" вознаграждение в форме текущих ежемесячных платежей (роялти), размер которых составляет 3,0 % (с учетом НДС) от объема продаж ответчика, определяемого как произведение цены единицы продукции франко-нетто-завод-изготовитель на объем реализованной со склада продукции, но не менее минимально гарантированного платежа в размере 260 000 руб. (с учетом НДС), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Пунктом 4.2 договора от 23.03.2006 предусмотрено, что в случае просрочки платежа правообладатель вправе взыскать с пользователя неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Обязанность по уплате вознаграждения по п. 4.1 договора от 23.03.2006 возникает с даты регистрации лицензионных договоров по п. 3.1.2 и 3.1.3 названного договора.

Пунктами 3.1.2 и 3.1.3 предусмотрена обязанность правообладателя выдать пользователю лицензии на товарный знак и изобретение.

Во исполнение указанного договора сторонами 18.04.2006 заключены лицензионные договоры о предоставлении исключительного права на использование товарного знака и о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429.

В соответствии с п. 7.1. лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование товарного знака и п. 14.1 лицензионного договора о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 названные договоры вступают в силу с даты их регистрации в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование товарного знака зарегистрирован в Роспатенте 23.01.2007.

Договор о предоставлении исключительного права на использование изобретения по патенту N 2059429 зарегистрирован в Роспатенте 25.05.2007.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.02.2008 по делу N А60-33210/2007 с истца в пользу общества "НВЦ "Катализ" взыскано 552 168 руб. 48 коп.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17.12.2008 по делу N А60-19663/2008 с общества "Техметалл-2002" в пользу общества "НВЦ "Катализ" взыскано 1 870 322 руб. 58 коп. основного долга, 163 783 руб. 48 коп. пени.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 02.04.2009 по делу N А60-8812/2008 с истца в пользу общества "НВЦ "Катализ" взыскано 1 300 000 руб. долга, 100 805 руб. 08 коп. пени.

Определениями Арбитражного суда Свердловской области в реестр требований кредиторов общества "Техметалл-2002" включены требования общества "НВЦ "Катализ" в размере 2 080 000 руб. долга, 247 312 руб. неустойки, 1 300 000 руб. долга, 301 464 руб. 80 коп. пени (дело N А60-41631/2009). Общая сумма денежных средств, взысканная с истца в пользу ответчика, а также включенная в реестр требований кредиторов должника, составила 7 957 353 руб. 92 коп.

Общество "Техметалл-2002", ссылаясь на то, что обществом "НВЦ "Катализ" обязательства по договору в части передачи ноу-хау, а также технической документации и информации для производства продукции исполнены ненадлежащим образом, в связи с чем обществу "Техметалл-2002" причинены убытки в виде взысканных на основании судебных актов денежных средств, обратилось в суд с соответствующим требованием.

Суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из того, что денежные средства, взысканные с истца на основании судебных актов, не могут быть признаны убытками.

В соответствии со ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Лицо, обращающееся в арбитражный суд с требованием о возмещении убытков на основании ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано доказать факт причинения убытков, их размер, факт ненадлежащего исполнения обязательства своим контрагентом, причинно-следственную связь между ненадлежащим исполнением обязательства и возникшими убытками.

В ходе рассмотрения настоящего дела была проведена судебная экспертиза.

Из экспертного заключения следует, что ноу-хау N 1, 2, 3, 4, 5 и отчет о НИР к договору от 01.03.2006 N ТМ-56-06 не содержит описание сущности производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи в полном объеме, и принципиальную технологическую схему производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи. Описание сущности производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи и принципиальная технологическая схема производства признаками ноу-хау (секрет производства) не обладает. Сведений, содержащихся в изменениях N 2, 11, 5 к Регламенту и в Регламенте, недостаточно для реализации в полном объеме изобретения по патенту N 2059429, то есть недостаточно для производства продукции по данному патенту. Сведений, содержащихся в изменениях N 2, 11, 5 к Регламенту и в Регламенте, в совокупности со сведениями, содержащимися в отчете о НИР и ноу-хау N 1,2,3,4,5, которые не содержат для реализации в полном объеме "Описание сущности производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи", а также не содержат принципиальную технологическую карту такого производства, недостаточно для производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи.

Таким образом, суды признали, что из заключения эксперта можно сделать вывод о неисполнении ответчиком обязанности по передаче истцу ноу-хау и технической документации, необходимой для производства продукции по патенту на изобретение N 2059429.

Вместе с тем, вступившими в законную силу судебными актами по делам N А60-33210/2007, А60-8812/2008, А60-19663/2008, А60-41631/2009 установлено, что поскольку с момента регистрации лицензионных договоров к обществу "Техметалл-2002" перешли права на использование товарного знака и изобретения, у данного лица возникла обязанность по уплате вознаграждения. При этом судами сделан вывод о надлежащем исполнении обществом "НВЦ "Катализ" обязательств по договору от 23.03.2006 N 1К-2006, поскольку имеются доказательства производства и реализации обществом "Техметалл-2002" соответствующей продукции.

Поскольку при рассмотрении указанных дел в споре участвовали те же лица, что и в настоящем деле, в силу ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные судебные акты имеют преюдициальное значение для рассматриваемого дела. С учетом этого суды в соответствии со ст. 71 названного Кодекса оценили прочие доказательства, представленные в материалы дела, и пришли к выводу о том, что оснований для переоценки обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами, не имеется.

Рассмотрев доводы общества "Техметалл-2002", приведенные в обоснование иска, о том, что убытки в заявленной сумме причинены ненадлежащим исполнением ответчиком договора от 23.03.2006 N 1К-2006, поскольку истец, не получив новой технологии, а также документации для использования изобретения, не мог использовать комплекс прав, предусмотренных спорным договором, для производства соответствующей продукции, суды указали следующее.

Убытками для истца в данном случае могут являться произведенные им затраты на подготовку к производству продукции, которая должна была производиться на основе новой технологии и технической документации, подлежащей передаче ответчиком, а также упущенная выгода, связанная с неполучением прибыли от реализации такой продукции, которая могла бы быть получена при условии надлежащей передачи спорных объектов и прав.

Исходя из этого, установленная судебными актами задолженность по договору не может быть признана убытками истца. Иного обоснования, позволяющего определить размер убытков и их связь с неисполнением обязательств ответчиком, истцом не представлено.

С учетом изложенного, суды обоснованно отказали обществу "Техметалл-2002" в удовлетворении требований о взыскании с общества "НВЦ "Катализ" убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что противоправное поведение ответчика выразилось в ненадлежащем исполнении обязательств по договору и злоупотреблении им правом на судебную защиту при обращении с требованиями о взыскании вознаграждения по неисполненному договору, отклоняется.

Истцом не представлено доказательств того, что действия ответчика обусловлены исключительно его намерением причинить вред истцу (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Заявляя соответствующие иски о взыскании вознаграждения и обращаясь с заявлениями о включении требований в реестр требований кредиторов, общество "НВЦ "Катализ" полагало, что им со своей стороны обязательства по спорному договору исполнены надлежащим образом, т.е. общество защищало свое право на получение соответствующего вознаграждения. Доказательств того, что ответчику было известно об отсутствии в описании сущности производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи и принципиальная технологическая схема производства признаков ноу-хау (секрет производства) и переданных по договору сведений недостаточно для производства катализаторов марки СВС на основе белой сажи, в материалы дела не представлено.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

В связи с предоставленной обществу "Техметалл-2002" отсрочкой по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе, в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации с заявителя подлежит взысканию 2000 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2010 по делу N А60-45458/2009-С2 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техметалл-2002" государственную пошлину в доход федерального бюджета по кассационной жалобе - 2000 руб.