Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 сентября 2010 г. N Ф09-7689/10-С6 по делу N А07-18102/2009 Суд отказал в запрещении ответчику изготавливать, использовать, перевозить, хранить, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в оборот изделия, в которых используется техническое решение - полезная модель, защищенная патентом, исключительные права на которое принадлежат истцу, поскольку ответчиком ранее даты приоритета полезной модели по патенту истца на территории Российской Федерации в изделии добросовестно использовалось тождественное решение полезной модели истца (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 29 сентября 2010 г. N Ф09-7689/10-С6 по делу N А07-18102/2009

Дело N А07-18102/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А.А., судей Смирнова А.Ю., Семеновой З.Г.,

рассмотрел в судебном заседании жалобу общества с ограниченной ответственностью "Электроприбор" (далее - общество "Электроприбор") на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.03.2010 по делу N А07-18102/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2010 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Промтехресурсы" (далее - общество "ПП "Промтехресурс") - Скачко А.В., генеральный директор (протокол собрание учредителей от 23.11.2007), Бурай Л.В. (доверенность от 11.01.2010);

общества "Электроприборы" - Калмантаев P.M. (доверенность от 17.08.209).

Общество "Электроприбор" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском просит запретить обществу "ПП "Промтехресурсы" изготавливать, использовать, перевозить, хранить, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в оборот изделия "заземления переносные", в которых используется техническое решение - полезная модель "зажим винтовой", защищенное патентом N 81386, исключительные права на которое принадлежат обществу "Электроприбор", изъять у общества "ПП "Промтехресурсы" и уничтожить за его счет контрафактную продукцию - изделия "заземления переносные" для воздушных линий "ВЛ" типа ЗПЛ-ПТР-35-3 напряжением до 35 кВ, в которых использована полезная модель "зажим винтовой", защищенная патентом N 81386 (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 22.03.2010 (судья Шагабутдинова З.Ф.) в удовлетворении исковых требований общества "Электроприбор" отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2010 (судьи Матвеева С.В., Ершова С.Д., Серкова З.Н.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Электроприбор" просит судебные акты отменить, ссылаясь на то, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и основаны на неполном исследовании материалов дела. По мнению заявителя, суды, делая вывод о возникновении у ответчика права преждепользования, не приняли во внимание, что обществом "ПП "Промтехресурсы" были сделаны приготовления только к изготовлению корпуса струбцины, при этом сам по себе данный корпус запатентованных решений не содержит. Заявитель считает, что на основе указанной струбцины можно создать различные изделия, при этом и такие, которые не будут содержать всех признаков полезной модели по патенту N 81386. Как указывает заявитель, одним из признаков полезной модели по патенту N 81386, помимо корпуса струбцины, является винт, который содержит самое важное решение полезной модели по патенту N 81386. Однако из представленных ответчиком документов не усматривается, что приготовления к созданию тождественной полезной модели коснулись винта. Заявитель полагает, что данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ответчика права преждепользования. Кроме того, заявитель ссылается на регистрацию патента N 90269 на полезную модель "Струбцина винтовая", в которой использовано решение, примененное при создании спорного изделия, содержащего признаки полезной модели N 81386. По мнению заявителя, это подтверждает вывод о том, что создание заготовки струбцины не может быть расценено как создание тождественного решения в смысле ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ПП "Промтехресурс" указывает на несостоятельность доводов заявителя, просит судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, общество "Электроприбор" является обладателем исключительных прав на полезную модель "Зажим винтовой" в соответствии с выданным патентом на полезную модель N 81386 с приоритетом по сроку действия от 18.11.2008.

Ссылаясь на то, что полезная модель "Зажим винтовой" неправомерно используется обществом "ПП "Промтехресурс" в производимых им изделиях под общим названием "Переносные заземления", указанные изделия поставляются покупателям без заключения соответствующего соглашения с правообладателем полезной модели по патенту N 81386, общество "Электроприбор" обратилось с иском о защите его исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

Суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из наличия у ответчика права преждепользования.

Согласно ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358 Гражданского

Как установлено судами, истец является обладателем патента N 81386 на полезную модель "зажим винтовой". Согласно данному патенту полезная модель представляет собой зажим винтовой, содержащий корпус с верхней и нижней полками, соединенными между собой спинкой, и винт, отличающийся тем, что он снабжен закладной деталью с резьбовым отверстием под винт, а в нижней полке выполнены размещенные во взаимно перпендикулярных плоскостях продольный канал под указанную закладную деталь и сообщающиеся с каналом не резьбовые отверстия под винт. Зажим отличается тем, что корпус и закладная деталь выполнены из разных материалов, канал имеет прямоугольную форму поперечного сечения, корпус выполнен из алюминия, а закладная деталь - из стали, закладная деталь выполнена в виде гайки, корпус имеет швеллероподобный профиль.

В обоснование иска, общество "Электроприбор" сослалось на использование всех признаков указанной полезной модели в изделиях ЗПП-ПТР-35 и ЗПЛ-ПТР-35-3 "переносные заземления".

Возражая против доводов истца о неправомерном использовании права на полезную модель по патенту N 81386, ответчик указал на то, что производство данных изделий начато до даты приоритета по названному патенту.

Согласно ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

В соответствии со ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 Гражданского кодекса Российской Федерации) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Суды, рассмотрев доказательства, представленные в материалы дела, установили следующее.

Ответчиком 28.03.2008 издан приказ N 31 "О подготовке к производству струбцин винтовых", в соответствии с которым ответчик начал подготовку производства струбцин. В мае 2008 года разработан эскиз алюминиевого профиля корпуса струбцины изготавливаемого методом экструзии. Письмом от 23.07.2008 N 166/2008 ответчик обратился к закрытому акционерному обществу "Татпроф" с вопросом о возможности изготовления алюминиевого профиля (т. 2, л.д. 17). В дальнейшем у ЗАО "Татпроф" был заказан и оплачен алюминиевый профиль. Запуск струбцин в производство осуществлен с момента получения данного алюминиевого профиля, что подтверждается соответствующим приказом от 01.11.2008 N 96. После указанных мероприятий ответчиком начато производство изделия ЗПЛ-ПТР-35-3 "переносные заземления".

Кроме того, согласно письму ответчика от 10.01.2009 N 78, направленного в адрес открытого акционерного общества "МРСК Северо-Запада", общество "ПП "Промтехресурсы" изъявило желание на участие в конкурсе на поставку электрозащитных средств, информация о проведении которого была размещена на торговой электронной площадке 27.11.2008. В составе технического предложения указано также изделие ЗПЛ-ПТР-35.

Патенто-технической экспертизой от 25.01.2010 N 161/2009, назначенной судом по ходатайствам сторон, установлено, что в изделии "переносные заземления", в состав которого входит струбцина (фазный зажим) ЗПЛ-ПТР-35-3, использованы все признаки формулы полезной модели по патенту N 81386, принадлежащему истцу.

При этом в заключении экспертизы указано, что если конструкция струбцины (фазного зажима) ЗПЛ-ПТР-35-3 создана обществом "ПП "Промтехресурсы" независимо от автора полезной модели по патенту N 81386 Ланца Игоря Григорьевича, то общество "ПП "Промтехресурсы" имеет право преждепользования; если конструкция струбцины (фазного зажима) ЗПЛ-ПТР-35-3 создана обществом "ПП "Промтехресурсы" при какой-либо взаимной связи с автором полезной модели по патенту N 81386, то названное общество права преждепользования не имеет.

Поскольку в материалы дела не представлены документы, свидетельствующие о какой-либо взаимной связи автора полезной модели по патенту N 81386 Ланца И.Г. и ответчика - общества "1111 "Промтехресурсы", при этом материалами дела подтверждается, что разработка и создание струбцины для изделия ЗПЛ-ПТР-35-3 "переносные заземления" велись ответчиком самостоятельно.

Судами также установлено, что тождественное решение используется ответчиком без расширения объема.

При таких обстоятельствах суды пришли к верному выводу о том, что ответчиком ранее даты приоритета полезной модели по патенту истца - 18.11.2008, на территории Российской Федерации в изделии под общим названием ЗПЛ-ПТР-35-3 "переносные заземления" добросовестно использовалось тождественное решение полезной модели истца.

С учетом изложенного в удовлетворении требований общества "Электроприбор" судами обоснованно отказано.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на то, что сам по себе факт изготовления струбцин не свидетельствует о приготовлении к производству изделия, в котором были бы использованы все признаки полезной модели, права на которую защищены патентом N 81386 (в том числе винт), подлежит отклонению, так как согласно формуле, струбцина является неотъемлемой частью полезной модели. Кроме того, имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают то обстоятельство, что ответчиком осуществлены подготовка к производству и запуск в производство струбцин винтовых (приказы от 28.03.2008 N 31 и от 01.11.2008) до даты приоритета- 18.11.2008.

Довод заявителя о том, что самостоятельное использование струбцины подтверждается регистрацией за ответчиком 27.12.2009 патента N 90269 на полезную модель "струбцина винтовая", не принимается, так как данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии у ответчика права преждепользования в отношении спорной полезной модели.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.03.2010 по делу N А07-18102/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Электроприбор" - без удовлетворения.