Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 марта 2011 г. N Ф09-228/11-С6 по делу N А07-5920/2010 (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 9 марта 2011 г. N Ф09-228/11-С6 по делу N А07-5920/2010

Дело N А07-5920/2010

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А.А., судей Смирнова А.Ю., Семеновой З.Г.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Салаватнефтеоргсинтез" (далее - общество "Салаватнефтеоргсинтез") на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.08.2010 N А07-5920/2010 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2010 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В суд кассационной инстанции с ходатайством о привлечении в качестве представителя открытого акционерного общества "Газпром нефтехим Салават" в связи с переименованием общества "Салаватнефтеоргсинтез" обратился Кириллов О.С. Ходатайство удовлетворению не подлежит, поскольку подлинных документов, подтверждающих переименование истца - общества "Салаватнефтеоргсинтез", в общество "Газпром нефтехим Салават" не представлено, ходатайств о процессуальном правопреемстве не заявлено.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "НефтеХимик" (далее - общество "НефтеХимик") и Хворова Александра Петровича - Чернокальцев Д.А. (доверенности от 01.02.2011 и от 09.04.2010).

Общество "НефтеХимик" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу "Салаватнефтеоргсинтез" о взыскании 5500000 руб. задолженности лицензионного вознаграждения, 990 руб. НДС и 1229784 руб. 72 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.07.2007 по 16.03.2010 (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хворов А.П.

Решением суда от 31.08.2010 (судья Салихова И.З.) заявленные требования удовлетворены. С общества "Салаватнефтеоргсинтез" в пользу общества "НефтеХимик" взыскана сумма лицензионного вознаграждения в размере 5500000 руб., НДС - 990000 руб., проценты в размере 1229784 руб. 72 коп.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2010 (судьи Богдановская Г.Н., Ермолаева Л.П., Пивоварова Л.В.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Салаватнефтеоргсинтез" просит судебные акты отменить, в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на неправильное применение ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, неприменение ст. 138, 165, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1, 5 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации, ст. 30, 31 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель не согласен с правовой квалификацией договора от 09.10.2003 N НБА-2/03-С как смешанного договора - договора коммерческой концессии и лицензионного договора. Заявитель полагает, что данный договор имеет смешанную правовую природу, содержащим в себе элементы сублицензионного договора в части предоставления права на использование изобретения по патенту N 2127252, авторского договора - в части передачи неисключительных прав на ноу-хау, и договора купли-продажи технической документации. Как указывает заявитель, договор от 09.10.2003 в части предоставления прав на использование изобретения и ноу-хау не соответствует требованиям ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Патентного закона Российской Федерации, п. 4 ст. 31 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", п. 22 Правил регистрации договоров, и является недействительным в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку Хворов А.П. согласия на предоставление обществом "НефтеХимик" неисключительной сублицензии на использование изобретения и ноу-хау не выражал. Кроме того, заявитель считает, что срок оплаты взыскиваемой задолженности не наступил, так как акт достижения гарантийных показателей процесса между сторонами подписан не был. При этом представленные в материалы дела акты N 1, 2 не могут быть признаны исчерпывающими доказательствами факта надлежащей передачи технической документации и прав на исключительную лицензию.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 22 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденных Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64

Как установлено судами, между патентообладателем Хворовым А.П. (лицензиар) и обществом "НефтеХимик" (лицензиат) заключен лицензионный договор от 27.10.2000 N НБА-1/00, в соответствии с которым лицензиату за вознаграждение предоставлена неисключительная лицензия на использование ноу-хау и изобретения по патенту от 10.03.1999 N 2127252 "Способ получения н-бутилацетата". Договор зарегистрирован в Роспатенте 13.04.2001 за N 12308/2001.

Согласно ст. 2 лицензионного договора от 27.10.2000 N НБА-1/00 обществу "НефтеХимик" предоставлено право:

- разработки технологии, создания установки и применения процесса для изготовления, применения, предложения, к продаже, продажу и иное введение в хозяйственны оборот, сложных эфиров, изготовленных с использованием, ноу-хау и изобретений по патентам лицензиара;

- продажа сублицензий по разработанной технологии третьим лицам.

Пункт 1.4 договора определяет, что продукцией по лицензии является технология производства сложных эфиров и/или сложные эфиры, полученные по разработанной технологии. Тем самым стороны определили, что в качестве прав, уступаемых истцом третьим лицам, входит разработанная истцом технология и результаты ее применения.

В пункте 2.1 стороны установили, что Хворов А.П. уступает обществу "НефтеХимик" право продавать сублицензии по разработанной технологии третьим лицам.

Общество "НефтеХимик" (лицензиар) по лицензионному договору от 04.08.2003 N НБА-2/03-С предоставило обществу "Салаватнефтеоргсинтез" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование ноу-хау по технологии получения н-бутилацетата из н-бутилового спирта и уксусной кислоты и использования изобретения по патенту N 2127252 "Способ получения н-бутилацетата", и/или изобретений лицензиара, на которые поданы или будут поданы патентные заявки лицензиара, или приобретены права у третьих лиц с целью правовой защиты ноу-хау, используемых в процессе.

При этом лицензиату предоставляется неисключительное право применения процесса для изготовления, применения предложения к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии на территории.

В п.2.2 лицензионного договора стороны установили, что лицензиар передает лицензиату необходимую и достаточную для использования ноу-хау и изобретений техническую или иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи в налаживании процесса, пуске установки и доведение ее до гарантийных показателей, указанных в п. 1.4 и 1.5 статьи 1 и приложении N 3 к названному договору.

Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 09.10.2003 за N 17498/03.

Согласно ст. 7 лицензионного договора и приложению N 4, являющемуся его неотъемлемой частью, за предоставление прав на использование "ноу-хау" по технологии получения н-бутилацетата из н-бутилового спирта и уксусной кислоты и использования изобретения по патенту N 2127252 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в размере 11000000 руб. и 2200000 руб. НДС, за разработку и передачу технической документации - 4500000 руб. и 900000 руб. НДС.

Платежи вносятся лицензиатом непосредственно на расчетный счет лицензиара по этапам в следующем порядке:

1350000 руб. и 270000 руб. НДС за техническую документацию, а также 2200000 руб. и 440000 руб. НДС лицензионного платежа в течение 30 дней после подписания настоящего договора и регистрации его в Патентном ведомстве Российской Федерации.

1350000 руб. и 630000 руб. НДС за техническую документацию, а также 3300000 руб. и 660000 руб. НДС в течение 30 дней после передачи технической документации.

5500000 руб. и 1100000 руб. НДС перечисляется в течение 30 дней после подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта о достижении гарантийных показателей процесса, но не позднее 36 календарных месяцев с даты приемки технической документации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Дополнительным соглашением N 1 стороны внесли изменения в приложение N 4 к лицензионному договору, в соответствии с которыми сумма НДС, подлежащая уплате по договору, устанавливается в соответствии с действующим законодательством, размер второго платежа за техническую документацию составляет 3150000 руб.

В материалы дела представлены акт N 1 (без даты) сдачи-приемки продукции по договору от 04.08.2003 N НБА-2/03-С, акт N 2 (без даты) приемки-передачи лицензии на использование "ноу-хау" по технологии получения н-бутилацетата.

Лицензиатом произведена частичная оплата по договору от 04.08.2003 N НБА-2/03-С, а именно аванс в размере 4260000 руб., в том числе НДС 710000 руб., и основной платеж в размере 7540000 руб., в том числе НДС, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела.

Общество "НефтеХимик", ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом "Салаватнефтеоргсинтез" обязанности по внесению оплаты по лицензионному договору, обратилось в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Суды, удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что договор от 04.08.2003 N НБА-2/03-С является заключенным, признаков ничтожности не имеет, ответчиком обязанность по оплате договора в установленном порядке не исполнена.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая отношения, связанные, в частности, с авторскими и смежными правами.

Согласно ст. 5 Вводного закона часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой названного Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Поскольку договор N НБА-2/03-С подписан сторонами спора 04.08.2003, то есть до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что при оценке данного договора необходимо руководствоваться законодательством, действовавшим на момент заключения данного договора.

В соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Согласно п. 1 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон) любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Проанализировав условия договора от 04.08.2003 N НБА-2/03-С, суды пришли к обоснованному выводу о непротиворечии указанного договора действующему законодательству.

Поскольку предметом названного договора является передача лицензиату неисключительной лицензии на использование ноу-хау по технологии получения н-бутилацетата из н-бутилового спирта и уксусной кислоты и использование изобретения по патенту N 2127252 "Способ получения н-бутилацетата", суды обоснованно признали, что указанный договор, как содержащий элементы лицензионного догвора, подлежал регистрации в соответствии со ст. 13 Патентного закона. Факт регистрации установлен судами и подтвержден материалами дела.

Судами также установлена правомерность действий общества "НефтеХимик" по передаче прав на использование названных результатов интеллектуальной деятельности ответчику. Договор между Хворовым А.П. и обществом "НефтеХимик" определяет в качестве продукции по лицензии технологию производства сложных эфиров и сами сложные эфиры, полученные в результате использования технологии. Договор заключенный между истцом и ответчиком определяет в качестве продукции по лицензии - н-бутилацетат, который относится к сложным эфирам.

Как указали суды, обществу "НефтеХимик" право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензии на использование ноу-хау и изобретения по патенту N 2127252 предоставлено патентообладателем - Хворовым А.П., по договору от 27.10.2000 N НБА-1/00. Следовательно, Хворов А.П. дал обществу "НефтеХимик" явно выраженное согласие на передачу любым третьим лицам, в том числе ответчику, право передавать неисключительные лицензии на использование разработанной технологии производства сложных эфиров и введение в гражданский оборот самих производственных сложных эфиров на основе н-бутилацетата. Соответствующий объем прав был передан истцом ответчику. Отсутствие в договоре от 04.08.2003 N НБА-2/03-С указание на согласие лицензиара - Хворова А.П., на передачу прав по сублицензионному договору признано судами не являющимся основанием для признания данного договора недействительным, так как право оспаривать договор по указанному основанию принадлежит правообладателю.

Кроме того, Хворов А.П. письмом от 19.02.2009 известил ответчика о том, что общество "НефтеХимик" является правообладателем результатов интеллектуальной деятельности на основании договора от 27.10.2000 N НБА-1/00, а также подтвердил отсутствие у него возражений относительно передачи обществом "НефтеХимик" прав по договору.

Исходя из указанных обстоятельств, суды отклонили ссылки ответчика на недействительность договора от 04.08.2003 N НБА-2/03-С.

Указав на то, что договор от 04.08.2003 N НБА-2/03-С содержит достаточные сведения о предмете договора, сторонами согласовано условие о размере и порядке оплаты вознаграждения, суды обоснованно признали названный договор заключенным.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Установив наличие задолженности ответчика перед истцом по договору от 04.08.2003 N НБА-2/03-С в заявленной сумме и наступление сроков внесения платежа в соответствии с условиями договора, суды признали требования общества "НефтеХимик" обоснованными.

Судом апелляционной инстанции дана оценка доводам ответчика об отсутствии у него обязанности по уплате лицензионного вознаграждения ввиду ненаступления события, с которым стороны договора связывали наступление данной обязанности.

Как следует из условий договора от 04.08.2003 N НБА-2/03-С, внесение первого платежа должно быть осуществлено после передачи технической документации, а окончательный расчет должен быть произведен после подписания сторонами акта о достижении гарантийных показателей процесса, но не позднее 36 календарных месяцев с даты приемки технической документации.

Учитывая, что факт передачи технической документации по договору от 04.08.2003 N НБА-2/03-С подтвержден актами N 1 (без даты) сдачи-приемки продукции, акт N 2 (без даты) приемки-передачи лицензии на использование ноу-хау по технологии получения н-бутилацетата, а также письмом ответчика в адрес истца от 05.08.2004 N 053-772-5, в соответствии с которым ответчик просил устранить недостатки в переданной документации, суды, руководствуясь положениями ст. 314 ГК об исполнении обязательства в разумный срок после его возникновения, признали, что истцом исполнена обязанность по передаче ответчику технической документации в соответствии с условиями договора и обстоятельство, с которым стороны связывали возникновение у ответчика обязанности по уплате вознаграждения, наступило.

Кроме того, делая вывод о правомерности требований общества "НефтеХимик" о взыскании 5500000 руб. вознаграждения, суд апелляционной инстанции указал на отсутствие в материалах дела доказательств несоответствия переданной ответчику технической документации условиям договора. При этом суд дал надлежащую правовую оценку заключению общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "СГНХП", как доказательству данного обстоятельства.

С учетом изложенного, суды обосновано взыскали с общества "Салаватнефтеоргсинтез" 5500000 руб. вознаграждения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на то, что судами неверно определена правовая природа договора от 04.08.2003 в части передачи права на использование ноу-хау, не принимаются. Судами установлено, что договор не противоречит действующему законодательству и оснований для признания его незаключенным не имеется.

Прочие доводы заявителя об отсутствии согласия патентообладателя Хворова А.П. на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности ответчику, несоответствии технической документации условиям договора, вследствие чего не наступил срок оплаты задолженности, судом апелляционной инстанции рассмотрены и им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для переоценки у суда кассационной инстанции не имеется (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.08.2010 N А07-5920/2010 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества "Салаватнефтеоргсинтез" - без удовлетворения.